Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 г. N С01-19/2023 по делу N А75-21027/2021 Суд отменил судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в апелляционный суд, поскольку расчет размера компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 мая 2023 г. N С01-19/2023 по делу N А75-21027/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 3 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Снегура А.А., Чесноковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АШАБ" (ул. Мира, д. 12, кв. 28, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628616, ОГРН 1128603007081) на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А75-21027/2021,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича (Челябинская область, ОГРНИП 304744829600153) к обществу с ограниченной ответственностью "АШАБ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Глушаковой Виктории Викторовны (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ОГРНИП 319861700095439);

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "АШАБ" Федякова С.С. (по доверенности от 06.04.2023)

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клюкин Вячеслав Владимирович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АШАБ" (далее - общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 318659 в размере 10 000 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Глушакова Виктория Викторовна.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 отменено, по делу принят новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество просит отменить обжалуемое постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель просит оставить постановление без изменения, в свою очередь третье лицо в отзыве поддержало доводы кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель общества просил удовлетворить кассационную жалобу.

Истец и Глушакова В.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемого постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установил судом апелляционной инстанции, что предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318659, в том числе в отношении товара 29-го и услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В г. Нижневартовске, на территории 14 микрорайона, по ул. Дружбы Народов, д. 28Б в магазине "Дружба", обществом 28.07.2021 осуществлена реализация (продажа) сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которой (на упаковке) имеются фразы/надписи "Сливочный край", "из БАШКИРИ".

В подтверждение факта приобретения масла сливочного представлен кассовый чек на сумму 89 рублей, видеозапись процесса приобретения товара. На кассовом чеке имеются сведения о лице, реализовавшем товар с указанием наименования и ИНН.

Полагая, что общество допустило нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак в форме реализации сливочного масла с нанесением на его упаковку надписи "Сливочный край" "из БАШКИРИ", сходной до степени смешения с товарным знаком истца, предприниматель направил в адрес общества претензию, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не усмотрел оснований для удовлетворения иска предпринимателя, установив, что товарный знак, правообладателем которого является истец, значительным образом отличается от изображения, нанесенного на упаковку сливочного масла, реализованного ответчиком; изображения на упаковке сливочного масла, приобретенного истцом у общества, не совпадают с товарным знаком истца в подавляющем объеме элементов (имеется только фонетическое сходство словосочетания "сливочный край", которое выполнено различающимся шрифтом, имеет различное графическое (визуальное) размещение), то есть не является тождественной им, и не ассоциируется с ними в целом, то есть не является сходным с ними до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с выводами суда первой инстанции не согласился.

Признав неправомерным выводы суда об отсутствии сходства с товарным знаком истца и проданным ответчиком товаром, суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и взыскал с ответчика сумму компенсации в полном объеме, с учетом того, что размер компенсации ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен, возражений относительно соразмерности заявленной к взысканию компенсации не заявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для его отмены в силу следующего.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которого подан настоящий иск, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Вопреки доводам кассационной жалобы, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца путем реализации контрафактного товара, также подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств (чеком и видеозаписью).

Суд кассационной инстанции отмечает, что вышеназванные доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объективно и всесторонне исследованы судом апелляционной инстанции, получили свою надлежащую оценку.

Доказательств, опровергающих выводы суда, ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

С учетом изложенного, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак и наличии оснований для применения к ответчику мер гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, из содержания обжалуемых актов не усматривается, что они приняты о правах и обязанностях поставщика спорного товара.

То обстоятельство, что согласно аргументации заявителя кассационной жалобы у него в результате удовлетворения судом иска возникает право регрессного требования к названному лицу, не привлеченному к участию в деле в качестве третьего лица, само по себе не свидетельствует о принятии обжалуемых судебных актов о правах и обязанностях такого лица.

Суд кассационной инстанции обращает внимание заявителя кассационной жалобы на то, что по смыслу части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для привлечения к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является то, что судебный акт по делу может быть принят непосредственно о правах и обязанностях такого лица по отношению к кому-либо из лиц, участвующих в деле. Опосредованная заинтересованность такого лица в исходе спора не является основанием для его привлечения к участию в деле в соответствующем качестве.

Таким образом, непривлечение таких лиц к участию в деле о нарушении исключительного права не препятствует предъявлению к ним иска в порядке регресса (абзац второй пункта 72 Постановление N 10).

В отношении довода общества о том, что выводы суда апелляционной инстанции о реализации спорного товара именно ответчиком не основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 55 постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

В соответствии со статьей 493 ГК РФ факт заключения договора розничной купли-продажи подтверждается выдачей продавцом покупателю кассового или товарного чека.

Как установлено судом апелляционной инстанции, факт продажи именно ответчиком спорного товара, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, и ответчиком не опровергнут.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что каких-либо доказательств того, что ответчик представленный в материалы дела чек выдал в отношении иного товара, чем тот, на который ссылается истец, а также имеется на видеозаписи, в материалы дела не представлено, как и не представлено доказательств того, что от имени ответчика действовало неуполномоченное им лицо.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод общества о недоказанности реализации именно им спорного товара и отмечает, что вывод суда апелляционной инстанции основан на представленных в материалы дела доказательствах и на их непосредственном исследовании.

В то же время доводы заявителя кассационной жалобы о нарушении норм материального права при определении размера компенсации за нарушение исключительного права, Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания.

Как усматривается из содержания искового заявления истец в качестве правового основания взыскания компенсации по существу исходил из подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, предусматривающего взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Расчет компенсации истец произвел исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, а именно, исходя из стоимости, указанной в лицензионном договоре, являющегося приложением к приказу предпринимателя от 03.02.2020 N 7.

В то же время, согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/2011, размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Указанный подход применяется к любым объектам интеллектуальной собственности.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

В качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права не может быть признан предварительный лицензионный договор, не связанный с реальным использованием объекта интеллектуальных прав (даже в случае согласования в нем условия о стоимости предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии).

Принимая во внимание то, что ни из действующего законодательства, ни из разъяснений высшей судебной инстанции не следует, что компенсация в размере двукратной стоимости права использования объекта интеллектуальных прав может быть рассчитана только на основании лицензионного договора, в качестве доказательства стоимости такого права может быть представлено заключение независимого оценщика - как истцом (в обоснование своих требований), так и ответчиком (в обоснование своих возражений).

Определение размера подлежащей взысканию компенсации на основании определенной оценщиком рыночной стоимости права использования объектов интеллектуальных прав не противоречит положениям статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако суд апелляционной инстанции ограничился лишь констатацией указанного факта (стр. 8-9 постановления), и по сути отстранился от установления стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя именно из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака в соответствии с приведенными выше критериями.

С учетом вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что стоимость права использования спорного товарного знака, определенная самим правообладателем в приказе и не подтвержденная фактическим заключением им с неаффилированным лицом лицензионного договора, содержащего условие о соответствующем размере лицензионного вознаграждения, и исполненного сторонами, не может рассматриваться в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, поскольку такая стоимость не является рыночной стоимостью использования товарного знака.

Тот факт, что правообладатель (истец) не смог заключить лицензионный договор, предусматривающий размер лицензионного вознаграждения, установленный им в приказе, свидетельствует о том, что данная стоимость не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет размера компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При названных обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятым на основе правильного применения норм материального права, а выводы суда - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, приведшее к принятию неправильного постановления, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из доказательств, позволяющих установить стоимость права использования спорного товарного знака, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование, и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 по делу N А75-21027/2021 отменить.

Дело N А75-21027/2021 направить на новое рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Е.Н. Чеснокова