Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2023 г. по делу N СИП-604/2022 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2023 г. по делу N СИП-604/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 11 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рогожина С.П., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (ул. Автозаводская, д. 5, стр. 2, Москва, 127254, ОГРН 1034500019091) к иностранному лицу NBA Properties, Inc. (Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York, 10022, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 130225 отношении товаров "игры, игрушки" 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" - Клименкова А.В. (по доверенности от 04.07.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу NBA Properties, Inc. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 130225 отношении товаров "игры, игрушки" 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Иск мотивирован тем, что правовая охрана спорного товарного знака препятствует осуществлению хозяйственной деятельности с применением обозначений "КАВЗ" и "KAVZ" относительно собственных товаров, однородных либо идентичных испрашиваемым рубрикам 28-го класса МКТУ по перечню свидетельства Российской Федерации N 130225.

Истец ссылается на то, что в рамках предпринятых им подготовительных мер к использованию на территории Российской Федерации названных обозначений им были поданы заявки N 2016749687, N 2016749686, N 2022713774, N 2022713788 на регистрацию товарных знаков, которым было противопоставлено средство индивидуализации ответчика.

По мнению общества, компания не использует спорный товарный знак для маркировки товаров, для которых он зарегистрирован и в отношении которых заявлен настоящий иск, что является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент в отзыве на исковое заявление сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, указав, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Явившийся в судебное заседание представитель общества выступил по доводам, изложенным в иске, настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Частью 5 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", порядок направления находящемуся (проживающему) вне пределов Российской Федерации иностранному лицу извещений о судебном разбирательстве и иных судебных документов может регулироваться в зависимости от того, в каком государстве находится (проживает) иностранное лицо, в частности, международными двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) (далее - Гаагская конвенция 1965 года), Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992, Конвенцией по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954).

Арбитражный суд при оказании международной правовой помощи применяет международный договор, устанавливающий механизм взаимодействия компетентных органов государств, обеспечивающий наиболее быстрое и менее формализованное взаимодействие таких органов, как направленный на более быстрое восстановление нарушенных (оспоренных) прав.

В рассматриваемом случае ответчик является иностранным лицом, резидентом Соединенных Штатов Америки, его извещение осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией 1965 года, в связи с чем судом была предпринята попытка его уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял судебную корреспонденцию как напрямую компании, так и в адрес уполномоченного органа страны места нахождения ответчика - Office of International Judicial Assistance Civil Division U.S. Department of Justice в соответствии с положениями Конвенции.

Согласно сведениям с официального сайта акционерного общества "Почта России" запрос о вручении получен указанным органом.

Судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика, возвращена за истечением срока хранения.

Информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебных заседаний в стадии судебного разбирательства своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом исчерпаны все возможные меры извещения компании о настоящем судебном разбирательстве.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что ответчик надлежащим образом извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей компании и Роспатента, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Из материалов дела следует, что компания является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 130225, зарегистрированного 24.07.1995 в отношении товаров "печатная продукция, публикации" 16-го, товаров "одежда для спорта и отдыха, обувь" 25-го и товаров "игры и игрушки, спортивные товары, включенные в 28 класс" 28-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу общества исключительного права на указанное средство индивидуализации.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не ответил на соответствующее предложение, истец по истечении срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 130225.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 08.04.2022, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (подано 05.07.2022).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение заинтересованности общество представило: скриншоты Интернет-магазина modimio.ru с предложением к продаже моделей автобуса марки "КАвЗ", фотоматериалы относительно упаковок игрушек "КАВЗ", лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью "С-Трейд" от 05.12.2012 N 523, сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 93064, N 567914 и о заявках N 2022713774, N 2022713788, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд признает реальность намерений истца применять в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Указанный вывод подтверждается тем, что под контролем общества осуществляется выпуск в гражданский оборот масштабных (уменьшенных) моделей автобусов "КАВЗ" - игрушек, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 130225.

При этом истец предпринял меры по получению права на использование обозначения "КАВЗ" / "KAVZ" путем подачи заявок N 2016749687, N 2016749686, N 2022713774, N 2022713788 на регистрацию средств индивидуализации в том числе применительно к товарам "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр" 28-го класса МКТУ.

Суд учитывает, что в ходе делопроизводства по заявкам N 2016749687, N 2016749686 предложенным обществом обозначениям "", "" Роспатент противопоставил спорный товарный знак.

Сравнив с позиции рядового потребителя товарный знак "" ответчика и обозначение "КАВЗ", содержащееся на продукции истца, а также обозначения по названным заявкам и заявкам "", "" N 2022713774, N 2022713788 суд приходит к выводу о высокой степени их сходства в силу фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Графические особенности исполнения сопоставляемых обозначений не являются существенными, поскольку не обеспечивают качественно иное общее зрительное впечатление сравниваемых композиций, в которых индивидуализирующую функцию выполняют слова "КАВЗ" / "CAVS" / "KAVZ".

Принимая во внимание высокую степень сходства спорного товарного знака с обозначением, применяемым обществом для индивидуализации игрушечных моделей в виде производимых транспортных средств серии "КАВЗ", идентичность товаров "игрушки" 28-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак компании, реализуемым истцом товарам, также представляющим собой игрушки, суд полагает, что вероятность смешения потребителями анализируемых обозначений является весьма высокой.

В этой связи истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении рубрики "игрушки" 28-го класса МКТУ по перечню свидетельства Российской Федерации N 130225.

Суд отмечает, что товары "игры" 28-го класса МКТУ являются однородными по отношению к товару "игрушки" того же класса МКТУ, в отношении которых истец заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у общества заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака применительно к поименованным в иске позициям "игры и игрушки" 28-го класса МКТУ.

Доводы истца о заинтересованности, а также о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора ответчик не опровергает. В этой связи суд исходит из положений пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке части товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (08.04.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 08.04.2019 по 07.04.2022 включительно.

Принимая во внимание, что исходя из материалов дела ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в значимый для дела период (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам на основании положений статьи 1486 ГК РФ приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 130225 в отношении товаров "игры и игрушки" 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица NBA Properties, Inc. (Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York, 10022, USA) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (ОГРН 1034500019091) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев