Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2023 г. по делу N СИП-65/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку Роспатент не обосновал свои выводы относительно описательности или фантазийности элемента товарного знака с учетом его словесного характера (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2023 г. по делу N СИП-65/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 22 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "УМА" (ул. Академика Королева улица, д. 13, стр. 1, э/пом/к 6/1/26, Москва, 129515, ОГРН 1177746268655) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.11.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.07.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020726270.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "УМА" - Смирнова С.А. (по доверенности от 05.07.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Галкина В.А. (по доверенности от 19.07.2022) и Субботин А.А. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "УМА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 10.11.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.07.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020726270 и обязании предоставить правовую охрану товарному знаку по названной заявке.

Заявитель считает оспариваемое решение необоснованным и не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку заявленное на регистрацию обозначение "BBL" является аббревиатурой и словом, расстановка элементов товарного знака "BBL BroadBand Light" (аббревиатура и ее расшифровка) сама по себе обеспечивает визуальное восприятие потребителями буквосочетания "BBL" в качестве аббревиатуры.

Кроме того общество указывает, что социологическое исследование подтверждает факт известности обозначения в отношении заявленных товаров среди адресной группы потребителей обозначения "BBL", имеются доказательство широкого использования обозначения в социальных сетях, в рекламе, при реализации заявленных товаров следовательно обозначение обладает различительной способностью, а выводы Роспатента об обратном не подтверждены.

Заявитель также указывает на различные подходы Роспатента к оценке обозначений в идентичных ситуациях, Роспатент вопреки принципу правовой определенности, нарушил права и законные интересы общества.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность своего вывода об отсутствии оснований для регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака. Общество дополнительно представило возражение на отзыв Роспатент.

Представитель общества в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Представители Роспатента в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 25.05.2020 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2020726270 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 10-го класса и услуг 35, 37, 41, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в заявке.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 11.11.2021 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия такого решения послужило несоответствие данного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Указанное решение экспертизы было основано на том, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает неохраноспособный элемент - буквы "BBL", не имеющие оригинального графического исполнения и семантического значения.

Кроме того в решении экспертизы указано, относительно представленных заявителем в подтверждение приобретения обозначением различительной способности документов что они не могут быть приняты в качестве документов, действительно подтверждающих приобретенную обозначением различительную способность поскольку не содержат достаточных сведений о длительном и интенсивном использовании обозначения до даты подачи заявки в отношении конкретных услуг, указанных в заявке.

Не согласившись с выводами Роспатента, содержащимися в решении об отказе в регистрации обозначения, заявитель 11.11.2021 обратился в Роспатент с возражением на указанное решение, в котором сократил перечень заявленных товаров и услуг, до следующих:

- товары "аппаратура для подачи медицинского лазера; аппаратура для подачи медицинского лазера для проведения косметологических и медицинских процедур широкого спектра действия; аппаратура для подачи медицинского лазера, в том числе модульная лазерная и световая платформа, для проведения косметологических и медицинских процедур широкого спектра действия, включающая в себя несколько лазерных и световых модулей; аппаратура медицинская для перманентной лазерной эпиляции; аппаратура лазерная для удаления пигментных пятен, сосудов; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты медицинские для селективной импульсной фототерапии с использованием интенсивного широкополосного импульсного света; аппараты для микрошлифовки кожи; канюли; лазеры для медицинских целей; лазеры для медицинских целей для удаления рубцов и шрамов; лазеры для медицинских целей, а именно гибридный фракционный лазер для косметологических процедур; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; лампы интенсивного широкополосного импульсного света для медицинских целей; приборы медицинские для фототерапии с использованием интенсивного широкополосного импульсного света; оборудование медицинское охлаждающее для медицинского лазера" 10-го класса МКТУ;

- товары "медицинские услуги, а именно косметические процедуры по уходу за кожей с использованием энергетических устройств, а именно перестраиваемая шлифовка кожи, фототерапия, гибридная фракционная лазерная пластика и гибридное фракционное контурное моделирование тела, и минимально инвазивные медицинские и эстетические услуги по лечению, а именно лазерный липолиз и процедуры по улучшению контуров тела, целлюлита и кожи; прокат аппаратуры для подачи медицинского лазера; услуги медицинских клиник; хирургия пластическая" 44-го класса МКТУ.

Многочисленные доводы общества по существу сводились к тому, что заявленное обозначение известно адресным потребителям и приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров и услуг, что заявленное обозначение является аббревиатурой и имеет словесный характер.

Представило Социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения "Уровень известности обозначения "BBL", проведенное в 2022 году (далее - отчет ВЦИОМ).

Относительно известности заявленного обозначения общество указало, что оно является официальным представителем иностранного лица Sciton Inc. (далее - компания Sciton), производителя лазерного медицинского оборудования, на которое имеются сертификаты ISO 13485 и которое производится в соответствии с требованиями FDA и представлено более чем в 45 странах. Компания Sciton предоставило обществу согласие на регистрацию товарных знаков на территории Российской Федерации обозначений, индивидуализирующих продукцию её производства. В 2019 году общество приняло участие в мероприятии для косметологов и специалистов индустрии красоты - конгрессе "Сочетанные технологии эстетической медицины", общество также является партнером конкурса "Парад клиник-2019", при проведении которого распространена информация о заявителе, в рекламных роликах, баннеры, печатные буклеты. В 2019 году заявитель принял участие в качестве спонсора в международной конференции "Продвинутая эстетическая ринопластика и контурирование лица 2019", в 2020 году принимал участие в Европейском конгрессе по эстетической и лазерной медицине ECALM 2020, а также в XIII Международном форуме дерматовенерологов и косметологов, в 2020 году заявитель выступил в качестве партнера первого Конгресса WAMPS WORLD AESTHETIC MEDICINE & PLASTIC SURGERY - крупнейшего онлайн-конгресса по пластической хирургии и эстетической медицине.

Общество пояснило, что лазерное оборудование под обозначением "BBL" является дорогостоящим и предназначено для длительного использования, в связи с чем степень внимательности клиник, приобретающих данное оборудование, и специалистов при выборе лазера очень высокая, услуги с его использованием относятся к медицинским, и требуют получения лицензии для их оказания. Заявитель сослался на то, что круг клиник, которые могут использовать лазерное оборудование, узкий и не включает любой салон красоты, поскольку для этого требуется получение отдельной лицензии.

Заявитель также указал, что сведения о лазерах BBL была размещена уже в 2017 году, когда аппарат был представлен на выставке Intercharm2017 опубликованы в социальной сети "ВКонтакте", а при поисковом запросе в сети Интернет по слову "BBL" с ограничением по периоду результатов до даты подачи заявки на регистрацию, все результаты поисковых сервисах связаны с лазерным оборудованием. Общество указало, что реклама и статьи о лазерном оборудовании "BBL" размещались также в журналах "Совершенство профи", "Forbes", "Гламур" и "Эстетическая медицина", что информация в лазерах и процедуре с использованием оборудования "BBL" представлена в сети Интернет, например, в сети клиник "Скандинавия", на каналах YouTube.

Заявитель также указывал, что согласно отчету ВЦИОМ в рамках данного исследования было опрошено 350 специалистов-косметологов, из которых каждый второй ответил, что знает обозначение "BBL" (54%), при открытом вопросе без вариантов ответа подавляющее большинство респондентов знает, что обозначение "BBL" используется для лазерного оборудования и/или процедур по уходу за кожей с использованием лазерного оборудования (81%), при выборе из предложенных вариантов ответов указанные результаты повышаются до 95%, что из опрошенных 74% назвали лазерное оборудование, и 65% назвали процедуры по уходу за кожей.

Общество в частности сослалось на то, что обозначение "BBL BroadBand Light" обладает различительной способностью, поскольку является аббревиатурой и, следовательно, имеет словесный характер, а буквенный состав аббревиатуры "BBL" не влияет на оценку охраноспособности, поскольку обозначение "BBL" образовано из первых букв слов "BroadBand Light", приведенных в качестве расшифровки "BBL". Общество указало, что при таком композиционном построении заявленного обозначения и его расшифровке элемент "BBL" однозначно воспринимается потребителями именно как аббревиатура, образованная на основе словесных элементов - "BroadBand Light", а авторитетные общедоступные словарные, справочные и научные источники определяют любую аббревиатуру (вне зависимости от буквенного состава) как слово, которое является самостоятельной единицей языка и имеет словесный характер.

При рассмотрении возражения общество представило следующие материалы:

1. Сведения о заявке N 2020726270;

2. Письмо производителя Sciton Inc. от 22.04.2020;

3. Договор на участие в конгрессе СТЭМ от 14.03.2019 и информация о конгрессе;

4. Договор на партнерское участие в конкурсе "Парад Клиник-2019";

5. Договор об оказании услуг N 148/24-27.10.19 от 01.08.2019 (об участии в выставке "Продвинутая эстетическая ринопластика и контурирование лица. 2019");

6. Договора N РТ-19/09-5064 от 24.09.2019 по проектированию выставочного павильона на выставку "Интершарм 2019, Москва";

7. Договор о партнерстве в рамках конгресса (Европейском конгресс по эстетической и лазерной медицине ECALM 2020);

8. Договор от 20.02.2020 на участие в XIII Международном форуме дерматовенерологов и косметологов - IFDC 2020;

9. Соглашение о сотрудничестве на участие в Конгрессе "WORLD AESTHETIC MEDICINE & PLASTIC SURGERY ONLINE" от 20.05.2020;

10. Договор аренды выставочного стенда от 07.05.2020 (на время проведения выставки эстетической медицины в рамках Х Международного обучающего курса-тренинга для косметологов по нехирургическим методам омоложения, Санкт-Петербург;

11. Договор N 07/ДР/2019 от 29.04.2019 на оказание рекламных услуг (размещение РИМ в журнале "Облик. Esthetic guide";

12. Договор N 47 от 06.08.2020 на участие в первом международном форуме "Эстетическая медицина Будущего. Тренды-2020";

13. Договора N 45 от 07.10.2020 на оказание услуг по оформлению выставочной экспозиции на XX Международной выставке профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты "InterCHARM 2020";

14. Договор N 001К от 19.10.2020 об организации участия спонсора в мероприятии - Международный конгресс в Эстетической Косметологии "PROAGELESS";

15. Договор поставки N 55-24062019 от 20.08.2019, заключенного между ООО "УМА" и ИП Конопаткина И.Ю., с товарной накладной на сумму 7 255 776 рублей 90 копеек, 1 аппарат BBL, г. Киров;

16. Договор поставки N 73-11092019 от 11.09.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Телос Бьюти", с товарной накладной на сумму 1 038 213 рублей 97 копеек, 1 аппарат BBL, Москва;

17. Договора поставки N 75-24092019 от 24.09.2019, заключенного между ООО "УМА" и АО "ПрофЭстет", с товарной накладной на сумму 6 860 761 рублей 74 копейки, 1 аппарат BBL, Москва;

18. Договора поставки N 78-02102019 от 02.10.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Елена Плюс", с товарной накладной на сумму 6 685 595 рублей 38 копеек, 1 аппарат BBL, г. Новосибирск;

19. Договора поставки N 91-28102019 от 28.10.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Медицинская клиника РАНА", с товарной накладной на сумму 6 696 934 рублей 32 копейки, 1 аппарат BBL, Москва;

20. Договора поставки N 92-29102019 от 29.10.2019, заключенного между ООО "УМА" и ИП Алиева Л.М., с товарной накладной на сумму 6 861 725 рублей, 1 аппарат BBL, Москва;

21. Договора поставки N 99-13112019 от 13.11.2019, заключенного между ООО "УМА" и ИП Агапова Е.С., с товарной накладной на сумму 6 645 240 рублей 84 копейки, 1 аппарат BBL, г. Волгоград;

22. Договора поставки N 101-22112019 от 22.11.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Эстетическая медицина", с товарной накладной на сумму 1 039 748 рублей 83 копейки, 1 аппарат BBL, Московская область;

23. Договор поставки N 103-25112019 от 25.11.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Центр-Лизинг" и ООО "Амуаж", с товарной накладной на сумму 6 525 164 рублей 40 копеек, 1 аппарат BBL, г. Липецк;

24. Договора поставки N 98-22112019 от 22.11.2019, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Центр", с товарной накладной на сумму 6 312 471 рублей 62 копейки, 1 аппарат BBL, г. Орел;

25. Договора поставки N 28-12032020 от 12.03.2020, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Эвадар", с товарной накладной на сумму 7 654 651 рубль 20 копеек, 1 аппарат BBL, Москва;

26. Договора поставки N 43-06072020 от 06.07.2020, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Центр современной косметологии "Ногеров Клиник", с товарной накладной на сумму 6 112 341 рубль 74 копейки, 1 аппарат BBL, Москва;

27. Договора поставки N 47-29072020 от 29.07.2020, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Центр регенеративной медицины Стемфис", с товарной накладной на сумму 6 999 552 рубля 12 копеек, 1 аппарат BBL, Москва;

28. Договора поставки N 60-21092020/ДП-793-09/20 от 23.09.2020, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Лизинг-Медицина", с товарной накладной на сумму 7 944 345 рублей, 1 аппарат BBL, г. Москва;

29. Договора поставки N 62-24092020 от 24.09.2020, заключенного между ООО "УМА" и ООО "Бьютимедпро", с товарной накладной на сумму 8 109 834 рубля 62 копейки, 1 аппарат BBL, Москва;

30. Распечатка страницы группы ВКонтакте "Лазеры для косметологов UMAesthetic";

31. Распечатка публикаций на официальной странице заявителя в Instagram;

32. Распечатки страниц журналов с рекламой BBL, фотографии, отзывы потребителей;

33. Социологическое исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2022 года, по вопросу определения уровня известности обозначения "BBL";

34. Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2021 по делу N СИП-281/2020;

35. Письменное обоснование объема выборки 350 респондентов в исследовании "Уровень известности обозначения, проведенном Фондом ВЦИОМ в 2022 году;

36. Фотографии стендов заявителя на профессиональных форумах и конференциях;

37. Международное дистрибьюторское соглашение (далее - дистрибьютерское соглашение);

38. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие с приложениями.

На основании изложенного заявитель просил Роспатент отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для указанных выше товаров 10-го и услуг 44-го классов МКТУ.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 10.11.2022 об отказе в его удовлетворении.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает буквосочетание "BBL", не обладающее различительной способностью, так как оно не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, и словесный элемент "BroadBand Light" (broadband light - в переводе с английского языка на русский язык означает "широкополосный свет") в отношении заявленных товаров и услуг указывает на свойство и назначение, а также из букв "ТМ", не обладающих различительной способностью, так как они не имеют характерного графического исполнения и словесного характера.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов "BBL", "BroadBand Light" и "ТМ", на основании чего признал обозначение не соответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в удовлетворении возражения общества отказал.

Сделав вывод об отсутствии различительной способности у спорного обозначения как такового, Роспатент указал, что общество не представило и достаточных сведений о приобретении обозначением различительной способности в результате использования.

При исследовании представленных доказательств использования обозначения Роспатент установил, что заявитель согласно дистрибьюторскому соглашению, письму производителя Sciton Inc. от 22.04.2020 является торговым представителем названной иностранной компании, то есть может оказывать услуги, которые соотносятся с услугами 35-го класса МКТУ "продвижение товаров" и в уточненном перечне услуг регистрации отсутствуют. При этом материалы возражения иллюстрируют, что производителем товаров 10-го класса МКТУ "лазерное медицинское оборудование" является иностранное лицо Sciton, Inc. В связи с указанным, Роспатент посчитал, что представленные материалы не могут подтверждать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров общества, как изготовителя товаров 10-го класса МКТУ уточненного перечня и, следовательно, не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения. Кроме того, Роспатент указал, что согласно представленным договорам поставок заявитель начал осуществлять деятельность по продвижению товаров, начиная с августа 2019 года, то есть незадолго до даты подачи рассматриваемой заявки (25.05.2020). При этом из представленных договоров усматривается, что заявитель продвигал медицинское оборудование с наименованиями - Sciton BBLS (BBL broadband pulsed light system), либо "3D LifeViz Infinity", которые отличаются от заявленного обозначения "BBL broadband light".

Относительно довода общества о том, что оно в период с 2017 год по 2021 год реализовало продукцию под обозначением "BBL" на сумму 154 546 265 рублей, Роспатент указал, что он не подтвержден фактическими материалами, свидетельствующими о том, что заявитель действительно с 2017 года реализовывал продукцию, маркированным заявленным обозначением "BBL broadband light".

При этом Роспатент указал, в представленных приложениях к регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 18.08.2017 указано, что продукция компании Sciton имеет наименования - Sciton Joule (Joule Multi-Platform System), Sciton BBLS (BBL broadband pulsed light system), которые существенно отличающеюся от заявленного обозначения.

Относительно Дистрибьюторского соглашения Роспатент указал, что распространяется на продукты, а именно системы SCITON PROFILE, JOULE, BBLS и mJOULE, то есть продукты, маркированные другим обозначением.

Кроме того Роспатент пришел к выводу о том, что представленные договоры на участие в выставках, конкурсах, конгрессах заключены незадолго до даты подачи заявки, либо относятся к периоду после даты подачи заявки, при этом к договорам не приложены дизайн-макеты стендовых конструкций выставочных экспозиций; графические материалы (баннеры, растяжки), которые размещаются организаторами мероприятий; рекламная продукция, которая предлагается посетителям; рекламный ролик, транслируемый перед началом торжественной церемонии в рамках конкурсов.

Роспатент установил, что приложенные к договорам N РТ-19/09-5064 от 24.09.2019 и N 45 от 07.10.2020 дизайн-проекты выставочного стенда, содержат в своем оформлении иные комбинированные обозначения - со словесным элементом "UMA", к договору N 07/ДР/2019 от 29.04.2019 на оказание рекламных услуг не приложены сами рекламные материалы и макеты, в связи с чем не представляется возможным оценить какая информация была опубликована, кроме того дата выхода журнала - 27.09.2019, то есть относится к периоду незадолго до даты (25.05.2020) подачи заявки, а представленные фотографии пакетов с ручками, презентационных материалах с мероприятий не содержат даты их создания, на них изображены комбинированные обозначения, имеющие ряд существенных отличий от заявленного обозначения.

Относительно распечаток страниц журналов с рекламой BBL, Роспатент указал, что в журнале "Совершенство Profi" за февраль 2020 года обозначении "BBL" употреблено как наименование инновационной технологии, в то время как медицинское оборудование имеет другую маркировку, а именно "ClearV", или "BBL HERO", или "diVa". При этом представленные распечатки из сети Интернет не содержат даты, когда была опубликована информация об обществе и продвигаемой продукции, маркированной заявленным обозначением, либо содержат информацию об обозначении "BBL", как о технологии (фототерапия), которая проводится на аппарате Joule, либо используется комбинированные обозначения со словесными элементами "BBL HERO", "Sciton".

При этом относительно отчета ВЦИОМ, представленного обществом, Роспатент указал, что задачами исследования являлись выявление уровня знания тестируемого обозначение и сферы его применения, определение уровня знания страны-производителя лазерного медицинского оборудования "BBL", выявление уровня ретроспективного знания лазерного медицинского оборудования "BBL" и процедур по уходу за кожей, осуществляющих с использованием данного оборудования. При этом результаты социологического исследования не содержат выводов о том, что российские потребители знают медицинское оборудование для косметических процедур "BBL", как оборудование, производимое компанией Sciton, а также не содержат вывода о том, что потребителям известны услуги 44-го класса МКТУ (указанные в уточненном перечне), маркированные заявленным обозначением и оказываемые именно заявителем. Кроме того, согласно описанию социологического исследования целевая группа состояла из жителей в возрасте 18 лет и старше, работающих косметологами в крупных клиниках (салонах) с лазерными процедурами. Вместе с тем, на вопрос "Вспомните, пожалуйста, когда Вы узнали о лазерном медицинском оборудовании для косметических процедур "BBL"?". 65% респондентов дали ответ "менее 5 лет назад", 34% респондентов ответили "5-10 лет назад". С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что респонденты, которым на дату проведения опроса (2022 год) было 18 лет, не могли являться работающими косметологами в клиниках и салонах и, следовательно, полученные данные не могут быть надежными и точными.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, что не представлено доказательств о том, что элемент "BBL" приобрел различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем для соответствующих товаров и услуг.

Кроме того в ходе рассмотрения возражения общества Роспатент выявил дополнительные основания, не указанные в заключении результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно то, что словесный элемент "BroadBand Light" (broadband light - в переводе с английского языка на русский язык означает "широкополосный свет") в отношении заявленных товаров и услуг указывает на свойство и назначение, буквы "ТМ" не обладают различительной способностью, так как не имеют характерного графического исполнения и словесного характера. В связи с чем, данные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным по мотиву того, что он не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права и законные интересы общества.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление N 10). Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (25.05.2020) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не выполняющих в глазах потребителей основную функцию товарного знака - индивидуализирующую.

В свою очередь, различительная способность обозначения имеет три источника: обозначение, с одной стороны, может быть различительным само по себе; с другой стороны, обозначение может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки конкретного товара; согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ могут быть зарегистрированы обозначения, которые состоят только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, признается, что комбинированное обозначение, даже если оно состоит только из обозначений, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации неохраноспособных обозначений.

Для конкретного обозначения, которое может быть различительным само по себе, наличие различительной способности оценивается в том виде, в котором данное обозначение заявлено на государственную регистрацию. При этом следует рассматривать обозначение не само по себе (например, словесное обозначение - с точки зрения русского языка и абстрактного его смысла), а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия.; этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, пункт 34 Правил относит:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Для обозначений, изначально неохраноспособных, но приобретших различительную способность, оценке при регистрации товарного знака подлежит возможность в глазах адресатов товарных знаков - потребителей связывать конкретное обозначение с конкретным товаром конкретного производителя. При этом, как правило, о приобретенной различительной способности обозначения свидетельствует длительное использование его конкретным лицом до регистрации в качестве товарного знака для целей индивидуализации товаров.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении настоящего спора суд установил, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение фактически состоит из слова-акронима "BBL" и расшифровки этого слова-акронима - "BroadBand Light", а также из неохраняемого указания "ТМ".

Следовательно, в словесном элементе "BBL" первая буква "В" соответствует слову "Broad", вторая буква "B" соответствует слову "Band", а буква "L" соответствует слову "Light". При этом доминирующим в обозначении является элемент "BBL".

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как уже указывалось, пункт 1 статьи 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования. Отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент пришел к выводу об отсутствии в представленных заявителем материалах доказательств, подтверждающих, что входящий в состав заявленного обозначения элемент "BBL" приобрел различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем для соответствующих товаров и услуг.

Проанализировав заявленное на регистрацию обозначение, судебная коллегия считает, что вывод Роспатента об отсутствии у входящего в его состав сочетания букв "BBL" различительной способности, мотивированный отсутствием у него словесного характера, является необоснованным.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с точки зрения русского языка аббревиатура является словом, составленным путём сокращения одного, двух или нескольких слов.

При этом для того, чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение.

Таким образом, не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.

Вместе с тем оценка того, является ли конкретное буквосочетание аббревиатурой, зависит от восприятия этого буквосочетания носителями языка, а при регистрации товарного знака - адресной группой потребителей соответствующих товаров.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу N СИП-454/2018, от 25.03.2019 по делу N СИП-453/2018.

Это следует и из содержания пункта 34 Правил, обращающего внимание на необходимость учета того, воспринимается ли конкретное буквосочетание как слово.

Обозначение "BBL" представляет собой англоязычную аббревиатуру, образованную путем сложения трех букв слов "Broad Band Light", которые имеют словесный характер и могу быть переведены как "широкополосный свет".

Судебная коллегия отмечает, что элемент "BBL" отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией. Следовательно, элемент "BBL" является англоязычной аббревиатурой, образованной путем сложения трех букв слов "Broad Band Light".

Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом Роспатента об отсутствии доказательств восприятия потребителями элемента спорного обозначения "BBL" в качестве аббревиатуры.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что именно визуальное восприятие российским потребителем заявленного обозначения и наличие в этом знаке слов "Broad Band Light" позволяет безусловно и однозначно признать буквосочетание "BBL" в качестве аббревиатуры, учитывая пространственное расположение элементов (их суть) и размер (более крупные буквы аббревиатуры, а сразу под ними ее расшифровка (три слова расшифровывающие эту аббревиатуру, которая состоит из такого же количества букв), и отсутствие в товарном знаке каких-либо иных словесных элементов).

Приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте мотивы не опровергают характер восприятия обозначения потребителями, не обосновывают того, по какой причине обозначение "BBL" не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова и почему доводы общества не опровергают вывод экспертизы об отсутствии словесного характера у элемента "BBL".

Указанный вывод согласуется, в том числе, с международным опытом использования крупными и узнаваемыми во всем мире коммерческими и некоммерческими организациями своих фирменных наименований в сокращенном варианте (например, BMW, CNN, ВВС, WWF и прочие), то есть в виде аббревиатур.

Относительно вывода Роспатента о том, что словесный элемент "BroadBand Light", в переводе с английского языка на русский язык означающий "широкополосный свет") в отношении заявленных товаров и услуг указывает на свойство и назначение, что является достаточным основанием для признания заявленного обозначения несоответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия указывает, что он является преждевременным.

Как указано выше в соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, следует провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями - адресатами услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг).

При этом следует учитывать, что для установления семантического значения словесного обозначения существенным является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями.

При рассмотрении настоящего дела судебная коллегия установила, что доминирующий в обозначении словесный элемент "BBL" является сокращением от слов "BroadBand Light", которые в переводе с английского языка имеют значение "широкополосный свет".

Как указано выше, вывод о том, что обозначение элемент "BroadBand Light" прямо указывает на свойство и назначение, сделан в отношении широкого перечня товаров 10-го класса и услуг 44-го класса МКТУ без какого-либо их анализа.

Вместе с тем в заявленном перечне имеются товары, в которых не используется широкополосный свет, например "лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; оборудование медицинское охлаждающее для медицинского лазера" 10-го класса МКТУ, а также услуги "прокат аппаратуры для подачи медицинского лазера" 44-го класса МКТУ, для которых элемент "BroadBand Light" не способен напрямую характеризовать указанные услуги.

В указанной связи Роспатент не обосновал свои выводы относительно описательности или фантазийности доминирующего элемента "BBL" с учетом его словесного характера, установленного выше, для вывода о том, является ли обозначение в целом для всех заявленных товаров и услуг описательным или фантазийным.

Судебная коллегия считает выводы Роспатента о восприятии спорного обозначения в отношении всего перечня товаров 10-го класса и услуг 44-го класса МКТУ описательным не соответствующими пункту 34 Правил и пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия считает преждевременным вывод Роспатента об отсутствии различительной способности у входящего в состав заявленного обозначения сочетания букв "BBL" и отнесении его к неохраняемым элементам обозначения для всех заявленных товаров и услуг, а оспариваемое решение - не соответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

Как разъясняется в пункте 136 Постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

При решении вопроса о восстановительной мере судебная коллегия учитывает, что Роспатент не провел необходимую оценку восприятия буквосочетания "BBL" в качестве аббревиатуры адресной группы потребителей всех указанных в заявке товаров и услуг, что само по себе имело существенное значение для решения вопроса о соответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку для решения вопроса о государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех или иных товаров и услуг, для индивидуализации которых оно заявлено, необходима оценка восприятия буквосочетания "BBL" в качестве аббревиатуры адресной группой потребителей всех указанных в заявке товаров и услуг, то при рассмотрении возражения Роспатент неправомерно не дал оценку представленным обществом доказательствам на предмет установления восприятия обозначения как такового потребителями тех или иных товаров и услуг.

Согласно пункту 138 Постановления N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя. Данное обстоятельство повлекло вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 28.01.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2021757695 с учетом настоящего решения.

Понесенные обществом расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "УМА" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.07.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020726270 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "УМА" от 19.07.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2020726270.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "УМА" (ОГРН 1177746268655) 3 000 (три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина