Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2023 г. N С01-793/2023 по делу N А82-8969/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку не представляется возможным определить, на основании каких доказательств суды первой и апелляционной инстанций установили, что предлагаемая ответчиком на своем сайте в сети Интернет эмаль произведена лицензиатом истца, кроме того, судами не была дана оценка доводам и доказательствам истца, опровергающим, по мнению правообладателя, легальность источника происхождения спорного товара

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2023 г. N С01-793/2023 по делу N А82-8969/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борзило Е.Ю., Сидорской Ю.М.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (Алтуфьевское ш., д. 43, стр. 2, Москва, 127410, ОГРН 5087746235836) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023 по тому же делу

по иску акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" к обществу с ограниченной ответственностью "Лакокраска-Я" (просп. Октября, д. 87А, оф. 50, г. Ярославль, 15004, ОГРН 1177627025124) о защите исключительного права на товарный знак

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Чирковой Юлии Геннадьевны (г. Ярославль), общества с ограниченной ответственностью "НПФ Спецэмаль" (ул. Ольховская, 45, стр. 1, оф. 4, Москва, 105066, ОГРН 1067746736617), общества с ограниченной ответственностью "Спецэмаль" (Сафоновский пер., д. 4, стр. 2, г. Электроугли, г. Ногинск, Московская обл., 142455, ОГРН 5147746404922).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" - Митюлин В.Н. (по доверенности от 04.05.2023 N 039/79/2023-ДОВ);

от общества с ограниченной ответственностью "Лакокраска-Я" - Корсакова И.В. (по доверенности от 13.03.2023), Чиркова Ю.Г. (по доверенности от 13.09.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (далее - общество "Атомстрой") обратился в Арбитражный суд Ярославской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лакокраска-Я" (далее - общество "Лакокраска-Я") о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 439290.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Чиркова Юлия Геннадьевна, общество с ограниченной ответственностью "НПФ Спецэмаль" (далее - общество "НПФ Спецэмаль"), общество с ограниченной ответственностью "Спецэмаль".

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судами первой и апелляционной инстанции судебными актами, общество "Атомстрой" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель ссылается на то, что обжалуемые судебные акты являются незаконными и необоснованными, приняты с нарушением норм материального и процессуального права, при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, что привело к несоответствию выводов нижестоящих судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Общество "Атомстрой" полагает, что суды первой и апелляционной инстанций не дали надлежащей оценки доводам истца и представленным им в материалы дела доказательствам, а также обращает внимание на то, что судами не была дана оценка сходства товарного знака истца с обозначением "ЭПОФЕНИПЛЕН", размещенным на этикетке спорной продукции.

По мнению общества "Атомстрой", выводы судов об исчерпании права являются ошибочными и не соответствуют материалам дела, в силу чего судами неверно применена статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Так, общество "Атомстрой" обращает внимание на отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих всю последовательность приобретения ответчиком спорной продукции у лицензиата - общества "НПФ Спецэмаль".

Кроме того, в кассационной жалобе отмечается размещение на спорной продукции идентификационных данных ответчика, в то время как сведения о производителе спорного товара, предлагаемого на сайте ответчика отсутствуют.

Помимо этого, заявитель кассационной жалобы выражает сомнение относительно правомерности ссылки суда апелляционной инстанции на правовую позицию, изложенную в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09 по делу N А45-15761/2008 и Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2018 по делу N А65-11487/2018, поскольку спорное обозначение было размещено на самом товаре без разрешения истца, а ответчик использовал его в целях индивидуализации предлагаемой к продаже продукции.

Представитель общества "Атомстрой" в судебном заседании изложенные в кассационной жалобе доводы поддержал.

Представители общества "Лакокраска-Я" в судебном заседании доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Атомстрой" является правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 439290, с приоритетом от 23.09.2010, зарегистрированного 16.06.2011 в том числе в отношении товаров 2-го класса "краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обществу "Атомстрой" стало известно, что общество "Лакокраска-Я" в сети "Интернет" посредством сайта https://www.lakokraska-ya.ru/emal-ep-5285 осуществляет предложение к продаже продукции "эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН", маркировка которой тождественна или сходна до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком.

Поскольку ответчик письмом от 06.04.2022 отклонил требования, содержащиеся в досудебной претензии требования, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции рассмотрел спор на основании норм статей 1229, 1250, 1252, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) с учетом разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал следующее.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорная продукция была произведена обществом "НПФ "Спецэмаль", которое являлось лицензиатом истца и вправе было использовать вышеуказанный товарный знак истца на своей продукции на условиях лицензионного договора от 07.12.2012 N 8094-12, в силу чего обозначение "ЭПОФЕНИПЛЕН" было размещено на таком товаре с согласия правообладателя (принцип исчерпания права). Так, суд первой инстанции согласился с доводом ответчика о том, что он не осуществлял производство спорной продукции, а будучи оптовым поставщиком лакокрасочных материалов, приобрел произведенный обществом "НПФ Спецэмаль" товар через цепочку сделок с третьими лицами. В связи с этим суд первой инстанции отклонил довод истца о незаконном использовании спорного товарного знака как противоречащий статье 1487 ГК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции отметил использование ответчиком спорного обозначения "ЭПОФЕНИПЛЕН" лишь с целью указания на предлагаемый к продаже товар.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о реализации ответчиком произведенной обществом "НПФ Спецэмаль" продукции, маркированной товарным знаком истца с разрешения последнего.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что упоминание спорного товарного знака на сайте ответчика носит исключительно информационный характер и не влечет ассоциацию ответчика с производителем данной продукции.

Таким образом, суды пришли к выводу об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительного права истца.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления N 10, предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Наличие у общества "Атомстрой" исключительного права на спорный товарный знак, в защиту которого оно обратилось в суд, а также принадлежность обществу "Лакокраска-Я" сайта (страницы сайта) https://www.lakokraska-ya.ru/emal-ep-5285, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Изложенные в кассационной жалобе доводы обусловлены отсутствием в обжалуемых судебных актов надлежащей оценки правовой позиции истца и представленных им в материалы дела доказательств, а также неправильным применении норм материального и процессуального права.

Так, заявитель кассационной жалобы указывает, что судами не была дана оценка сходства обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца.

Вместе с тем данный довод носит формальный характер, поскольку вывод судов о законном размещении товарного знака истца на спорном товаре, вводимом ответчиком в гражданский оборот посредством своего сайта в сети Интернет, а также о наличии оснований для применения к спорной ситуации принципа исчерпания права, фактически свидетельствует о признании судами спорного обозначения тождественным товарному знаку истца.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однако, как указано выше, суды пришли к выводу об отсутствии нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак вследствие наличия доказательств, подтверждающих цепочку взаимосвязанных сделок, подтверждающих приобретение ответчиком спорной продукции, первоначально произведенной и выпущенной в гражданский оборот лицензиатом истца.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Вместе с тем коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что из обжалуемых судебных актов не представляется возможным определить, на основании каких доказательств суды первой и апелляционной инстанций установили, что предлагаемая ответчиком на своем сайте в сети Интернет эмаль "Эмаль ЭП-5285 Эпофениплен" произведена лицензиатом истца, а также о том, что судами не была дана оценка доводам и доказательствам истца, опровергающих, по мнению правообладателя, легальность источника происхождения спорного товара.

Так, судами не была дана оценка доводам истца об указании ответчиком на сайте https://www.lakokraska-ya.ru/emal-ep-5285 следующей информации "Эмаль ЭП-5285 Эпофениплен купить краску по ТУ 95-2184-90 белую, цветную по оптом от 1 кг от производителя" (т. 1 л.д. 17-18), а также о наличии логотипа ответчика со словесным обозначением "ЛАКОКРАСКА-Я" на спорном товаре (его изображении, т. 1 л.д. 33) в отсутствие доказательств того, что спорный товар изготовлен правообладателем товарного знака или его лицензиатом по заказу ответчика в упаковке маркированной не только спорным товарным знаком, но и обозначением (логотипом) ответчика.

Кроме того, из содержания обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, на основании каких доказательств судами были сделаны выводы о том, что вышеуказанная страница сайта ответчика содержит сведения о надлежащем производителе предлагаемых к продаже спорных товаров, не вызывает ложного представления о производителе товара и носит исключительно информационный характер для потребителей.

Приведенные в апелляционной жалобе соответствующие доводы истца не получили должной оценки.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой инстанции и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, в связи с чем они подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к таким выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, и на основе подлежащих применению норм материального права принять законное и обоснованное решение.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда и дать оценку доводам и доказательствам обеих сторон.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.01.2023 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Борзило

Ю.М. Сидорская