Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2023 г. N С01-762/2023 по делу N А83-326/2021 Суд отменил судебные решения и направил дело о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод судов об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения при оказании им услуг сделан с нарушением

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2023 г. N С01-762/2023 по делу N А83-326/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Снегура А.А., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Крым кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (Москва, ОГРНИП 316774600419052) на постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича к обществу с ограниченной ответственностью "РЕСТО" (ул. Севастопольская, д. 30, г. Симферополь, Республика Крым, 295024, ОГРН 1149102103457) о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича - Кучерова А.В. (по доверенности от 15.12.2022), Нерсесова А.М. (по доверенности от 15.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "РЕСТО" - Войцева Д.Н. (по доверенности от 21.01.2023),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РЕСТО" (далее - общество) о прекращении использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654, в том числе на сайте в сети Интернет, о взыскать с ответчика компенсации в размере 1 000 000 рублей, расходов на уплату государственной пошлины.

постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые постановление, и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Истец не согласен с выводами судов об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 637654 и обозначением использованным ответчиком.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просил оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представители истца просили удовлетворить кассационную жалобу, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, что предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637654, зарегистрированного для ряда услуг 43-го класса МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда помещений для проведения встреч; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом. Товарный знак зарегистрирован в цвете (цветовом сочетании): черный, оливковый, светло-красный, желтый, малиновый, голубой.

Как указывает истец, 13 августа 2020 года в результате мониторинга веб-ресурсов, расположенных в телекоммуникационной сети "Интернет", выявлено, что на сайте https://www.instagram.com/pestosimf/, https://vk.com/id132890384 опубликованы графические материалы, на которых отражен товарный знак "PESTO". Правообладатель не давал разрешения для размещения товарных знаков на данном информационном ресурсе.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с исковым заявлением.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями пункт 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), установив, что принадлежащий предпринимателю товарный знак и обозначение, используемые в хозяйственной деятельности общества, производят разное общее зрительное впечатление, они не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует, пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций основанными на правильном применении норм материального права, полном и всестороннем исследовании всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарным знаком и установления однородности товаров/услуг следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Как было указано выше, отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства сравниваемых обозначений.

При этом суды отметили, что имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного обозначения "PESTO" в используемом ответчиком обозначении, а также цвет шрифта и графические элементы, входящих в состав товарного знака истца, не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми обозначениями.

Вывод суда первой инстанции о том, что само по себе наличие в товарном знаке истца и обозначении ответчика общего словесного элемента "PESTO" не предопределяет выводов суда ни о сходстве товарного знака и обозначения до степени смешения, ни об угрозе их смешения в целом, в силу положений пункта 42 Правил N 482, пункта 162 Постановления N 10, не может быть признан состоятельным, поскольку не может быть признано отсутствие сходства обозначений при наличии полностью совпадающих словесных элементов.

Аналогичный подход отражен в постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Судами также не проводился анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления).

При этом установление определенной степени сходства подразумевает необходимость дальнейшего анализа обозначений на основании критериев, названных в пункте 162 Постановления N 10.

Однако вышеприведенная методология установления вероятности смешения сравниваемых обозначений судами первой и апелляционной инстанций не была соблюдена, поскольку суды уклонились от установления однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуг, для индивидуализации которых ответчик использовал спорное обозначение.

Таким образом, нарушение судами первой и апелляционной инстанций методологии установления вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, ставит под сомнение обоснованность общего вывода об отсутствии таковой.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 Постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 52 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

С учетом этого ссылка судов на то, что различительная способность (индивидуальность, запоминаемость потребителем и узнаваемость за счет ярких особенностей, присущих только этому обозначению) самого по себе словесного элемента "PESTO" изначально низка, поскольку данное слово не является вымышленным, означает распространенный соус итальянской кухни, широко известный и распространенный в продаже в России, вследствие чего данное слово широко распространено и хорошо известно в среде потребителей итальянской кухни, по существу, указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности (абзац 1 и подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции. Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке путем подачи соответствующего возражения.

Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что указания судов на регистрацию общества ранее даты приоритета спорного товарного знака не имеет правового значения в рамках настоящего дела, так как, исходя из установленных судами обстоятельств, обществом использовалось комбинированное словесно-изобразительное обозначение, включающее словесный элемент "PESTO", а не свое фирменное наименование.

Таким образом, вывод судов об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения при оказании им услуг сделан с нарушением норм материального права, не основан на полном и всестороннем исследовании фактических обстоятельств.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неполном исследовании обстоятельств дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащийся в обжалуемых судебных актах выводы основанными на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А83-326/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Е.С. Четвертакова