Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-588/2023 по делу N СИП-47/2022 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку представленные документы и объемы продаж позволяют сделать вывод о фактическом использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении кондитерских изделий

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-588/2023 по делу N СИП-47/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 мая 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Булгакова Д.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (Rm 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 283 Naoao Rd, Shantou, Guangdong, China) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу N СИП-47/2022

по исковому заявлению иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd к иностранному лицу FERRERO S.p.A. (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 Alba (CN), Italy) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители иностранного лица FERRERO S.p.A. Озолина И.Г., Залесов А.В. (по доверенности от 31.05.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd (далее - компания Гуандун) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу FERRERO S.p.A (далее - компания Ферреро) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении части товаров 29-го, 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции удовлетворил ходатайство компании Гуандун об уточнении исковых требований, а именно о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 в удовлетворении исковых требований компании Гуандун отказано.

Не согласившись с решением от 19.01.2023, компания Гуандун обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковое заявление, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 689359 вследствие его неиспользования в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Компания Ферреро представила отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилась с изложенными в ней доводами, просила оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание 22.05.2023 явились представители компании Ферреро.

Компания Гуандун, административный орган, извещенные надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Роспатент ходатайствовал о рассмотрении кассационной жалобы без участия его представителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, компания Ферреро является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 689359, дата приоритета - 09.03.1998, который на момент подачи искового заявления зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Полагая, что в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, ответчик не использовал указанный товарный знак, а направленное предложение заинтересованного лица не привело к положительному результату, компания Гуандун обратилась с исковым требованием о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" (с учетом принятого судом уточнения исковых требований).

Суд первой инстанции констатировал соблюдение компанией Гуандун обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что заинтересованность компании Гуандун обусловлена в том числе конфискацией ее товаров по делам N А32-56264/2020, N А32-3087/2021 и N А32-28515/2021, в рамках которых рассматривался спор о привлечении импортера товаров к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с незаконным использованием спорного товарного знака.

Проанализировав представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности заинтересованности компании Гуандун в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия".

Суд первой инстанции определил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

Суд первой инстанции установил, что исходя из даты направления истцом предложения ответчику (22.10.2021) период времени, в отношении которого правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака, составляет период с 22.10.2018 по 21.10.2021.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что компания Ферреро входит в группу компаний "Ferrero", производящих и реализующих в том числе в Российской Федерации кондитерские изделия, а также однородные им товары с использованием принадлежащих группе компаний товарных знаков.

Суд первой инстанции счел доказанным использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации при введении в оборот кондитерских изделий, в частности фигурного молочного шоколада с внутренним молочным слоем "Kinder СЮРПРИЗ", яиц "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и с игрушкой внутри.

При этом суд первой инстанции установил, что соответствующие кондитерские изделия производятся под контролем правообладателя на территории Российской Федерации, ввозятся закрытым акционерным обществом "Ферреро Руссия", входящим в группу компаний "Ferrero".

Суд первой инстанции принял к сведению значительный объем продаж кондитерских изделий яиц "Kinder СЮРПРИЗ", который в рассматриваемый период в Российской Федерации составил 625 705 812 штук, и отметил обширную рекламную кампанию по продвижению товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Суд первой инстанции признал обоснованным довод ответчика об использовании спорного товарного знака на товарах "Kinder СЮРПРИЗ", а также констатировал, что реализуемые компанией Ферреро товары относятся к кондитерским изделиям.

Таким образом, суд первой инстанции определил, что представленные документы и объемы продаж позволяют сделать вывод о фактическом использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении кондитерских изделий.

Довод компании Гуандун о том, что прибавление словесного элемента "Киндер" меняет существо товарного знака, суд первой инстанции отклонил как несостоятельный, отметив при этом следующее.

Использование словесного обозначения "СЮРПРИЗ" подтверждается декларациями на товары, товарными накладными и фотографиями кондитерских изделий.

Как указал суд первой инстанции, использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. Суд первой инстанции подчеркнул, что средний потребитель "видит" прежде всего именно словесный элемент "СЮРПРИЗ", выполненный в центре этикетки крупным шрифтом яркими разноцветными буквами русского языка. При этом одну из основных индивидуализирующих функций товаров выполняет элемент "СЮРПРИЗ", поскольку указывает на конкретный вид продукции, входящий в линейку товаров "Kinder", и расположен на упаковке продукции в виде цветного изображения словесного элемента спорного товарного знака.

Представленное компанией Гуандун заключение по результатам проведенного социологического опроса от 31.03.2022 суд первой инстанции отклонил, поскольку данное доказательство не влияет на выводы суда об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. Названное доказательство не содержит сведений, опровергающих использование спорного обозначения ответчиком в том виде, в котором оно зарегистрировано, не опровергает и очевидный факт тождества спорного товарного знака "" по международной регистрации N 689359 и словесного обозначения "СЮРПРИЗ" даже с учетом различий в стилизации одинаковых словесных элементов.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак используется для кондитерских изделий под контролем правообладателя, в том числе в том виде, в котором он зарегистрирован, и отказал на основании данных обстоятельств в удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

По мнению компании Гуандун, представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об использовании не спорного товарного знака, а товарного знака "" по международной регистрации N 666549, который и размещен на товарах компании Ферреро.

Заявитель кассационной жалобы также утверждает, что обозначение, наносимое правообладателем на реализуемые товары, существенно отличается от спорного товарного знака.

Компания Гуандун полагает, что суд первой инстанции не исследовал вопрос о том, какие изменения внесены в спорный товарный знак, а также не оценил, каким образом это повлияло на восприятие потребителями зарегистрированного обозначения.

Кроме того, компания Гуандун настаивает на том, что потребителям вообще неизвестны товары с обозначением "Сюрприз" независимо от изменения элементов товарного знака.

Компания Гуандун утверждает, что суд первой инстанции не привел и не обосновал методологию, на основании которой установил воспроизведение на товарах обозначений нескольких товарных знаков, в том числе указал на отсутствие доказательств использования каждого из таких товарных знаков по отдельности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При этом, исходя из положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Учитывая принятие судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований, компания Ферреро должна была доказать использование спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия" в период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, т.е. с 22.10.2018 по 21.10.2021.

Суд первой инстанции установил, что в подтверждение факта использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ компания Ферреро представила доказательства введения в гражданский оборот кондитерских изделий, маркированных спорным товарным знаком (товарные накладные, фотографии произведенных товаров, включая товары в упаковке, рекламные материалы), а также указал на значительный объем соответствующих доказательств.

В части достоверности представленных ответчиком доказательств, а также признания их судом допустимыми для подтверждения использования товарного знака заявитель кассационной жалобы не заявляет доводы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатирует, что доводы заявителя кассационной жалобы фактически сводятся к его несогласию с выводом суда первой инстанции об использовании как на самих товарах, так и в товарно-сопроводительной и иной документации к кондитерским изделиям, производимым и введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем или под его контролем, именно спорного товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет данные доводы кассационной жалобы по следующим основаниям.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, на упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, в ряде письменных доказательств, в том числе в таможенных декларациях, в декларациях на товары, на фотографиях кондитерских изделий, правообладатель использует обозначение, включающее также словесные элементы "Kinder" и "СЮРПРИЗ".

Доводы заявителя кассационной жалобы об использовании в данных документах не обозначения "", а товарного знака "" противоречат указанным доказательствам, поскольку словесные элементы, используемые при маркировке товаров, не включают в себя словесный элемент "Киндер". Использование при такой маркировке обозначения в латинице не может быть признано использованием товарного знака "" в смысле статьи 1486 ГК РФ, так как изменено его существо.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу N СИП-745/2021, от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020 и др.

В свою очередь, в значительном числе товарных накладных в качестве индивидуализации товара правообладатель использовал указание на поставку третьим лицам продукции "Яйцо К. Сюрприз", что также опровергает доводы компании Гуандун об использовании иного средства индивидуализации.

Спорный товарный знак является словесным, тем самым доводы заявителя кассационной жалобы о "существенном изменении обозначения" при использовании в товарно-сопроводительных документах и в декларациях на товары президиум Суда по интеллектуальным правам считает необоснованными.

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что реализуемые компанией Ферреро кондитерские изделия, помимо словесного обозначения "СЮРПРИЗ", содержат словесное обозначение "Kinder", а не "Киндер" или "Киндер СЮРПРИЗ", как утверждает заявитель кассационной жалобы.

В силу этого президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что на товарах компании Ферреро используется ряд обозначений, некоторые из которых указывают на серию товара ("Kinder", красная волна на белом фоне с каплями и т.п.), а некоторые - индивидуализируют именно конкретный товар ("СЮРПРИЗ", "BUENO", "PINGUI" и пр.).

В свою очередь, тот довод заявителя кассационной жалобы, что суд первой инстанции не отметил, какие именно товарные знаки использует правообладатель совместно со спорным товарным знаком, президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет.

Согласно положениям статьи 1486 ГК РФ при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежит рассмотрению вопрос об использовании именно того товарного знака, в отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении.

Использование иных средств индивидуализации на товаре (упаковке товара), помимо спорного товарного знака, не влияет на вывод об использовании или неиспользовании рассматриваемого обозначения.

В данном случае суд первой инстанции исходил из того, что использование спорного товарного знака подтверждается совокупностью доказательств, каждое из которых не опровергнуто ответчиком документально, а также учитывал, что в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не заявлял о фальсификации представленных ответчиком доказательств.

Всем доказательствам, представленным сторонами, включая заключение по результатам проведенного социологического опроса, суд первой инстанции дал надлежащую и мотивированную оценку.

Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной инстанции не имеется оснований для переоценки доказательств, на основании которых суд первой инстанции сделал вышеуказанные выводы.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 того же Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу N СИП-47/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (единый код общественной кредитоспособности - 91440500MA4WBJJ14P) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова

Д.А. Булгаков