Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2023 г. по делу N СИП-1106/2022 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания в связи с недоказанностью истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2023 г. по делу N СИП-1106/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2023 года

Полный текст решения изготовлен 1 июня 2023 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" (ул. Бирюсинка, д. 6, к. 1-5, пом. XVI, ком. 15, Москва, 107497, ОГРН 1027739312281) к акционерному обществу "Спецкабель" (пр-т Энергетиков, д. 19, Санкт-Петербург, 195248, ОГРН 1027810355825) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 6-го и 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" - Лумпова А.Н., Исаев В.В. (по совместной доверенности от 15.12.2022);

от акционерного общества "Спецкабель" - Аверкина М.С. (по доверенности от 14.11.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" (далее - общество НПП "Спецкабель") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Спецкабель" (далее - общество "Спецкабель") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", а также товаров 9-го класса МКТУ "кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; передатчики [дистанционная связь]; провода электрические; радиопередатчики дальней связи; электропроводка" (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака общество НПП "Спецкабель" указывает на установленные в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2022 по делу N СИП-1335/2021 обстоятельства, согласно которым, в частности, общество НПП "Спецкабель" было признано лицом, которое в течение длительного времени осуществляет производство, продвижение и реализацию широкого ассортимента кабельной продукции и сопутствующих ей товаров, использует обозначения "" и "" с тождественным элементом "Спецкабель".

Истец сообщает, что в деле N СИП-1335/2021 его требования были частично удовлетворены: досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака в отношении части товаров 6-го и 9-го классов МКТУ.

Общество НПП "Спецкабель" считает, что оставшиеся товары 6-го класса МКТУ являются однородными такому товару как "огнестойкие кабельные линии" (далее - ОКЛ) для систем противопожарной защиты, поскольку ОКЛ является обязательным строительным элементом (конструкцией) здания или сооружения, и при строительстве используется наравне со спорными товарами 6-го класса МКТУ.

Общество НПП "Спецкабель" отмечает, что в качестве кабеленесущего элемента являются металлические трубы, что свидетельствует о взаимодополняемости этих товаров как частей системы противопожарной защиты.

Общество НПП "Спецкабель" указывает, что комплектные элементы ОКЛ являются различными формами строительных материалов, используемых при строительстве здания или сооружения, что подтверждает однородность товаров "материалы строительные" и ОКЛ.

Общество НПП "Спецкабель" сообщает и о том, что в ОКЛ применяются стыковые накладки, в том числе при использовании труб в форме трубных хомутов и в форме безрезьбовых соединительных муфт.

Истец считает, что в отношении товара "материалы армирующие для труб, трубопроводов" его заинтересованность подтверждается тем, что одной и форм армирующего материала для труб и трубопроводов является металлическая проволока, в отношении которой в решении от 25.03.2022 по делу N СИП-1335/2021 общество НПП "Спецкабель" было признано заинтересованным лицом, кроме того, металлическая проволока является комплектным элементом ОКЛ.

Ссылаясь на то, что к устройствам, являющимся формой передатчика, который функционирует в системах дистанционной проводной связи, всегда подключены кабельные изделия, предназначенные для совместной работы с данными устройствами, истец утверждает об однородности товаров "передатчики [дистанционная связь], радиопередатчики дальней связи" с кабельной продукцией.

В качестве обстоятельств, указывающих на наличие новых оснований для рассмотрения повторного иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ, относящихся к кабельным изделиям, истец указывает на то, что имеются сомнения в правомерности использования спорного товарного знака ответчиком.

В уточненном заявлении от 27.12.2022 общество НПП "Спецкабель" подробно описывает доводы об однородности товаров 9-го класса МКТУ "передатчики [дистанционная связь], радиопередатчики дальней связи" с продукцией истца, указывая на взаимосвязь кабельных изделий (фидеров) и радиопередатчиков.

В отзыве на исковое заявление общество "Спецкабель" указывает на установленные в рамках дела N СИП-1335/2021 обстоятельства, согласно которым истец был признан незаинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении оставшихся товаров 6-го и 9-го классов МКТУ, поскольку было установлено, что данные товары не являются однородными продукции истца.

Как полагает, общество "Спецкабель", фактически доводы истца относительно однородности сравниваемых товаров, изложенных в заявлении, сводятся к его личному несогласию с судебными актами по делу N СИП-1335/2021.

Ответчик указывает, что документы, на которые ссылается истец, не подтверждают его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении спорных товаров, поскольку часть представленных истцом документов не имеет отношения к истцу и спорному товарному знаку, другие представленные истцом доказательства не содержат обозначений, которые могут быть признаны сходными до степени смешения со спорным товарным знаком.

Ответчик также отмечает, что спорный товарный знак и товарные знаки истца "", "" по свидетельствам N 489335 и N 222287, указанные в материалах заявления, не ассоциируются друг с другом и имеют существенные визуальные и фонетические отличия, что не позволяет признать их сходными до степени смешения.

Истец 13.02.2023 представил письменные пояснения, в которых выражает позицию о том, что ответчик не доказал использование товарного знака законным путем в отношении спорных товаров.

Ответчик 13.02.2023 представил дополнение к отзыву, в частности о том, что не удалось договориться об урегулировании спора во внесудебном порядке.

В дальнейшем ответчик на ходатайство истца об истребовании доказательств представил 09.03.202 отзыв, к которому приложил сертификат соответствия.

Истец 16.03.2023 и 20.03.2023 представил дополнения к заявлению, в которых излагает позицию о том, что ответчик реализует не свою продукцию, а третьих лиц.

Ответчик 16.05.2023 представил отзыв на исковое заявление.

В дальнейшем 23.05.2023 и 24.05.2023 стороны представили свои правовые позиции.

В судебном заседании, состоявшемся 25.05.2023, представители общества НПП "Спецкабель" поддержали доводы, изложенные в исковом заявлении и письменных пояснениях

Представители общества "Спецкабель" возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзывах на исковое заявление.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением в его адрес судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество "Спецкабель" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 327966, зарегистрированного 15.06.2007 по заявке N 2005731139 с приоритетом от 24.11.2005 в отношении товаров 6-го класса "звенья натяжные соединительные для проволоки; материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; проволока алюминиевая; проволока для мягкой пайки; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов [за исключением плавкой проволоки]; проволока медная неизолированная; проволока стальная; проволока; ткани проволочные; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", 9-го класса "жилы идентификационные для электрических проводов; звукопроводы; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; передатчики [дистанционная связь]; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; радиопередатчики дальней связи; соединения для электрических линий; соединения электрические; стекла с токопроводящим покрытием; электропроводка" МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2022 по делу N СИП-1335/2021, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2022 и определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.11.2022, правовая охрана товарного знака досрочно прекращена в отношении части товаров 6-го класса МКТУ "звенья натяжные соединительные для проволоки; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; проволока алюминиевая; проволока для мягкой пайки; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов [за исключением плавкой проволоки]; проволока медная неизолированная; проволока стальная; проволока; ткани проволочные", и части товаров 9-го класса МКТУ "жилы идентификационные для электрических проводов; звукопроводы; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; соединения для электрических линий; соединения электрические; стекла с токопроводящим покрытием".

В связи с этим на дату направления досудебной претензии в рамках настоящего дела правовая охрана спорного товарного знака действует в отношении следующих товаров 6-го класса МКТУ "материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", 9-го класса МКТУ "кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; передатчики [дистанционная связь]; проводники электрические; радиопередатчики дальней связи; электропроводка".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении оставшихся товаров, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации указанных товаров, общество НПП "Спецкабель" направило обществу "Спецкабель" по юридическому адресу предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный знак или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

Получив отрицательный ответ на досудебную претензию, по истечении установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока, общество "ТД "Альянс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

В подтверждение факта соблюдения досудебного порядка урегулирования настоящего спора в материалы дела общество НПП "Спецкабель" представило: предложение от 19.09.2022 N 1411 (т. 1, л.д. 26-27), письмо с отрицательным ответом на претензию от 16.11.2022 N 102/СИП-ТЗ/22 (т. 1, л.д. 28).

Таким образом, учитывая подачу искового заявления 08.12.2022, а также отсутствие со стороны ответчика возражений, обязательный досудебный порядок урегулирования настоящего спора, установленный статьей 1486 ГК РФ, следует считать соблюденным, в связи с чем Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что спор может быть рассмотрен по существу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество НПП "Спецкабель" представило следующие документы: сертификаты соответствия на ОКЛ; технические условия на продукцию истца; договор поставки от 26.05.2021 N РР-26/2021-1256, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Омский завод полипропилена" со спецификацией; счета-оферты от 08.09.2020 N 2940, от 27.08.2020 N 2824, от 06.08.2020 N 2587, от 27.07.2020 N 2423, счета-фактуры от 17.02.2021, товарные накладные от 28.02.2020 N 156; заключенный с акционерным обществом "ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ" со спецификацией; договор поставки от 29.12.2020 N П-624-2020, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Меркурий" со спецификацией; счета-фактуры от 29.06.2021 N СКЦБ-4427, от 11.08.2021 N СКЦБ-5964; распечатка из сети Интернет о продукции истца; каталоги ОКЛ; решение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2022 по делу N СИП-1335/2021; справочная информация по кабельной продукции, вводимой в гражданский оборот; распечатки веб-страниц; выписка из реестра сертификатов соответствия; материалы контрольных закупок; распечатки архивных страниц; каталог продукции; доказательства реализации сборки кабельной, оптической кабельной сборки, жгута соединительного оптического; контракт от 28.07.2022; распечатки из сети Интернет; протокол осмотра доказательств от 28.02.2023.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что истец в течение длительного времени осуществляет производство, продвижение и реализацию широкого ассортимента кабельной продукции и сопутствующей ей товаров, используя для индивидуализации продукции и осуществляемой деятельности комбинированные обозначения "", "".

Предприятием также осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения "" путем обращения 09.12.2021 с заявкой N 2021781895 на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 6, 7, 9-го класса МКТУ.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив используемые истцом обозначения "", "", а также обозначение "" по заявке N 2021781895, и принадлежащий ответчику товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 327966, в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд пришел к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет одинакового смыслового значения, вида и характера изобразительного элемента (стилизованное изображение кабеля в поперечном разрезе), тождественного словесного элемента "Спецкабель", который хотя и является в спорном товарном знаке неохраняемым, но влияет на общее зрительное впечатление, которое возникает при просмотре обозначения.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, коллегия судей пришла к выводу о том, что указанные в перечне регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 товары 6-го класса "материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", 9-го класса "передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики дальней связи" МКТУ не могут быть признаны однородными производимым и реализуемым истцом товарам (кабели различного вида и назначения, огнестойкие кабельные линии и сопутствующие им товары), поскольку относятся к разным видам товаров (электротехническая и сантехническая продукция, аппараты для связи), имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, не могут быть признаны взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товаров, имеют разные каналы реализации, круг потребителей.

Ссылка истца на то, что названные товары могут содержать в своих конструкциях кабели, не является основанием для признания соответствующих товаров однородными ввиду взаимодополняемости, поскольку названные товары реализуются самостоятельно и отдельно.

Коллегия судей также отмечает, что в рамках дела N СИП-1335/2021 то названные обстоятельства уже были предметом исследования суда, поскольку истцом были также заявлены требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 6-го и 9-го классов МКТУ.

В рамках указанного дела истцом приводились в целом аналогичные доводы и доказательства в подтверждение однородности товаров 6-го и 9-го классов МКТУ товарам, в отношении которых осуществляет деятельность истец.

Так, в деле N СИП-1335/2021 судом установлено, что деятельность общества НПП "Спецкабель" связана с производством и реализацией кабелей различного вида и назначения, огнестойких кабельных линий и сопутствующих им товаров. В настоящем деле истец не привел новых доказательств осуществления в том числе и иной деятельности.

И в деле N СИП-1335/2021 и в настоящем деле общество НПП "Спецкабель" приводит доводы о том, что товары 6-го класса МКТУ "материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", 9-го класса МКТУ "передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики дальней связи" являются однородными производимой и реализуемой им продукции.

Суд первой инстанции в решении по делу N СИП-1335/2021 указал, что сравниваемые товары относятся к разным видам товаров (электротехническая и сантехническая продукция, аппараты для связи), имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, не могут быть признаны взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товаров, имеют разные каналы реализации, круг потребителей.

Доводы общества НПП "Спецкабель" об однородности сравниваемых товаров, связанные с совместным использованием кабельной продукции и средств для ее крепления, а также водопроводных труб для создания систем противопожарной защиты, были отклонены судом, поскольку совместное использование таких товаров при оборудовании зданий и сооружений не порочит вывод о том, что такие товары относятся к разным видам: электротехническая продукция; сантехническая продукция и продукция для водоснабжения; средства связи.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с указанными выводами суда первой инстанции об отсутствии такой однородности, отметив, что такой вывод основан на правильном применении положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, и пункта 162 Постановления N 10, методология определения однородности товаров применена судом первой инстанции верно.

Коллегия судей отмечает, что анализ документов, уже оцененных арбитражным судом при рассмотрении другого дела, является нарушением требований ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.03.2008 N 12664/07 по делу N А29-2753/06-1э.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в материалах настоящего дела иных доказательств, свидетельствующих о возможности квалификации сравниваемых товаров 6-го и 9-го классов МКТУ, с одной стороны, с продукцией истца, с другой стороны, в качестве однородных, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о недоказанности заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 6-го класса "материалы армирующие для труб, трубопроводов; материалы строительные; накладки стыковые, строительные для гидроизоляции; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубопроводы; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления", 9-го класса "передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики дальней связи".

Вместе с тем товары 9-го класса МКТУ "кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; провода электрические; электропроводка" могут быть признаны однородными с товарами, производство и реализацию которых осуществляет истец, так как они относятся к одному виду товаров (электротехнические изделия и приспособления для них), имеют сходное назначение (передача электрического тока), могут быть взаимозаменяемыми, имеют сходные условия продаж и круг потребителей.

С учетом вышеизложенного истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 9-го класса "кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; провода электрические; электропроводка" МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (19.09.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 19.09.2019 по 18.09.2022 включительно.

В подтверждение фактического использования спорного товарного знака обществом представлены следующие документы: платежные поручения, счета-фактуры, счета на оплату, счета-оферты, товарные накладные от 28.02.2020 N 156; фотографии упаковки и продукции.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорного товарного знака, пришел к выводу о доказанности ответчиком использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации товаров 9-го класса "материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; провода электрические; электропроводка" МКТУ.

В частности, введение обществом в гражданский оборот этих товаров подтверждается имеющимися в материалах дела счетами-фактурами и товарными, товарно-транспортными накладными, на которых в печати общества размещены изобразительный и словесный элемент спорного товарного знака, что расценивается судом как использование этого товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (подпункт 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

При этом коллегия судей исходит из того, что в силу положений статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование как средство индивидуализации юридических лиц всегда должно быть словесным. Между тем, в рассматриваемом случае имеющийся на представленных в материалы дела товаросопроводительных документах оттиск печати общества помимо словесного элемента "СПЕЦКАБЕЛЬ" содержит изобразительный элемент (стилизованное изображение кабеля в поперечном разрезе), что само по себе исключает квалификацию использованного обозначения в качестве собственно фирменного наименования, а не спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2022 по делу N СИП-1335/2021 и от 06.08.2021 по делу N СИП-900/2021.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "N СИП-900/2021" имеется в виду "N СИП-900/2020"

Суд по интеллектуальным правам также полагает, что использование на оттисках печати общества обозначения с изменением места расположения словесного элемента и увеличением размера шрифта не меняет существа товарного знака и не ограничивает его правовую охрану.

Признавая спорный товарный знак использованным в отношении товаров 9-го класса "материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей" МКТУ, суд учитывает, что ответчиком вводились в гражданский оборот с использованием на товаросопроводительных документах такие товары как "витая пара", "соединительное устройство для перехода на стандартный кабель", что относится к вышеназванным товарам 9-го класса МКТУ.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что в рамках дела N СИП-1335/2021 судом также установлено использование в период с 30.09.2018 по 29.09.2021 включительно спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ "материалы для электрических проводов линий электропередач; муфты соединительные для кабелей; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; провода электрические; электропроводка", в отношении которых доказана заинтересованность предприятия. Указанный период времени пересекается с периодом времени, в отношении которого правообладателем в настоящем дела должно быть доказано использование спорного товарного знака, а именно с 19.09.2019 по 18.09.2022. При этом вывод об использовании ответчиком спорного товарного знака был сделан судом в том числе и на основании документов, относящихся к этому периоду (с 19.09.2019 по 18.09.2022) и представленных ответчиком также и в настоящем деле.

Кроме того, суд первой инстанции отклонил ссылку истца, приведенную и в настоящем деле, на осуществление ответчиком только продажи кабельной продукции иностранных производителей, указав на то, что маркировка спорным товарным знаком изготовленных иными лицами по заказу правообладателя товаров также является надлежащим способом использования товарного знака.

В рамках настоящего дела ответчиком также представлены дополнительные документы, относящиеся к периоду с 19.09.2019 по 18.09.2022 включительно, в подтверждение использования спорного товарного знака в товаросопроводительной документации (договоры, счета-фактуры, платежные поручения), из которых следует, что ответчиком с использованием спорного товарного знака вводились в гражданский оборот товары: кабели, адаптеры, провода, тестеры, наконечники, цифровые клещи для изменения тока.

Таким образом, ответчиком доказано использование спорного товарного знака при введении в гражданский оборот товаров, в отношении которых установлена заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

При таких обстоятельствах требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 6-го и 9-го классов, для индивидуализации которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" (ОГРН 1027739312281) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 327966 в отношении товаров 6-го и 9-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования, оставить без удовлетворения.

Отменить принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2023 по делу N СИП-1106/2022 обеспечительные меры в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности совершать действия по принятию решения по заявке общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" N 2021781895 до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-1106/2022.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев