Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2023 г. N С01-806/2023 по делу N А40-33882/2022 Дело по иску о защите исключительных прав на товарный знак направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и спорного обозначения ответчика обычными потребителями соответствующих товаров/услуг являются преждевременным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2023 г. N С01-806/2023 по делу N А40-33882/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Голофаева В.В., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2023 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к индивидуальному предпринимателю Ткачуку Андрею Валерьевичу (Москва, ОГРНИП 315774600318851) о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (паспорт гражданина Российской Федерации);

представитель индивидуального предпринимателя Ткачука Андрея Валерьевича - Мадаминов Р.А. (по доверенности от 05.06.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ткачуку Андрею Валерьевичу о запрете использовать обозначение "АРКАД" при осуществлении деятельности по реализации товаров, произведенных иными лицами.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Ибатуллин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

От Ткачука А.В. поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания) приняли участие истец и представитель ответчика.

Истец доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истец является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 595592, зарегистрированного, в частности, в отношении услуг 35-го класса "розничная продажа непродовольственных товаров, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как указывает истец, ответчик используете сходное с его товарным знаком обозначение "АРКАД" при осуществлении деятельности по продаже ювелирных изделий без согласия истца.

Полагая, что соответствующие действия ответчика нарушают принадлежащее истцу исключительное право на указанный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Суды первой и апелляционной инстанций признали доказанным наличие у истца исключительного права на названный товарный знак, а также установили, что ответчик использует обозначение, включающее в себя словесные элементы "АРКАД", "ювелирный дом" и изобразительный элемент.

Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств возникновения вероятности смешения товарного знака истца и обозначения ответчика в глазах потребителей.

При этом суды первой и апелляционной инстанций приняли во внимание следующие обстоятельства:

основным видом деятельности ответчика является торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах, а товарный знак истца зарегистрирован в отношении услуг 35-го класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), организация выставок и ярмарок, что включает продажу товаров, но отсутствует указание на индивидуализацию товаров для продажи;

конкурентных отношений между истцом и ответчиком не имеется, поскольку истец не представил доказательств самостоятельного использования спорного товарного знака, а лицензиат истца (общество с ограниченной ответственностью "АРКАДА") осуществляет розничную торговлю инструментами для дома и сада, в то время как ответчик осуществляет деятельность по продаже ювелирных изделий;

услуги 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, не однородны товарам 14-го класса МКТУ, которые продает ответчик;

истец не заинтересован в дальнейшем использовании спорного товарного знака в отношении ювелирных изделий, так как добровольно прекратил правовую охрану спорного товарного знака для товаров 14-го класса МКТУ;

на имя ответчика зарегистрирован товарный знак со словесным элементом "АРКАД" по свидетельству Российской Федерации N 888123 для индивидуализации товаров 14-го класса МКТУ, производством которых занимается ответчик.

На основании изложенного суды первой и апелляционной инстанций сочли неподтвержденным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак и отказали в удовлетворении иска.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак, об обозначении используемом ответчиком, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе истец ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций методологии установления вероятности смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца, отмечая, что суды уклонились от оценки сходства сравниваемых обозначений и однородности соответствующих товаров и услуг.

Податель кассационной жалобы подчеркивает, что спорный товарный знак зарегистрирован для таких услуг 35-го класса МКТУ, как "розничная продажа непродовольственных товаров, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа", которые суды первой и апелляционной инстанций не исследовали на предмет однородности с деятельностью ответчика.

При этом истец считает необоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что ответчик занимается производством товаров 14-го класса МКТУ, ввиду того, что в ходе рассмотрения дела ответчик не оспаривал то, что он осуществляет деятельность по продаже ювелирных изделий.

Кроме того, истец полагает, что суды необоснованно приняли во внимание те обстоятельства, которые не имеют значения для правильного рассмотрения дела по существу (использование товарного знака не самим правообладателем, а его лицензиатом; отсутствие между сторонами конкурентных отношений; прекращение правовой охраны спорного товарного знака для товаров 14-го класса МКТУ; регистрацию на имя ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 888123, поскольку его правовая охрана была признана недействительной).

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений основанными на правильном применении норм материального права и на установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

При оценке тождественности или сходства между использованным ответчиком обозначением и товарным знаком истца и установления однородности товаров/услуг следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики суду необходимо провести оценку вероятности смешений обозначений, сделав выводы о степени сходства; степени однородности товаров и услуг, проведя сравнение товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и используется обозначение ответчика; а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения. Установление всех этих обстоятельств должно предшествовать выводу о наличии или отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и спорного обозначения ответчика.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Кроме того, как отмечено выше, установление определенной степени сходства, в том числе и низкой, подразумевает необходимость дальнейшего анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и используется обозначение ответчика, поскольку смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг).

Обжалуемые судебные акты содержат вывод о том, что истец не представил доказательств возникновения вероятности смешения товарного знака истца и обозначения ответчика в глазах потребителей.

Вместе с тем в нарушение изложенных разъяснений высшей судебной инстанции, обжалуемые судебные акты не содержат анализа степени сходства товарного знака истца и обозначения ответчика, однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца (суды проанализировали только несколько услуг 35-го класса МКТУ, оставив без внимания иные услуги, в том числе, поименованные в кассационной жалобе), и деятельности ответчика, осуществляемой под спорным обозначением. Вывод о степени сходства сравниваемых обозначений, однородности таких товаров и услуг применительно к изложенным критериям в обжалуемых судебных актах также отсутствует.

Суд кассационной инстанции также отмечает, что истец просит запретить ответчику использовать обозначение "АРКАД" при осуществлении деятельности по реализации товаров, произведенных иными лицами.

В обжалуемых судебных актах имеется указание на использование ответчиком спорного обозначения при продаже ювелирных изделий, на использование ответчиком спорного обозначения для индивидуализации производимых им ювелирных изделий. Однако суды не указали, на основании каких доказательств пришли к выводу о производстве ответчиком товаров 14-го класса МКТУ и не изложили соответствующие мотивы.

При этом установление того, для чего фактически ответчик использует спорное обозначение, имеет значение для определения однородности соответствующих товаров/услуг ответчика товарам/услугам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что вышеприведенную методологию установления вероятности смешения сравниваемых обозначений суды первой и апелляционной инстанций не соблюли, поскольку уклонились от установления сходства и однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и для индивидуализации которых ответчик использовал спорное обозначение.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и спорного обозначения ответчика обычными потребителями соответствующих товаров/услуг преждевременным, не соответствующим нормам материального права и разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления N 10.

При этом отсутствие доказательств использования спорного товарного знака самим правообладателем, отсутствие между сторонами конкурентных отношений, прекращение правовой охраны спорного товарного знака для товаров 14-го класса МКТУ не исключает нарушения исключительного права на спорный товарный знак в отношении других товаров/услуг, для которых он зарегистрирован, помимо товаров 14-го класса МКТУ, для которых его правовая охрана прекращена.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 Постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Регистрация на имя ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 888123 также не может быть принята во внимание, поскольку его правовая охрана была признана недействительной.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к тому выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций не исследовали и не установили все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, не оценили представленные в материалы дела доказательства.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.С. Четвертакова