Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2023 г. N С01-686/2023 по делу N А40-71253/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о защите прав на изобретение, взыскании денежных средств по лицензионному договору на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, решение и постановление надлежит отменить в части взыскания вознаграждения в виде роялти

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2023 г. N С01-686/2023 по делу N А40-71253/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борзило Е.Ю., Булгакова Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью КБ "527" (ул. Осташковская, д. 13, кв. 40, Москва, 129345, ОГРН 5167746320792) и общества с ограниченной ответственностью "ДК Рейсинг" (наб. Краснопресненская, д. 12, оф. зд. 1, под. 3, эт. 12, пом. IД, 1209, ком. 9А, Москва, 123610, ОГРН 1177746150460) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью КБ "527" к обществу с ограниченной ответственностью "ДК Рейсинг" о защите прав на изобретение, взыскании денежных средств по лицензионному договору.

В судебном заседании приняли участие представитель общества с ограниченной ответственностью КБ "527" - Макарова А.В. (по доверенности от 15.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью КБ "527" (далее - истец, общество КБ "527") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ДК Рейсинг" (далее - ответчик, общество "ДК Рейсинг") о защите прав на изобретение по патенту Российской Федерации N 2672231, взыскании по лицензионному договору N 527/1А о предоставлении права использования изобретения от 27.01.2020 вознаграждения в общем размере 25 953 708 рублей 80 копеек, неустойки в размере 796 900 рублей, неустойки с 02.10.2022 по день фактической оплаты.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023, заявленные исковые требования были удовлетворены в части. Суд взыскал с общества "ДК Рейсинг" в пользу общества КБ "527" единовременное вознаграждение в размере 1 300 000 рублей; неустойку по состоянию на 21.11.2022 в размере 863 200 рублей; неустойку, начисленную на сумму 1 300 000 рублей за период с 22.11.2022 по день фактического исполнения обязательства, исходя из 0,1% за каждый день просрочки; а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 287 рублей 40 копеек. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований было отказано. Кроме того, суд взыскал с общества КБ "527" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 121 209 рублей.

Не согласившись с принятыми судебными актами общество "ДК Рейсинг" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 20.03.2023 передал по подсудности кассационную жалобу общества "ДК Рейсинг" в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы считает, что судами необоснованно проигнорированы доводы о том, что договор от 27.01.2020 N 527/1А о предоставлении права использования изобретения является незаключенным, проигнорирован факт наличия в условиях договора противоречий в отношении предмета договора, а также не дана оценка доводу ответчика о том, что спорный договор не исполнялся и не мог быть исполнен ни одной из сторон.

Судами нижестоящих инстанций, по мнению общества "ДК Рейсинг", незаконно удовлетворены исковые требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 и не применены положения Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление от 28.03.2022 N 497) и Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление от 24.12.2020 N 44) в период действия моратория на банкротство, при этом неустойка рассчитана на основании норм расторгнутого договора.

Как полагает ответчик, судами нижестоящих инстанций не применены положения пункта 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) несмотря на наличие в материалах дела сведений о недобросовестном поведении истца.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество КБ "527" также обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции в части. Взыскать с ответчика в пользу истца 24 653 708 рублей 80 копеек вознаграждения (роялти), а также неустойку за просрочку оплаты единовременного вознаграждения за предоставление права использования изобретения за период с 02.10.2020 до даты фактического исполнения обязательств.

Истец считает, что судами был установлен факт использования ответчиком изобретения. Ответчиком же не предоставлено никаких доказательств использования иного изобретения, кроме изобретения принадлежащего истцу.

Общество КБ "527" также отмечает, что неточность расчета требований о вознаграждении влечет возможность снизить его размер, а не отказать в удовлетворении требования, на что указывает пункт 5 статьи 393 ГК РФ.

В отзыве на кассационную жалобу ответчика истец возражает против ее удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в его кассационной жалобе.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 27.01.2020 между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор N 527/1А о предоставлении права использования изобретения.

В соответствии с пунктом 1.1. договора лицензиар (обладатель патента N 2672231, приоритет изобретения по заявке N 2018104743 от 07.02.2018) обязался предоставить лицензиату право использования изобретения в установленных договором пределах, а лицензиат обязуется уплачивать обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктом 1.2. договора объектом по договору является конструкция "каркас гоночного автомобиля". Способы использования согласованы в пунктах 1.3., 1.3.1. - 1.3.4. договора.

В соответствии с пунктом 1.4. договора территория, на которой допускается использование изобретения - все страны мира (без ограничений).

В соответствии с пунктом 4.1. договора единовременно за право использования изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 1 300 000 рублей в течение 6 месяцев с момента заключения лицензионного договора.

Как указал истец, у ответчика образовалась задолженность по лицензионному договору в размере 1 300 000 рублей.

В соответствии с пунктом 4.2. договора за использование изобретения лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде процентных отчислений с момента заключения договора в следующем размере 20% от чистой прибыли каждого произведенного продукта на основе изобретения. Чистая прибыль считается как совокупная стоимость материалов и комплектующих, входящих в продукт на основе изобретения, а также стоимость фактических затрат на производство.

По мнению истца, общество "ДК Рейсинг" произвело не менее 64 автомобилей марки "Shortcut", используя изобретение, принадлежащее обществу КБ "527", что согласуется с цифрой, которую назвал Даев М.В. (учредитель общества "ДК Рейсинг") в своем интервью.

В связи с изложенным истец также заявил требование о взыскании с ответчика роялти в размере 24 653 708 рублей 80 копеек и требование о взыскании неустойки, начисленной на сумму 1 300 000 рублей за период с 28.07.2020 по 31.03.2022 в размере 796 900 рублей, а также неустойки с 02.10.2022 по день фактической оплаты.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, установив, что факт наличия на стороне ответчика основного долга по лицензионному договору подтвержден материалами дела, при этом установив, что использование ответчиком исключительных прав истца на изобретение истцом в виде выпуска автомобилей на основе конструкция "каркас гоночного автомобиля" не доказано, что свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в части взыскания роялти в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ) (абзац 4 пункта 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)), а также произведя перерасчет неустойки с учетом Постановления от 28.03.2022 N 497 и отказав во взыскании неустойки за период с 01.04.2022 по дату отмены моратория, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев заявленные требования, оценив все имеющиеся доказательства по делу, пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд по интеллектуальным правам не усматривает правовых оснований для отмены принятых по делу судебных актов на основании доводов кассационной жалобы общества "ДК Рейсинг".

На основании пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 этого Кодекса (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

Согласно пункту 6 статьи 1235 ГК РФ к существенным условиям лицензионного договора относятся:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Как указано в пункте 1 статьи 1236 ГК РФ, лицензионный договор может предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной) (пункт 2 названной статьи).

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Изложенные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции и им дана исчерпывающая оценка. Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют вышеприведенным правовым нормам.

В частности, был исследован довод о том, что спорный договор между истцом и ответчиком не прошел государственную регистрацию, что, по мнению ответчика, свидетельствует о том, что исключительное право по этому договору не было предоставлено ему для использования.

Как разъяснено в пункте 37 Постановления N 10, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1, 2 статьи 433 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными" сторона договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность.

По смыслу статей 164, 165, пункта 3 статьи 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору.

Поскольку спорный договор не прошел необходимую государственную регистрацию, соответственно не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора и о содержании его условий.

При этом обязательственные отношения из договора (то есть правоотношения между лицензиаром и лицензиатом) возникают независимо от государственной регистрации. Такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между сторонами договора, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в отсутствие государственной регистрации предоставления права использования изобретения ответчик не имел возможности использовать изобретение (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3.4. Лицензионного договора он подлежит передаче на регистрацию после получения Лицензиаром патента и подписания Сторонами дополнительного соглашения с указанием реквизитов патента.

Как верно установили суды, данный пункт содержит техническую опечатку, так как патент уже был зарегистрирован.

Ответчик, ссылаясь на незаключенность договора, необоснованно не принимает во внимание Технические требования к автомобилям CN 1600 SHORTCUT и Перечень действующих базовых национальных омологаций, из которых следует, что при получении разрешительных документов для участия в соревнованиях РАФ1 общество "ДК Рейсинг" указывало на производство своих товаров по лицензии общества КБ "527". Никаких иных лицензионных договоров между сторонами не заключалось, неопределенность относительно предмета договора между сторонами отсутствует.

Следовательно, у судов не имелось оснований считать договор 527/1А незаключенным.

Судами, по мнению общества "ДК Рейсинг", незаконно удовлетворены исковые требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 и не применены положения, действующие в период действия моратория на банкротство, а неустойка рассчитана на основании норм расторгнутого договора.

Вопреки указанному мнению, суд первой инстанции при вынесении решения при расчете неустойки исключил период с 01.04.2022 по 30.09.2022, следовательно, суд первой инстанции учел положения Постановления от 28.03.2022 N 497 и Постановления от 24.12.2020 N 44. На что обоснованно сослался суд апелляционной инстанции в постановлении.

Довод общества "ДК Рейсинг" об отсутствии правовых оснований для начисления неустойки за просрочку исполнения обязательства по оплате лицензионного платежа за период после расторжения договора подлежит отклонению как основанный на ошибочном толковании норм материального права.

Как разъяснено в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства; присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

В пункте 66 Постановления N 7 отмечено, что по общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства (пункт 4 статьи 329 ГК РФ); если при расторжении договора основное обязательство не прекращается, то взысканию подлежат не только установленные договором платежи, но и неустойка за просрочку их уплаты.

Таким образом, поскольку при расторжении лицензионного договора не прекращается обязательство по уплате суммы основного долга по оплате лицензионного платежа за спорный период, то неустойка начисляется до момента фактического исполнения обязательства по оплате долга.

Доводы заявителя кассационной жалобы о необходимости применения в рассматриваемом случае положений статьи 404 ГК РФ также были рассмотрены судом апелляционной инстанции и были признаны необоснованными.

Поскольку судами мотивированно установлены основания для взыскания задолженности по договору вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по уплате лицензионного платежа, суд кассационной инстанции не может согласиться с аргументом названного лица о том, что требование истца о выплате неустойки по спорному договору по существу является злоупотреблением правом.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Отклоняя анализируемый довод кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что общество не приводит ссылок на фактические обстоятельства, которые могли бы достоверно свидетельствовать о наличии в действиях истца признаков недобросовестности либо опровергнуть выводы об отсутствии таких признаков.

Иные заявленные в кассационной жалобе общества "ДК Рейсинг" доводы сводятся к воспроизведению правовой позиции ответчика по существу спора, получившей оценку в судах первой и апелляционной инстанций. Соответствующие доводы направлены на переоценку фактических обстоятельств и собранных по делу доказательств, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого оценка доказательств и установление обстоятельств дела не входит.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции считает заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы истца.

Согласно пунктам 1 и 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Как следует из пункта 40 Постановления N 10 сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ). По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Поскольку истец обязательства, обусловленные договором, исполнил надлежащим образом, у ответчика в силу статей 1027, 1235 ГК РФ возникли встречные обязательства.

С учетом содержания приведенных норм права и разъяснений, содержащихся в пункте 40 Постановления N 10, в предмет доказывания по делам о взыскании денежных средств за ненадлежащее исполнение обязательства по оплате вознаграждения по лицензионному договору, в котором размер вознаграждения согласован в форме процентных отчислений от дохода (выручки), входит установление обстоятельства относительно того, осуществлялось ли использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.

В зависимости от установления данного обстоятельства требования лицензиара подлежат правовой квалификации судом как требования о взыскании долга по оплате лицензионного вознаграждения (при использовании результата интеллектуальной деятельности) либо как требование о взыскании убытков (при неподтверждении материалами дела факта такого использования).

Определение правовой квалификации заявленных требований (вознаграждение или убытки) относится к компетенции судов рассматривающих спор по существу.

В связи с изложенным в данном случае истцу не могло быть отказано в удовлетворении требования о взыскании 25 953 708 рублей 80 копеек, только по мотиву неиспользования лицензиатом патента на изобретение.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что истец обоснованно указывает в кассационной жалобе на то, что предоставил доказательства использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности в отношении выпуска конкретного количества автомобилей (информация от общества с ограниченной ответственностью АС "Российская автомобильная федерация" о количестве выданных спортивных техпаспортов - 52 на автомобили марки Shortcut омологации KM-1701 и годах выпуска данных автомобилей (для омологации КМ-1701 автомобиля Shortcut 1.6 в графе "кто омологировал" указано "КБ 527"); Технические требования к автомобилям CN 1600 Shortcut (в разделе "определения" содержится следующее описание автомобиля: "Автомобили Shortcut произведенные компанией "ДК Рейсинг", по лицензии от ООО "КБ 527"); ответ Комитета спортивной техники РАФ обществом "ДК Рейсинг" было произведено, как минимум 52 автомобиля Shortcut (автомобили, на которые выдавался Сертификат на каркасы безопасности и Технический паспорт автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях); интервью учредителя ответчика о выпуске 55 автомобилей), а судами указанные доводы и доказательства оставлены без надлежащей оценки.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик обязан был опровергнуть приведенные истцом доводы и доказательства о выпуске определенного автомобилей с использованием спорного изобретения и представить контрдоказательства неиспользования патента по лицензионному договору в изготовленных автомобилях.

Однако единственным представленным ответчиком документом опровергающим доводы истца является сертификат RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036 на одну машину, который, согласно выводам судов, подтверждает неиспользование спорного изобретения, а соответственно выпуск остального количества автомобилей с использованием патента истца.

На основании чего судами был сделан вывод о недоказанности истцом заявленных требований.

Между тем, данный вывод судов является преждевременным, поскольку указанный сертификат касается выпуска одного конкретного автомобиля (из минимум 55 штук произведенных), и соответственно данный сертификат не может исключать изготовление остальных автомобилей на основании спорного патента.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отклоняя доводы ответчика о незаключенности лицензионного договора сделал вывод о том, что "ответчик необоснованно не принимает во внимание Технические требования к автомобилям CN 1600 SHORTCUT и Перечень действующих базовых национальных 7 А40-71253/22 омологаций, из которых следует, что при получении разрешительных документов для участия в соревнованиях РАФ1 ООО "ДК Рейсинг" указывало на производство своих товаров по лицензии ООО КБ "527", что соответственно противоречит более раннему выводу о недоказанности использования спорного изобретения по лицензионному договору.

Таким образом, неправильное распределение судом бремени доказывания при разрешении спора, на которое ссылается заявитель кассационной жалобы, нашло свое подтверждение при рассмотрении кассационной жалобы.

Также суды также указали, что вопрос об использовании или не использовании изобретения не мог быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

Вместе с тем, суды самостоятельно произвели анализ признаков спорного изобретения, сопоставив с содержанием сертификата RAF 54SC_17 каркаса с серийным номером 52707126200036 - "Так, например, на схемах явно видно различие между схемами крепления каркаса безопасности, наличие большего количества различных элементов данного каркаса (в отличие от схемы, размещенной в патенте на спорное изобретение, у производимых ответчиком автомобилей существует боковая защита водителя, выполненная путем создания бокового каркаса прочности).".

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 3 Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

Если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых требуются специальные знания, и согласно положениям Кодекса экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия).

В случае если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Разрешая спор, суды данное указание не выполнили, в деле отсутствуют сведения о том, что суд разъяснял сторонам, в том числе истцу, на котором лежит бремя доказывания оснований заявленных требований, возможные последствия незаявления ходатайства (отсутствия согласия) о назначении экспертизы.

Судам следовало проверить доводы истца и установить использовано ли спорное изобретение в выпущенных ответчиком автомобилях, что в данном споре невозможно сделать без наличия специальных познаний.

В силу пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку суды не исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, выводы судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, решение и постановление надлежит отменить в части взыскания вознаграждения в виде роялти, дело - направить на новое рассмотрение для дополнительной проверки отмеченных обстоятельств (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить указанные нарушения, дать оценку всем доводам участвующих в деле лиц, разъяснить сторонам возможные последствия незаявления ходатайства (отсутствия согласия) о назначении экспертизы, после чего разрешить спор в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права.

Между тем, суд кассационной инстанции не усматривает правовых оснований для отмены судебных актов в части взыскания неустойки за просрочку оплаты единовременного вознаграждения за предоставление права использования изобретения за период с 02.10.2020 до даты фактического исполнения обязательств.

Изложенные в просительной части кассационной жалобы истца требования лишены фактического и материально-правового обоснования в мотивировочной части.

Между тем, суды взыскали неустойку по состоянию на 21.11.2022 в размере 863 200 рублей, а также неустойку, начисленную на сумму 1 300 000 рублей (единовременного вознаграждения) за период с 22.11.2022 по день фактического исполнения обязательства исходя из 0,1% за каждый день просрочки.

Суд кассационной инстанции обращает внимание истца, что в соответствии с разъяснениями, изложенными пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", расчет начисленных таким образом (после вынесения решения) процентов осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Согласно абзацу 2 части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело (по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 года по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, определенному в процентном соотношении к чистой прибыли от каждого изделия, произведенного с использованием изобретения.

В указанной части направить дело N А40-71253/2022 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2023 года по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДК Рейсинг" (ОГРН 1177746150460) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Д.А. Булгаков