Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2023 г. по делу N СИП-110/2023 Суд признал решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в связи с недоказанностью такого восприятия спорного обозначения потребителем, при котором у него возникает ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2023 г. по делу N СИП-110/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Аромат" (ул. Фаткуллина, д. 7, г. Казань, Республика Татарстан, 420021, ОГРН 1021603468138) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 10.12.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АБАР" (ул. Рабочая, д. 1а, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, 357202, ОГРН 1022601449023).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Аромат" - Терешина Н.Ю. (по доверенности от 03.09.2021), Кромкина А.Н. (по доверенности от 05.07.2021 N 384), Ловцова М.С. (по доверенности от 05.07.2021 N 384);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-262/41);

от общества с ограниченной ответственностью "АБАР" - Косунов О.А. (по доверенности от 26.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Аромат" (далее - общество "Аромат") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 10.12.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, и об обязании Роспатента внести сведения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845 в указанной части в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель указанного товарного знака - общество с ограниченной ответственностью "АБАР" (далее - общество "АБАР").

В состоявшемся 14.06.2023 судебном заседании приняли участие представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители Роспатента и представитель заявителя Терешина Н.Ю. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители общества "Аромат" выступили с правовой позицией по настоящему делу, просили заявление удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "АБАР" выступили с правовой позицией по настоящему делу, просили в удовлетворении заявленных требований отказать.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 146845 с датой приоритета 07.09.1995 зарегистрирован 30.09.1996 на имя товарищества с ограниченной ответственностью "Юнитоп" в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" и услуг 35-го класса "изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями" и 42-го класса "реализация товаров, магазины" МКТУ.

В результате регистрации Роспатентом 22.04.2014 за номером РД0146392 договора отчуждения исключительного права на указанный товарный знак его правообладателем стало общество "АБАР".

Общество "Аромат" 10.12.2020 обратилось в Роспатент с возражением против представления правовой охраны товарному знаку общества "АБАР", мотивированным ссылками на статьи 1 и 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Изложенные в возражении доводы по существу сводились к тому, что спорный товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью, поскольку в течение длительного периода - с 30-х годов XX в. по 1991 год - оно использовалось различными фабриками-производителями парфюмерно-косметических изделий, в силу чего уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги того или иного одного производителя, то есть отличать их от однородных товаров и услуг других производителей. Кроме того, по мнению заявителя возражения, спорное обозначение является родовым понятием для одеколонов, созданных с использованием трех основных составляющих - эфирных масел нероли, бергамота и лимона.

С учетом широкой известности парфюмерно-косметического средства (одеколона) под обозначением "тройной" предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении указанных в его регистрации услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, как указало общество "Аромат" в возражении, будет вводить потребителей в заблуждение.

Заявитель возражения также оспорил действия первоначального правообладателя, связанные с регистрацией на свое имя спорного товарного знака, представляющие собой, по мнению заявителя, недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом.

В подтверждение изложенных в возражении доводов общество "Аромат" представило, в частности, копии следующих документов: изданная в период СССР справочная литература в парфюмерно-косметической отрасли производства [1]; изданная в период СССР художественная литература [2]; распечатки сведений из сети Интернет [3]; нормативные акты и письма исполнительных органов государственной власти СССР относительно парфюмерно-косметической отрасли производства [4]; отчеты научно-исследовательских институтов в парфюмерно-косметической отрасли производства СССР [5]; плановые отчеты парфюмерно-косметических фабрик СССР, относящиеся к периоду с 30-х годов XX в. по 1991 год [6]; каталоги "Товары-почтой" 80-х годов XX в. [7]; социологический отчет по результатам опроса потребителей [8]; претензионное письмо правообладателя о нарушении его исключительного права на спорный товарный знак [9]; учредительные документы общества "Аромат", связанные с приватизацией государственного производственного предприятия, и отчеты о выпуске продукции [10].

К отзыву правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2021, были приложены копии товарных и товарно-транспортных накладных со сведениями о поставках им соответствующих товаров, индивидуализируемых оспариваемым товарным знаком [11].

Рассмотрев изложенные в возражении доводы и приложенные к нему источники информации, административный орган пришел к выводу о заинтересованности общества "Аромат" в подаче возражения.

Вместе с тем, проанализировав приложенные к возражению материалы, Роспатент пришел к выводу о том, что они не подтверждают несоответствие регистрации спорного товарного знака требованиям статей 1 и 6 Закона о товарных знаках, и решением от 07.04.2021 отказал в удовлетворении возражения общества "Аромат".

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 07.04.2021, общество "Аромат" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по делу N СИП-686/2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2021 по делу N СИП-686/2021 (с учетом определения Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2021 об исправлении опечатки в дате оспариваемого ненормативного правового акта) требования общества "Аромат" удовлетворены частично: решение Роспатента от 07.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения против представления правовой охраны спорному товарному знаку, признано недействительным, как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса МКТУ "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие"; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Аромат" в указанной части; в остальной части в удовлетворении требований общества "Аромат" отказано.

Данное решение вступило в законную силу, не обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Направляя возражение заявителя на повторное рассмотрение в Роспатент, Суд по интеллектуальным правам отметил отсутствие в возражении заявителя и заявлении в суд ссылки на абзац четвертый пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Вместе с тем административный орган сделал не соответствующий обстоятельствам дела вывод о том, что доводы заявителя сводятся к основанию, установленному именно в данной норме (вхождение обозначения во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида). Суд по интеллектуальным правам указал: из возражения общества "Аромат" усматривается, что его доводы были основаны также и на обстоятельствах, подпадающих под действие абзацев второго и шестого пункта 1 названной статьи Закона.

Оценив собранные в рамках административного производства доказательства, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-686/2021 заключил, что с возражением общество "Аромат" представило необходимые и достаточные источники информации, подтверждающие его доводы, в том числе словарные и справочные источники информации, распечатки из общедоступных источников информации, из которых следует, что тройные одеколоны представляют собой родовое понятие одеколонов (особую группу одеколонов) и характеризуются определенными основными составляющими и известным потребителю ароматом. Суд отметил, что данное обстоятельство обусловлено, вопреки выводам Роспатента, в том числе производством и реализацией идентичной продукции, маркированной обозначением "Тройной" / "тройной" / "ТРОЙНОЙ", с совпадающими (аналогичными) характеристиками различными советскими производителями в течение многих десятилетий задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам принял во внимание представленные обществом "Аромат" результаты социологического исследования, проведенного среди потребителей парфюмерно-косметической продукции, которые подтверждают известность обозначения "ТРОЙНОЙ" российским потребителям до даты приоритета спорного товарного знака, а также тот факт, что обозначение "ТРОЙНОЙ" воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров и в частности ассоциируется с одеколоном.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорное обозначение в отношении товаров 3-го класса МКТУ указывает на их вид - вид одеколона с определенными характеристиками, и не воспринимается как средство индивидуализации товаров конкретного изготовителя.

Суд по интеллектуальным правам указал также, что выводы Роспатента о наличии различительной способности у спорного обозначения, изложенные в оспариваемом решении в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 146845, противоречат выводам Роспатента об обратном, приведенным в решениях того же органа в отношении заявок на регистрацию товарных знаков N 2005707423, N 2007741467 и в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 407050 и N 587335 и, как следствие, ставит под сомнение соблюдение Роспатентом общеправового принципа правовой определенности.

При изложенных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о несоответствии оспариваемого решения Роспатента в части выводов, сделанных в отношении товаров 3-го класса МКТУ, абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам признал очевидным то, что спорное обозначение в отношении услуг 35-го класса "изучение рынка, исследования, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями" и 42-го класса "реализация товаров, магазины" МКТУ, не конкретизированных относительно товаров, к которым имеют отношения соответствующие услуги, носит фантазийный характер, поскольку явным образом не указывает на такие товары/услуги и не порождает правдоподобных ассоциаций с какими-либо товарами и/или услугами.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) положение нормы права, установленной подпунктом 1 указанного пункта и предусматривающей возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по соответствующему мотиву отсутствия у него различительной способности, применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Так, по смыслу пункта 1 части C статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (согласно которой, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Суд по интеллектуальным правам отметил: представляется очевидным, что указанные обстоятельства с учетом значительного периода времени, в течение которого действовала правовая охрана спорного товарного знака, подлежали учету Роспатентом на момент рассмотрения возражения общества "Аромат".

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на следующий вывод Роспатента: "исходя из весьма большой длительности государственной регистрации оспариваемого товарного знака (примерно в течение 25 лет) вполне можно полагать, напротив, и то, что современный российский потребитель может быть знаком все же с соответствующей продукцией именно правообладателя либо его правопредшественников или нескольких лицензиатов, среди которых, согласно сведениям о данной регистрации товарного знака, было, в том числе, и лицо, подавшее возражение".

При этом Суд по интеллектуальным правам констатировал: предположение Роспатента о том, что современный российский потребитель может быть знаком с продукцией именно правообладателя (его правопредшественников, лицензиатов), которое может быть истолковано как вывод о возможном приобретении спорным обозначением, первоначально (на дату приоритета спорного товарного знака) не обладавшим различительной способностью, такой способности в результате длительного и интенсивного использования правообладателями и под их контролем, не сопровождается анализом материалов дела - носит сугубо декларативный характер.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам указал, что применительно к пункту 1 части C статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ Роспатенту надлежало документально и нормативно обосновать вывод о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака, не обладающего различительной способностью вследствие описательности обозначения "тройной" для вышеперечисленных товаров 3-го класса МКТУ, указанных в регистрации товарного знака.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным подлежит частичному удовлетворению, а именно в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения заявитель поддержал доводы о применимых нормах права, на которых строится возражение, а именно о несоответствии произведенной регистрации требованиям абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Заявитель также представил письменные пояснения, сведения о реализации продукции заявителем, и дополнительные материалы о производстве одеколонов "ТРОЙНОЙ" различными лицами как до, так и после даты приоритета спорного товарного знака, среди которых открытое акционерное общество "Аванта" (г. Краснодар), открытое акционерное общество "Аромат" (г. Казань), закрытое акционерное общество "Бахташ" (г. Бийск), открытое акционерное общество "Весна" (г. Самара), закрытое акционерное общество ПКФ "Гелен" (Московская обл.), общество с ограниченной ответственностью "Московское УПП N 12 ВОС" (г. Москва), общество с ограниченной ответственностью "Легат" (г. Санкт-Петербург), общество с ограниченной ответственностью ПКК "Клио" (г. Ижевск), открытое акционерное общество "Красный факел" (Московская обл.), закрытое акционерное общество "Новая Заря" (г. Москва), закрытое акционерное общество "Фирма Северная" (г. Санкт-Петербург), общество с ограниченной ответственностью "Флавосинтез" (г. Москва), общество с ограниченной ответственностью "Хорши" (г. Тула). Среди предприятий-изготовителей указан ПКФ "Гелен".

С дополнениями лица, подавшего возражение, представлены следующие документы: справка Казанской парфюмерно-косметической фабрики "Аромат" от 07.10.2021 N 77 о переименовании к настоящему времени в акционерное общество "Аромат" и уставные документы [12]; письма от закрытого акционерного общества "Новая заря", акционерного общества "Аванта" от 19.11.2021, от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" от 18.10.2021 [13]; Росагропром СССР АГРОНИТЭИПП "серия 21 Парфюмерно-косметическая и эфирномасличная продукция" Москва, 1957 год (тираж 450 экз.); выпуски за 1981 год, за 1953 год [14]; прейскурант N 34-08 "Оптовые цены на туалетное мыло и парфюмерно-косметические товары" 1985 г.; за 1984 г. [15]; публикация на сайте ipmagazine.ru/news/6118-news4680 "Суд счел незаконной регистрацию товарного знака "ТРОЙНОЙ" от 31.01.2022 [16]; публикация на сайте www.kommersant.ru/doc/5272085 от 24.03.2022 "Бренд или не бренд" [17]; распечатки сведений из сети Интернет относительно одеколонов "ТРОЙНОЙ" [18]; выдержки из книги "Мои дневники", Н. Михалков, 2016 [19]; копии товарных накладных за 2015 - 2017 годы, 2011 - 2013 (общества с ограниченной ответственностью "Парли"), за 2018 год (общества с ограниченной ответственностью "ТК СИБИРЬ", общества с ограниченной ответственностью "ЮРВЕС", общества с ограниченной ответственностью ГК "Быт-Хим-Урал", общества с ограниченной ответственностью "Несмас-М", общества с ограниченной ответственностью "Тандер", общества с ограниченной ответственностью "Вико-Братск", товарищества с ограниченной ответственностью "Кседа", индивидуального предпринимателя Пеплова П.В. и другие) [20]; письмо парфюмерно-косметической компании "ПАРЛИ" от 06.07.2022 о том, что приобретаемая у общества с ограниченной ответственностью "Аромат" продукция поставлялась в розничные сети "Магнит косметик", "Улыбка радуги" [21]; статьи на интернет-сайтах относительно одеколонов "Тройной" [22]; фрагмент книги "Искусство создания ароматов" [23]; статья "Когнитивные механизмы формирования наименований торговых марок" [24]; письмо от закрытого акционерного общества "Новая Заря" (занималась производством и реализацией одеколонов "Тройной" в период 2000 - 2018 гг.) [25]; договор поставки от 20.05.2009, заключенный между открытым акционерным обществом "Аромат" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Парли" (покупатель), дополнительное соглашение от 01.07.2013 [26]; договор поставки от 01.06.2016 между открытым акционерным обществом "Аромат" (поставщик) и акционерным обществом "Тандер" [27]; письмо от руководителя акционерного общества "Аромат" [28]; справка от 09.09.2022 о реализации продукции акционерного общества "Аромат" одеколона "ТРОЙНОЙ" в период 2008 - 2011 гг. [29]; письмо от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (производство и реализации одеколонов "ТРОЙНОЙ" прекращено в 2010 году) [30]; решения Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-759/2017, N СИП-195/2018 [31].

Правообладатель дополнительно представил следующие документы: ГОСТ 31678-2012 "Парфюмерная продукция жидкая" [32]; справки о реализации продукции за 2014 - 2018 годы [33]; счета-фактуры от общества с ограниченной ответственностью "АБАР" от 2017 - 2021 гг. [34]; справки общества с ограниченной ответственностью "АБАР" по объемам продаж за период 2013 - 2015 гг., 2016 - 2018 гг. и товарные накладные к ним об отгрузке общества с ограниченной ответственностью "АБАР" одеколона "ТРОЙНОЙ" за 2015 - 2018 гг. [35]; справки по объемам продаж за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы от общества с ограниченной ответственностью "АБАР" и от общества с ограниченной ответственностью "Южный поток" и счета-фактуры к ним: от общества с ограниченной ответственностью "Южный поток" 2017 - 2020 гг. [36]; товарные накладные за 2015 - 2020 гг. от общества с ограниченной ответственностью "АБАР" [37]; договоры поставки от 01.01.2013, 11.01.2018, заключенные между обществом с ограниченной ответственностью "АБАР" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Южный поток" (покупатель) о передаче товаров [38]; договор поставки от 01.01.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Южный поток" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "АБАР" (покупатель) о поставке парфюмерно-косметической продукции [39]; оригинал-макет N 070389 этикетки одеколона "ТРОЙНОЙ" [40]; письмо от общества с ограниченной ответственностью "Южный поток" о реализации им исключительно продукции "Тройной", полученной от общества с ограниченной ответственностью "Абар" [41]; письмо от индивидуального предпринимателя Леечкис В.Ю. [42]; товарные накладные о реализации продукции за 2010, 2011, 2008 годы [43].

При повторном рассмотрении возражения административный орган учел, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2021 по делу N СИП-686/2021 имеются выводы судебной инстанции относительно несоответствия спорного товарного знака требованиям абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках. Данные выводы обусловлены необходимостью и достаточностью источников информации, представленных с первоначально поданным возражением.

Проанализировав представленные при повторном рассмотрении возражения документы о продолжительности использования знака для определения обстоятельств для применения положений пункта 1 части C статьи 6.quinquies Парижской конвенции, Роспатент учел общий срок существования спорного товарного знака (27 лет), отметив, что товарный знак является историческим, представляет собой один из немногих товарных знаков, своевременно продлевающихся с раннего постсоветского периода и существующий до настоящего времени.

Административный орган установил, что первоначальным владельцем спорного товарного знака являлось товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИТОП", которое оставалось правообладателем до 2006 года. Затем право на спорный товарный знак отчуждено 25.01.2006 на обществу с ограниченной ответственностью "Парфюм-Топ", которое, в свою очередь, передало исключительные права на товарный знак обществу с ограниченной ответственностью "Эпл Парфюм" по договору от 02.08.2012 N РД0104237. Затем был зарегистрирован переход исключительного права по договору от 22.04.2014 N РД0146392 от общества с ограниченной ответственностью "Эпл Парфюм" к обществу с ограниченной ответственностью "Абар".

Роспатент отметил, что использование спорного товарного знака подтверждается активной историей регистрации лицензионных договоров, в рамках которых право использования обозначения "ТРОЙНОЙ" предоставлялось третьим лицам: 1) открытое акционерное общество "Аромат" (неисключительная лицензия сроком на 2 года с 06.03.2007; продлен до 31.12.2009); 2) общество с ограниченной ответственностью "Юнитоп" (неисключительная лицензия сроком на 5 лет, т.е. с 18.05.2007 до 18.05.2012); 3) общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Клио" (неисключительная лицензия сроком на 2 года - с 18.05.2007 по 18.05.2009); 4) закрытое акционерное общество "Бахташ" (неисключительная лицензия сроком на 2 года - с 06.12.2007 по 06.12.2009, срок действия продлен до 31.12.2011); 5) общество с ограниченной ответственностью "АБАР" (неисключительная лицензия с 22.02.2008 на срок до 31.12.2009; неисключительная лицензия на срок до 31.12.2010; срок действия продлен до 31.12.2011); 6) общество с ограниченной ответственностью "Клио Космо" (неисключительная лицензия на срок до 31.12.2009); 7) общество с ограниченной ответственностью "Флавосинтез" (Завод СНДВ) (неисключительная лицензия сроком на 6 месяцев с 25.03.2008); 8) общество с ограниченной ответственностью ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Т-Косметикс" (неисключительная лицензия на срок до 31.12.2009, срок действия продлен до 31.12.2011); 9) закрытое акционерное общество "Фирма "Северная" (неисключительная лицензия на срок до 31.12.2009); 10) общество с ограниченной ответственностью "Стимул-колор косметик" (неисключительная лицензия на срок до 31.12.2011).

Исследовав указанные документы, административный орган заключил, что несмотря на смену правообладателей спорный товарный знак использовался как самими правообладателями, так и третьими лицами под контролем правообладателя в период 2007 - 2011 годов, после чего исключительное право на этот товарный знак было приобрело общество "Абар", являющееся его правообладателем товарного знака до настоящего времени, т.е. более 10 лет. При этом до момента приобретения исключительного права на данный товарный знак общество "Абар" было лицензиатом и имело правомерную возможность на основании государственной регистрации лицензионных договоров использовать обозначение "ТРОЙНОЙ" в отношении товаров 3-го и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Роспатент подчеркнул, что общество "Аромат" также использовало спорный товарный знак по лицензии в период 2007 - 2011 годов, в связи с чем указал, что представленные этим обществом документы о реализации одеколонов "ТРОЙНОЙ" за указанный период не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства самостоятельного использования, так как данное использование осуществлялось под контролем законного правообладателя оспариваемого товарного знака и с его разрешения.

Проанализировав представленные в материалы дела многочисленные товарные накладные, универсальные передаточные документы за период с 2008, 2010, 2011, 2015 - 2020 годы, договоры поставки от 01.01.2013, 11.01.2018, по которым общество "Абар" поставляло продукцию обществу с ограниченной ответственностью "Южный поток", письмо от названного общества о реализации им исключительно продукции "Тройной", полученной от общества "Абар", аналогичные письма других грузополучателей по товарным накладным за период с 2008 по 2011 годы, Роспатент пришел к выводу о том, что они подтверждают длительное и интенсивное использование обществом "Абар" обозначения "ТРОЙНОЙ" в отношении производства и реализации товаров 3-го класса МКТУ "одеколоны" на территории многих субъектов Российской Федерации.

В связи с изложенным административный орган констатировал, что в результате длительного использования не обладающего различительной способностью обозначения "ТРОЙНОЙ" в отношении товаров 3-го класса МКТУ оспариваемое обозначение приобрело известность на российском рынке в качестве средства индивидуализации общества "Абар", что является обстоятельством, дополнительно свидетельствующим о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака.

При этом, исследовав представленные обществом "Аромат" товарные накладные за период с 2011 по 2018 год, договор поставки от 20.05.2009, заключенный между обществом "Аромат" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Парли" (покупатель), дополнительное соглашение от 01.07.2013, договор поставки от 01.06.2016 между обществом "Аромат" (поставщик) и акционерным обществом "Тандер", свидетельствующие о распространении поставщиками продукции, приобретаемой у общества "Аромат" конечному потребителю, письмо общества с ограниченной ответственностью "Парли" от 06.07.2022 о том, что приобретаемая у общества "Аромат" продукция поставлялась в розничные сети "Магнит косметик", "Улыбка радуги", Роспатент признал, что они подтверждают распространение обществом "Аромат" в период с 2011 по 2018 год одеколонов "ТРОЙНОЙ" на территории разных субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем административный орган подчеркнул, что факт такого распространения не под контролем правообладателя и в отсутствие государственной регистрации лицензионного договора с правообладателем оспариваемого товарного знака при действующей на тот период времени правовой охране спорного товарного знака представляло собой его использование с нарушением норм права, а именно, положений пункта 1 статьи 1484 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент учел, что факт распространения одеколонов "ТРОЙНОЙ" обществом "Аромат" в период 2011 - 2018 годы оторван во времени от даты подачи рассматриваемого возражения (10.12.2020) и даты повторного рассмотрения возражения (21.09.2022). То есть даже при наличии факта распространения одеколонов "ТРОЙНОЙ" лицом, подавшим возражение, в период до 2019 года, факт продолжения производства и реализации им одеколонов "ТРОЙНОЙ" в 2019, 2020, а также 2021 и 2022 году не подтвержден материалами дела. Однако период два, и тем более, в четыре года является значительным для изменения восприятия потребителей и для возможности приобретения спорным товарным знаком дополнительной различительной способности на имя действующего правообладателя, при наличии доказательств введения им в оборот одеколонов "ТРОЙНОЙ" в указанный период, непосредственно предшествующий дате рассмотрения возражения.

Наряду с этим административный орган не принял во внимание представленную обществом "Аромат" справку от 09.09.2022 о реализации продукции общества "Аромат" одеколона "ТРОЙНОЙ" в период 2008 - 2011 годы, указав, что она не может служить доказательством самостоятельного использования обозначения "ТРОЙНОЙ", так как в этот период времени общество "Аромат" являлось лицензиатом правообладателя спорного товарного знака, то есть использование осуществлялось под контролем правообладателя и дополнительно подтверждает приобретение обозначением известности как товарного знака.

В отношении представленных писем от закрытого акционерного общества "Новая заря" (занималось производством и реализацией одеколона "Тройной" в период 2000-2018), акционерного общества "Аванта" от 19.11.2021, от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" от 18.10.2021 (производство и реализация одеколонов "Тройной" прекращено в 2010 году) Роспатент отметил, что они не позволяют установить объемы продаж одеколона "ТРОЙНОЙ", а также в них указано о завершении производства в 2010 или в 2018 году.

Учитывая изложенное, административный орган пришел к выводу о том, что к дате поступления возражения (10.12.2020), только правообладатель оспариваемого товарного знака в течение полных двух лет (2019, 2020) производил и реализовывал одеколоны под обозначением "ТРОЙНОЙ", что является основанием для применения положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Кроме того, Роспатент дополнительно отметил длительное рассмотрение возражения от 10.12.2020, при его повторном рассмотрении уже в 2022 году, то есть к моменту повторного рассмотрения у коллегии отсутствуют сведения об использовании кем-либо еще кроме правообладателя обозначения "ТРОЙНОЙ" уже в течение более, чем четырех лет.

При таких обстоятельствах, повторно рассмотрев возражение общества "Аромат", Роспатент решением от 10.11.2022 отказал в его удовлетворении.

Не согласившись с выводами, положенными административным органом в основу оспариваемого ненормативного правового акта, общество "Аромат" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В обоснование заявленных требований общество "Аромат" ссылается на то, что изложенные в оспариваемом решении выводы административного органа не соответствуют имеющимся доказательствам, отмечая, что сами по себе факты длительного существования спорного товарного знака (в течение 27 лет), регистрации лицензионных договоров не свидетельствуют о фактическом использовании спорного товарного знака его правообладателями или другими лицами под их контролем.

По мнению заявителя, материалами административного дела не подтверждается, что обозначение "ТРОЙНОЙ" является оригинальным и уникальным для маркировки парфюмерно-косметической продукции и воспринимается потребителем как обозначение товаров конкретного изготовителя.

Заявитель считает, что представленные в материалы дела документы не подтверждают приобретение спорным товарным знаком различительной способности в результате деятельности общества "Абар" в связи со следующим:

сами по себе представленные правообладателем товарные накладные, универсальные передаточные документы и договоры поставки не приводят к выводу о том, что обозначение "ТРОЙНОЙ" воспринимается потребителями как средство индивидуализации общества "Абар";

в большой части представленных накладных в качестве продавца указано общество с ограниченной ответственностью "Южный Поток", а не общество "Абар";

количество товарных накладных за 2008 - 2011 годы является незначительным, а письма от общества с ограниченной ответственностью "Южный Поток" о реализации исключительно продукции "Тройной", полученной от общества "Абар", и всех грузополучателей по накладным от 2008 - 2011 годов не исключают реализацию продукции "Тройной" от иных производителей через других контрагентов либо самостоятельно;

представленные обществом "Абар" данные в виде таблиц без указания источника приведенных данных не в полном объеме подтверждаются представленными товарными накладными, в связи с чем объемы и география продаж не подтверждены.

Общество "Аромат" подчеркивает наличие в материалах дела доказательств использования обозначения "ТРОЙНОЙ" иными лицами независимо друг от друга, что свидетельствует о невозможности приобретения этим обозначением различительной способности в отношении одного лица. При этом общество "Аромат" считает, что представленные им документы не получили подробного анализа Роспатента, в отличие от документов, представленных обществом "Абар".

Заявитель обращает внимание на то, что он на протяжении значительно более длительного времени занимался производством одеколонов "ТРОЙНОЙ", чем общество "Абар"; является правопреемником одной из фабрик (Казанской парфюмерной фабрики "Аромат" / Казанской парфюмерно-косметической фабрики "Аромат"), которая производила парфюмерно-косметическую продукцию под обозначением "ТРОЙНОЙ" еще в советское время.

Общество "Аромат" полагает неподтвержденным материалами дела вывод Роспатента о производстве и реализации правообладателем одеколонов "Тройной" в период с даты поступления возражения (10.12.2020) до его повторного рассмотрения (21.09.2022), а также противоречащим смыслу пункта 2 статьи 1512 ГК РФ вывод Роспатента о приобретении обозначением "Тройной" различительной способности в отношении общества "Абар" с учетом периода рассмотрения возражения (с 10.12.2020 по 21.09.2022). К тому же, общество "Аромат" утверждает, что длительное рассмотрение возражения связано с действиями самого административного органа.

Заявитель также ссылается на ошибочное указание Роспатентом периода действия лицензионного договора между заявителем (лицензиат) и одним из предшествующих правообладателей спорного товарного знака (лицензиар) - с 2007 по 2011 годы, что привело к неправомерному отклонению Роспатентом документов, подтверждающих самостоятельное использование заявителем соответствующего обозначения. Так заявитель подчеркивает, что лицензионный договор был зарегистрирован 25.04.2007 и продлен до 31.12.2009.

Общество "Аромат" не согласно с выводом административного органа о том, что использование им обозначения "ТРОЙНОЙ" в период с 2011 по 2018 годы представляло собой нарушение исключительного права на спорный товарный знак, указывая, что установление факта нарушения относится к компетенции суда.

Оспаривая выводы административного органа о наличии у потребителей ассоциативных связей между спорным товарным знаком и обществом "Абар", общество "Аромат" обращает особое внимание на результаты социологического исследования, проведенного в период с 1 по 15 июля 2020 года, отражающие восприятие обозначения "ТРОЙНОЙ" потребителями не как средства индивидуализации, а как видового обозначения товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров, в частности ассоциирующееся с одеколоном.

Как указывает заявитель, данные названного социологического опроса и отсутствие ассоциативных связей оспариваемого товарного знака "ТРОЙНОЙ" с обществом "АБАР" дополнительно подтверждаются результатами социологического исследования, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" в январе-феврале 2023 года, которое опровергает вывод Роспатента о значительности периода в два-четыре года (с 2018 года до подачи возражения и с даты подачи возражения до даты его повторного рассмотрения) для существенного влияния на восприятие такого рода обозначения потребителями.

В отзыве Роспатент возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая доводы общества несостоятельными, а оспариваемое решение законным и обоснованным.

Общество "Абар" в отзыве на заявление также возражало против удовлетворения заявленных требований

Общество "Аромат" представило письменные пояснения на отзывы административного органа и третьего лица, в которых оспорило их доводы, в частности подчеркнув, что результаты социологического исследования ВЦИОМ были представлены с целью опровержения вывода Роспатента о значительности упомянутого выше периода в два-четыре года для изменения восприятия потребителей и для возможности приобретения спорным товарным знаком различительной способности.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, выслушав правовую позицию представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает общество "Аромат".

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (07.09.1995) и даты подачи возражения (10.12.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, состоит из Парижской конвенции, Закона о товарных знаках (в первоначальной редакции), ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения).

Согласно абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 названного Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Под указанные основание отказа в регистрации подпадают обозначения, которые в силу фактических обстоятельств не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать (отличать) соответственно товары и услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Так, различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в перечисленных выше случаях, предусмотренных абзацами вторым и шестым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, на соответствие которым заявитель просил проверить оспариваемое решение Роспатента. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

Аналогичные положения содержались и в пункте 3.1.2 Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983 N 131.

Как указано выше, в рамках дела N СИП-686/2021 Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о несоответствии спорного решения Роспатента в части выводов, сделанных в отношении товаров 3-го класса МКТУ, абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Наряду с этим Суд по интеллектуальным правам указал на возможность сохранения правовой охраны спорного товарного знака с учетом положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, а также пункта 1 части "C" статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Исходя из подпункта 1 пункта "C" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1-3 этого пункта данной статьи Кодекса применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям абзаца второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках могут быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражений, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

В удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного несоответствием товарного знака требованиям абзаца второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, может быть отказано на основании представленных правообладателем в Роспатент доказательств, свидетельствующих о приобретении оспариваемым товарным знаком различительной способности на дату подачи возражения.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2018 по делу N СИП-772/2017, от 27.05.2019 по делу N СИП-361/2018, от 26.06.2020 по делу N СИП-858/2019.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления по делу N СИП-772/2017 следует читать как "от 14.09.2018"

В соответствии с правовой позицией, высказанной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Российской Федерации отказано) и от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018).

Данная правовая отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2019 по делу N СИП-376/2018.

Основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом.

Разрешение этого вопроса зависит в том числе от того, используется ли спорное (либо сходное с ним) обозначение иными лицами для маркировки однородных товаров.

В случае если такое обозначение иными лицами используется, недостаточно подтвердить объемы реализации товаров, затраты на рекламу и прочие обстоятельства, указанные выше, необходимо доказать, что потребитель ассоциирует это обозначение не только с конкретными товарами, но и с конкретным хозяйствующим субъектом (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

Для приобретения различительной способности обозначением, изначально такой способностью не обладающим, заявителю необходимо доказать, что указанное обозначение в сознании потребителя не ассоциируется более с его описательным значением, а ассоциируется исключительно с заявителем и его товарами (пункт 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39).

Указанный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N СИП-442/2019.

Как указано выше, в ходе повторного рассмотрения возражения на основе анализа представленных в материалы дела документов административный орган установил, что спорный товарный знак использовался его правообладателями и иными лицами под их контролем на протяжении длительного периода с 2008 по 2020 годы на территории многих субъектов Российской Федерации (при этом суд полагает необходимым отметить, что часть сведений, представленных обществом "Абар" в виде таблиц о поставках им соответствующей продукции первичными документами не подтверждена).

Роспатент также признал документально подтвержденным факт распространения поставщиками продукции, приобретаемой у общества "Аромат", конечному потребителю в период с 2011 по 2018 год одеколонов "ТРОЙНОЙ" на территории разных субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в материалах дела имеются письма от закрытого акционерного общества "Новая заря" (занималось производством и реализацией одеколона "Тройной" в период 2000-2018), акционерного общества "Аванта" от 19.11.2021, общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" от 18.10.2021 (производство и реализация одеколонов "Тройной" прекращено в 2010 году), в отношении которых Роспатент отметил, что они не позволяют установить объемы продаж одеколона "ТРОЙНОЙ", а также в них указано о завершении производства в 2010 или в 2018 году. Тем не менее, суд отмечает, что Роспатент не отрицает подтверждение данными документами факта использования названными обществами спорного обозначение в период до 2010 или до 2018 года.

При этом названные лица использовали спорное обозначение независимо друг от друга и от правообладателя спорного товарного знака. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Коллегия судей также полагает обоснованным довод общества "Аромат" о том, что заключенный им лицензионный договор был зарегистрирован 25.04.2007 и продлен до 31.12.2009, в связи с чем вывод Роспатента о том, что общество "Аромат" использовало спорный товарный знак по лицензии, а не самостоятельно, до 2011 года не обоснован.

Вывод Роспатента о нарушении обществом "Аромат" исключительного права на спорный товарный знак в период с 2011 по 2018 годы ввиду использования им соответствующего обозначения не опровергает того, что это обозначение не могло приобрести различительную способность.

Напротив, незаконное использование товарного знака иными лицами может способствовать "размытию" различительной способности этого средства индивидуализации. Однако при этом следует учитывать поведение правообладателя товарного знака - допускал ли он неправомерное использование товарного знака или принимал меры, направленные на прекращение такого использования (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2020 по делу N СИП-976/2019).

В ходе рассмотрения настоящего дела, представитель общества "Абар" пояснял, что правообладатель осуществлял защиту исключительного права на спорный товарный знак. Вместе с тем соответствующих документов в материалы дела не представлено. Суд также обращает внимание на длительность документально подтвержденного периода использования (после окончания срока действия лицензионного договора) обществом "Аромат" спорного обозначения, что косвенно подтверждает отсутствие принятия правообладателем спорного товарного знака каких-либо мер, направленных на защиту своего исключительного права.

Таким образом, представленные документы и установленные на основании них административным органом обстоятельства свидетельствуют о том, что спорное обозначение в один и тот же период (начало 2000-х - 2018 год) использовалось не только правообладателем спорного товарного знака либо под его контролем, но и независимо друг от друга рядом других лиц, включая общество "Аромат".

Учитывая изложенные правовые позиции, установленные обстоятельства, суд полагает недостаточным для подтверждения приобретения различительной способности спорным товарным знаком только установления объемов реализации товаров. Необходимо также установить, что потребитель не ассоциирует более это обозначение с его описательным значением, но ассоциирует с конкретным хозяйствующим субъектом и его товарами.

Общество "Аромат" с возражением представило результаты социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" по итогам всероссийского социологического исследования "Характер различительной способности обозначения "ТРОЙНОЙ" среди потребителей России" при участии сотрудников кафедры методологии социологических исследований социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, среди потребителей парфюмерно-косметической продукции, которые подтверждают известность обозначения "ТРОЙНОЙ" российским потребителям до даты приоритета спорного товарного знака, а также тот факт, что обозначение "ТРОЙНОЙ" воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров и в частности ассоциируется с одеколоном.

Названное социологическое исследование было проведено в период с 1 по 15 июля 2020 года в шести городах России в различных регионах: Москва (500 человек), Санкт-Петербург (500 человек), Екатеринбург (125 человек), Казань (125 человек), Краснодар (125 человек), Новосибирск (125 человек). Опрос проводился в магазинах, торгующих парфюмерными, гигиеническими и косметическими изделиями среди потребителей в возрасте от 18 лет и старше.

Согласно обобщенным результатам исследования общественного мнения российских потребителей обозначение "ТРОЙНОЙ" известно 60,2% потребителей России, при этом уровень известности данного обозначения не зависит от пола и возраста потребителей; 50,3% потребителей среди тех, кому известно обозначение "ТРОЙНОЙ", и 59,5% среди тех, кто не затруднился с ответом, воспринимают обозначение "ТРОЙНОЙ", как название товара, а не как обозначение, служащее для индивидуализации товаров конкретного производителя; у 90,8% потребителей среди тех, кому известно обозначение "ТРОЙНОЙ", данное обозначение ассоциируется с парфюмерными изделиями; у 33,8% потребителей данное обозначение ассоциируется с косметическими товарами, у 26,9% - с гигиеническими средствами, у 91,6% - с одеколоном; одеколон под обозначением "ТРОЙНОЙ" известен 25 лет и более 45,1% потребителей в целом и 49,4% потребителей из тех, кто не затруднился с ответом, 35 лет и более - 24,6% потребителей в целом и 26,9% потребителей из тех, кто не затруднился с ответом; среди потребителей, у которых обозначение "ТРОЙНОЙ" ассоциируется с одеколоном, 30,4% потребителей в целом и 40% среди тех, кто не затруднился с ответом, считают, что одеколон под обозначением "ТРОЙНОЙ" производятся разными производителями; 23,9% затруднились с ответом; 90,3% тех потребителей, которые считают, что товары с обозначением "ТРОЙНОЙ" производятся одним производителем, затруднились назвать какого-либо производителя, а остальные называли разных производителей.

Таким образом, из названного социологического исследования следует, что большинство российских потребителей ассоциирует обозначение "ТРОЙНОЙ" не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы - с одеколоном; спорное обозначение было известно потребителем задолго до даты приоритета спорного товарного знака, при этом не ассоциируется с конкретным производителем.

Соответствующие выводы в отношении данного социологического исследования приведены в решении Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2021 по делу N СИП-686/2021.

Достоверность результатов опроса общественного мнения, проведенного специализированной социологической организацией, при рассмотрении настоящего дела не опровергнута.

Более того, заявитель для опровержения выводов Роспатента о значительности периода в два-четыре года (с 2018 года до подачи возражения и с даты подачи возражения до даты его повторного рассмотрения) для существенного влияния на восприятие такого рода обозначения потребителями представил результаты социологического исследования, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" в январе-феврале 2023 года среди 1500 человек в возрасте 18 лет и старше, покупающих парфюмерно-косметические изделия раз в 2-3 месяца и чаще.

Согласно данному отчету помимо вопросов заданных на настоящее время, респондентам предлагалось высказать свое мнение на ноябрь-декабрь 2020 года. В рамках ретроспективы на ноябрь-декабрь 2020 года фиксируются значения, близкие к аналогичным показателям в настоящее время. Абсолютное большинство опрошенных (89%) знакомы с обозначением "ТРОЙНОЙ" в качестве обозначения, использующегося для парфюмерно-косметических изделий. Семь из десяти участников исследования (70%), увидев данное обозначение на упаковке парфюмерно-косметического изделия, восприняли бы его в качестве наименования товара, разновидности продукции (23% - как марку, бренд продукции). Среди знакомых с данным обозначением большинство респондентов (57%) считают, что парфюмерно-косметическое изделие, маркированное тестируемым обозначением, выпускается многими компаниями на рынке; о том, что данная продукция принадлежит только одной конкретной компании, говорят 27% опрошенных.

Таким образом, вопреки выводу Роспатента, изложенному в оспариваемом ненормативном правовом акте, в период с 2018 по 2020 год (в который отсутствует документальное подтверждение использования спорного обозначения обществом "Аромат", другими лицами) восприятие спорного товарного знака потребителями как обозначения с его описательным значением и отсутствием ассоциаций с конкретным хозяйствующим субъектом и его товарами не изменилось. Данное обстоятельство подтверждено результатами социологического опроса, представленного с возражением, и результатами социологического опроса, представленного в опровержение соответствующего вывода Роспатента.

Напротив, вывод Роспатента о значительности периода в два-четыре года (с 2018 года до подачи возражения и с даты подачи возражения до даты его повторного рассмотрения) для существенного влияния на восприятие такого рода обозначения потребителями какими-либо сведениями, в том числе результатами социологического опроса, не подтвержден, носит предположительный характер.

Коллегия судей также соглашается с доводом заявителя о неправомерности учета Роспатентом периода с даты подачи возражения и до даты его повторного рассмотрения (с 10.12.2020 по 21.09.2022), поскольку такая позиция противоречит положениям абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, предусматривающего необходимость учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о недоказанности такого восприятия спорного обозначения потребителем, при котором у него возникает ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом, а следовательно и приобретении различительной способности обозначением изначально ею не обладавшим в отношении товаров 3-го класса МКТУ "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие".

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Аромат" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845 недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и пункту 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845 в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 146845 в отношении товаров 3-го класса "парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Аромат" (ОГРН 1021603468138) судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина