Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2023 г. N С01-902/2023 по делу N А40-64195/2022 Суд отменил дополнительное решение и апелляционное постановление по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков, поскольку судами установлено, что правовая охрана товарного знака не признана недействительной, а требование об обязании Роспатента зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков представляет собой восстановительную меру, в связи с чем государственная пошлина не подлежала взысканию с Роспатента

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2023 г. N С01-902/2023 по делу N А40-64195/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 июня 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по делу N А40-64195/2022

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ААЛТО" (ул. Советская, д. 69, г. Лахденпохья, Республика Карелия, 186730, ОГРН 1021000992924) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2021 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657, N 458447.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Стеллар Дистрибьюшн Рус" (ул. Профессиональная, д. 177, корп. 2, пом. 2, г. Дмитров, Московская обл., 141801 ОГРН 1175007009616).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Аалто" - Самогулова И.И. (по доверенности от 28.03.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-279/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ААЛТО" (далее - общество "ААЛТО") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.12.2021 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447, об обязании Роспатента зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447 в рамках делопроизводства N 2021Д01039.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Стеллар Дистрибьюшн Рус" (далее - общество "Стеллар Дистрибьюшн Рус").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2022 заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 28.12.2021 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447 признано недействительным; на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать предоставление обществу "Стеллар Дистрибьюшн Рус" права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447 по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020, заключенному между обществом "ААЛТО" и обществом "Стеллар Дистрибьюшн Рус", в рамках делопроизводства N 2021Д01039; с Роспатента в пользу общества "ААЛТО" взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 рублей.

Дополнительным решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 с Роспатента в пользу общества "ААЛТО" взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда решение от 30.09.2022 и дополнительное решение от 28.10.2022 оставлены без изменения.

В кассационных жалобах, поданных в Суд по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В отзывах на кассационные жалобы общество "ААЛТО" возражало против их удовлетворения, полагая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании приняли участие представители общества "ААЛТО" и Роспатента.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Общество "Стеллар Дистрибьюшн Рус", надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела, и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "ААЛТО" является правообладателем товарного знака "РУССКИЙ ГАРАНТЪ" по свидетельству Российской Федерации N 317657 и товарного знака "КАРЕЛЬСКИЙ СБОР" по свидетельству Российской Федерации N 458447.

Между обществом "ААЛТО" и обществом "Стеллар Дистрибьюшн Рус" заключен лицензионный договор от 01.08.2020 N 01082020 на предоставление права использования названных товарных знаков.

В Роспатент 22.01.2021 поступило заявление общество "Стеллар Дистрибьюшн Рус" о государственной регистрации предоставления права использования названных товарных знаков по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020. Роспатентом заявлению был присвоен номер 2021Д01039.

В процессе рассмотрения заявления N 2021Д01039 Роспатент 16.03.2021 направил уведомление о необходимости представления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором было указано на то, что у заявителя в отношении товарного знака "РУССКИЙ ГАРАНТЪ" по свидетельству Российской Федерации N 317657 отсутствует право использования наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65.

В ответ на уведомление от 16.03.2021 N 2021Д01039 третье лицо 21.06.2021 направило развернутый ответ, в котором указало на необоснованность доводов Роспатента в названном уведомлении.

Роспатент 11.08.2021 повторно направил уведомление о необходимости представления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором вновь указал на отсутствие у заявителя права использования НМПТ "Русская водка" по свидетельству Российской Федерации N 65.

В ответ на уведомление от 11.08.2021 N 2021Д01039 третье лицо 10.11.2021 направило развернутый ответ, в котором снова указало на необоснованность доводов Роспатента в названном уведомлении.

По результатам рассмотрения поступившего заявления Роспатент 28.12.2021 принял решение в форме уведомления об отказе в государственной регистрации предоставления права использования названных товарных знаков по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020. Указанное решение мотивировано тем, что общество "ААЛТО" и общество "Стеллар Дистрибьюшн Рус" не обладают правом использования НМПТ по свидетельству Российской Федерации N 65, которое является сходным с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 317657.

Общество "ААЛТО" не согласилось с названным решением административного органа и обратилось в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций установили, что товарный знак "РУССКИЙ ГАРАНТЪ" по свидетельству Российской Федерации N 317657 зарегистрирован на имя общества "ААЛТО" с учетом наличия правовой охраны НМПТ по свидетельству Российской Федерации N 65. Предоставление правовой охраны названному товарному знаку не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке, является действующим. Общество "ААЛТО" и общество "Стеллар Дистрибьюшн Рус" не являются правообладателями НМПТ по свидетельству Российской Федерации N 65. Предоставляя право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 317657 третьему лицу, заявитель не выходит за пределы имеющихся у него прав.

В связи с изложенным суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии у Роспатента законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования названных товарных знаков по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020.

Кроме того, взыскивая с Роспатента в пользу заявителя расходы по уплате государственной пошлины, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что общество "ААЛТО" заявило два самостоятельных требования: 1) признать недействительным решение Роспатента от 28.12.2021 об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447; 2) об обязании Роспатента зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 317657 и N 458447 в рамках делопроизводства N 2021Д01039.

Так, суды первой и апелляционной инстанций сочли, что на основании подпункта 3 пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за заявленные требования подлежит уплате в размере 3 000 рублей и 6 000 рублей соответственно.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности истцу исключительных прав на указанные товарные знаки, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 Роспатент ссылается на то, что суды первой и апелляционной инстанций не учли, что предоставление права использования товарного знака, сходного с НМПТ по свидетельству Российской Федерации N 65, лицу, не обладающему правом на использование такого НМПТ, способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание поступившее в Роспатент обращение Ассоциации производителей "Русской водки", в котором содержалась просьба не осуществлять регистрацию предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 317657 по упомянутому лицензионному договору.

В кассационной жалобе на дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 Роспатент указывает на необоснованное взыскание с него дополнительным решением государственной пошлины, поскольку требование об обязании зарегистрировать предоставление права использования спорных товарных знаков по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020 не является самостоятельным неимущественным требованием, за которое в соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена уплата государственной пошлины.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416 (далее - Правила N 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 N 371 (далее - Административный регламент N 371).

В пункте 17 Правил N 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются:

а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "абзацем третьим пункта 15" имеется в виду "абзацем седьмым пункта 15"

в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом "и" пункта 3 Правил N 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента N 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах "а" - "е", "з", "и" пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 N 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

При рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций было правомерно констатировано, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 317657 не оспорен, его правовая охрана не признана недействительной в установленном законом порядке, следовательно, правообладатель вправе распоряжаться своими правами на этот товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций не установили и сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 317657 с НМПТ по свидетельству Российской Федерации N 65.

Пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания или НМПТ.

При этом регистрация такого товарного знака может быть осуществлена, если 1) заявитель товарного знака одновременно является правообладателем такого наименования места происхождения товара, 2) охраняемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, будет включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, 3) регистрация товарного знака осуществляется только в отношении тех товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В рассматриваемом случае товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 317657 изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ, в материалах дела нет сведений и о том, что общество "ААЛТО" является правообладателем названного НМПТ.

Применение положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом.

На основании изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доводы Роспатента вытекают из ошибочного толкования им норм, касающихся процедуры регистрации лицензионного договора.

Довод Роспатента о том, что суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание поступившее в Роспатент обращение Ассоциации производителей "Русской водки", не опровергает правильные выводы судов первой и апелляционной инстанций.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные акты в данной части являются законными, обоснованными и отмене не подлежат.

Вместе с тем коллегия судей полагает заслуживающим внимания довод Роспатента о необоснованности взыскания с него государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться, в частности указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части (часть 4 статьи 201 этого же кодекса).

В пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 N 21 "О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснено, что признав оспоренное решение, действие (бездействие) незаконным, суд независимо от того, содержатся ли соответствующие требования в административном исковом заявлении (заявлении), вправе указать административному ответчику (наделенным публичными полномочиями органу или лицу) на необходимость принятия решения о восстановлении права, устранения допущенного нарушения, совершения им определенных действий в интересах административного истца (заявителя) в случае, если судом при рассмотрении дела с учетом субъектного состава участвующих в нем лиц установлены все обстоятельства, служащие основанием материальных правоотношений (пункт 1 части 2, пункт 1 части 3 статьи 227 КАС РФ, часть 2 статьи 201 АПК РФ).

По смыслу главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требование о понуждении органа, осуществляющего публичные полномочия, принять решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя при подаче заявления не является самостоятельным требованием, а рассматривается в качестве способа устранения нарушения прав и законных интересов заявителя. При этом суд при выборе конкретного способа восстановления нарушенного права не ограничен указанной заявителем восстановительной мерой.

Учитывая изложенное, требование об обязании Роспатента зарегистрировать предоставление права использования спорных товарных знаков по лицензионному договору от 01.08.2020 N 01082020 не является самостоятельным неимущественным требованием, а представляет собой восстановительную меру, в связи с чем государственная пошлина в размере 6 000 рублей не подлежала уплате и взысканию с Роспатента.

При таких обстоятельствах дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 в той части, в которой названное дополнительное решение оставлено без изменения, подлежат отмене.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по тому же делу в части оставления без изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2022 оставить без изменения.

Кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) на указанные судебные акты в соответствующей части оставить без удовлетворения.

Дополнительное решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2023 по тому же делу в части оставления без изменения дополнительного решения Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2022 отменить.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова