Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2023 г. по делу N СИП-208/2023 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку обозначение и противопоставленные средства индивидуализации являются сходными до степени смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 июля 2023 г. по делу N СИП-208/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 6 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Каравай Кубани" (ул. Ставропольская, д. 206, оф. 401, г. Краснодар, 350001, ОГРН 1092310005040) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2021728533.

К участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "РОТ ФРОНТ" (2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, Москва, 115184, ОГРН 1027700042985) и открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. Малая Красносельская, д. 7, Москва, 107140, ОГРН 1027700070881).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Близнякова В.А. (по доверенности от 19.07.2022);

от открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" - Масюков А.В. (по доверенности от 21.12.2021);

от акционерного общества "РОТ ФРОНТ" - Масюков А.В. (по доверенности от 22.12.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Каравай Кубани" (далее - общество "ТД "Каравай Кубани") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2021728533.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "РОТ ФРОНТ" и открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - третьи лица).

Заявление мотивированно тем, что административный орган неверно расценил наличие регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 683240, N 126784, N 228893, как препятствие в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

По мнению общества "ТД "Каравай Кубани", обозначение по заявке N 2021728533 и противопоставленные средства индивидуализации не являются сходными до степени смешения. Спорное обозначение и противопоставленные товарные знаки не совпадают по большинству признаков фонетического (количество слогов, слов, состав гласных и согласных), семантического (заявленное обозначение представляет собой связанную конструкцию в виде словосочетания, состоящего из прилагательного "Южная" и существительного "лакомка", образующих целостный запоминающий образ) и графического (шрифт, регистр, визуальная длинна, цвет) сходства, что обуславливает отсутствие ассоциаций сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

При этом заявитель отмечает, что существенную индивидуализирующую нагрузку принимает на себя словесный элемент "Южная", расположенный в начальной позиции и акцентирующий на себе внимание потребителя, что позволяет, по мнению общества "ТД "Каравай Кубани", потребителю отличить товар заявителя от товара другого изготовителя.

Кроме того, по мнению заявителя, изобразительный элемент в виде девушки с караваем в руках, зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 566599, правообладателем которого является заявитель, занимает доминирующее положение в общей композиции спорного обозначения, в связи с чем, данный изобразительный элемент является узнаваемым среди потребителей.

Как указывает общество "ТД "Каравай Кубани", факт сосуществования товарных знаков, включающих словесный элемент "лакомка", зарегистрированных на различных лиц в отношении однородных товаров, свидетельствует о том, что слово "лакомка" обладает слабой различительной способностью. Исходя из того, заявитель, на основании анализа практики Платы по патентным спорам, указывает, что добавление прилагательных к слову "лакомка" придает словосочетанию в целом различительную способность.

Роспатент представил отзыв на заявление, сославшись на несостоятельность позиции общества "ТД "Каравай Кубани" и на то, что решение от 29.12.2022 является законным и обоснованным.

В судебном заседании представители административного органа и третьих лиц возражали против удовлетворения заявленных требований.

Общество "ТД "Каравай Кубани" надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение "" по заявке N 2021728533 с приоритетом от 12.05.2021 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя общества "ТД "Каравай Кубани" в отношении товаров "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения 15.08.2022 Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному обозначению в силу положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В административный орган 21.10.2022 поступило возражение, в котором общество "ТД "Каравай Кубани" выразило несогласие с выводами экспертизы Роспатента.

Решением Роспатента 29.12.2022 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, вывод экспертизы о противоречии регистрации обозначения по заявке N 2021728533 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ поддержан. Вместе с тем противопоставление товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 314031, 265625, 641418, 674558, 641417, 857529, 821838, 853303, 575419, 340061, 236300, 468155, 837260, 518288, 868705, 494841, 544917, 549108, 423443, 774130, 670595, 647416, 647415, 853301, 220646, 162877, 494841, 821837 было снято.

Вследствие наличия в заявленном обозначении и товарных знаках "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 683240, N 126784, N 228893, сильного словесного элемента "лакомка" административный орган признал, что соответствующие обозначения создают общее сходное впечатление и являются сходными, несмотря на отдельные отличия.

При этом Роспатент установил, что перечни товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2021728533, и товаров, для которых предоставлена правовая охрана названным товарным знакам, включают идентичные либо однородные позиции, что усиливает риск смешения.

Полагая, что указанный ненормативный правовой акт является недействительным, поскольку нарушает права и законные интересы общества "ТД "Каравай Кубани", последнее обратилось в суд с требованиями по настоящему делу.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявитель не пропустил, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что общество "ТД "Каравай Кубани" не отрицает.

С учетом даты (12.05.2021) приоритета заявки N 2021728533 правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Самостоятельно сравнив спорное обозначение "" и товарные знаки "", "", "", по свидетельствам Российской Федерации N 683240, N 126784, N 228893, судебная коллегия соглашается с позицией Роспатента в том, что сильным элементом обозначения по заявке N 2021728533, который несет в себе основную функцию индивидуализации и на который падает логическое ударение, является его словесный элемент "лакомка".

В опровержение довода заявителя о том, что изобразительный элемент в виде девушки с караваем в руках, занимает доминирующее положение в общей композиции спорного обозначения, административный орган обоснованно посчитал, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Касательно словесного элемента "Южная", Роспатент правомерно указал, что данный словесный элемент является прилагательным, характеризующим существительное "лакомка".

Таким образом, довод заявителя о том, что существенную индивидуализирующую нагрузку принимает на себя словесный элемент "Южная", отклоняется Судом по интеллектуальным правам в силу того, что словесный элемент "Южная" не имеет самостоятельного значения и лишь уточняет словесный элемент "лакомка", на который падает логическое ударение в заявленном обозначении.

Суд руководствуется правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N ВАС-2050/13, согласно которой добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Данная правовая позиция применима в случаях, когда к сильному элементу товарного знака добавляется иной (слабый) элемент с целью создания видимости различий в общем зрительном впечатлении, которое они производят.

Таким образом, наличие в заявленном обозначении прилагательного "Южная" не оказывает влияния на вывод, касающийся установленной степени сходства анализируемых обозначений.

При этом, как правомерно указал Роспатент, не имеет значение, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Ввиду установления Роспатентом, что словесный элемент "Южная" заявленного обозначения носит второстепенный характер, а сильным элементом обозначения по заявке N 2021728533 является его словесный элемент "лакомка", судебная коллегия приходит к выводу, что согласно общепринятому методологическому подходу, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием, в связи с чем Роспатентом правомерно была дана оценка сходству сравниваемых обозначений отдельно по каждому слову.

Таким образом, сравнив заваленное обозначение с противопоставленными товарными знаками, Роспатент правомерно пришел к выводу о том, что данные обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства за счет доминирующих словесных элементов "лакомка" / "LAKOMKA" / "лакомка" / "лакомка". При этом административный орган правомерно указал, что наличие в спорном обозначении словесного элемента "Южная" не изменяет заложенного в обозначении семантического значения: тот, кто любит лакомиться.

За счет высокого фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений отличия графической проработки второстепенны, не способны повлиять на общий вывод о том, что данные обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Приведенные обществом "ТД "Каравай Кубани" примеры регистрации других товарных знаков, в состав которых входит словесный элемент "лакомка", в связи с чем, как полагает заявитель, он утратил различительную способность, не могут быть приняты во внимание, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Доказательства, что при регистрации других товарных знаков имели место аналогичные фактические обстоятельства, в материалы дела не представлены. В связи с вышеизложенным довод о нарушении Роспатентом принципа равенства участников регулируемых отношений подлежит отклонению.

Судебная коллегия подчеркивает, что конкретных доводов о несогласии с выводами оспариваемого решения в части однородности противопоставляемых рубрик общество "ТД "Каравай Кубани" не приводит.

Вместе с тем суд считает необходимым отметить, что не усматривает противоречий в установленной Роспатентом однородности вышеперечисленных товаров 30-го класса МКТУ по перечню заявки N 2021728533 следующим товарам:

"ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли, в том числе, вафли-сэндвичи; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий для сладкого сдобного теста; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на базе риса, хлебцы; закуски легкие на базе хлебных злаков, хлебцы; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе, сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; макаронные изделия; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; какао; какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупы пищевые, в том числе, крупа кукурузная, крупа манная, крупа овсяная, крупа ячневая; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума пищевая; кус-кус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мука пищевая, в том числе, мука бобовая, мука из тапиоки пищевая, мука картофельная пищевая, мука кукурузная, мука пшеничная, мука соевая, мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; душистый перец; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе, сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей, тратрат калия кислый для приготовления пищи, камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный" 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 683240;

"кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед" 30-го класса МКТУ, поименованные в свидетельстве Российской Федерации N 126784 на товарный знак;

"мороженое" того же класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 228893.

Перечисленные позиции либо идентичны, либо являются однородными, так как относятся к одной родовой группе товаров (пищевые ароматизаторы и их виды, крупы и их виды и т.д. (касательно товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 683240, N 126784) и замороженные продукты (касательно товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 228893)), характеризуются одинаковым назначением (употребление в пищу), кругом потребителей и местами реализации (оптовые и розничные магазины).

Указание на то, что смешение сравниваемых обозначений не возможно в силу осуществления обществом "ТД "Каравай Кубани" деятельности по поставке хлебобулочных изделий на полки магазинов города Краснодар и Краснодарского края, сделано без учета того, что оценка однородности осуществляется в отношении товаров в том виде, как они приведении в заявке (свидетельстве), а не в отношении фактической деятельности, осуществляемой заявителем и иным хозяйствующим субъектом.

Так как решение от 29.12.2022 принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, требование общества "ТД "Каравай Кубани" удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на общество "ТД "Каравай Кубани", как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Каравай Кубани" (ОГРН 1092310005040) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Е.Ю. Щербатых