Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. N С01-2487/2022 по делу N А62-1744/2022 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в связи со сходством до степени смешения знака обслуживания истца и спорного обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2023 г. N С01-2487/2022 по делу N А62-1744/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича (г. Барнаул, ОГРНИП 319222500067034) на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2023 по делу N А62-1744/2022 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича к индивидуальному предпринимателю Филенковой Анастасии Юрьевне (г. Смоленск, ОГРНИП 321673300001170) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753802.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича - Прохоров В.А. (по доверенности от 12.12.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бизюков Дмитрий Владимирович (далее - предприниматель Бизюков Д.В.) обратился в Арбитражный суд Смоленской области с иском к индивидуальному предпринимателю Филенковой Анастасии Юрьевне (далее - предприниматель Филенкова А.Ю.) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753802.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 исковое заявление оставлено без удовлетворения.

Постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 отменено, по делу принят новый судебный акт.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2023 постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Постановлением Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.04.2023 решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 отменено, по делу принят новый судебный акт.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, Бизюков Д.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит изменить постановление суда апелляционной инстанции, удовлетворить иск в заявленном размере.

Отзыв на кассационную жалобу не поступал.

Филенкова А.Ю. в судебное заседание не явилась, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, Бизюков Д.В. является правообладателем знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 753802 с приоритетом правовой охраны от 05.09.2019, зарегистрированного 16.04.2020, в том числе для услуг 35-го класса "демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; реклама; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); 39-го класса "доставка цветов" и 44-го класса МКТУ "составление цветочных композиций".

Бизюковым Д.В. в сети Интернет, в частности, в социальных сетях "Instagram", "Вконтакте", выявлен факт размещения Филенковой А.Ю. рекламы под обозначением со словесным элементом "ЛИСТВА" об оказании услуг по оформлению букетов (флористика, дизайн), а также предложения к продаже цветочных композиций под спорным обозначением.

Кроме того, Бизюковым Д.В. зафиксирован факт использования Филенковой А.Ю. спорного обозначения на вывеске торгового предприятия, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, 2а, и осуществляющего составлении цветочных композиций и продажу букетов.

Полагая, что Филенкова А.Ю. незаконно использует спорное обозначение при оказании услуг, для которых зарегистрирован товарный знак Бизюкова Д.В. последний направил в адрес Филенковой А.Ю. претензию с требованием в десятидневный срок прекратить дальнейшее незаконное использование его товарного знака и о выплате компенсации, а также впоследствии в арбитражный суд с иском в рамках настоящего дела.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых спорного знака обслуживания и обозначения, используемого ответчиком.

При этом суд также учел, что ответчик ведет деятельность на территории г. Смоленска, а истец на территории г. Барнаула. С учетом этого суд первой инстанции констатировал, что правило "первого впечатления" не применимо в данном случае, и, следовательно, вероятность введения потребителей в заблуждение при индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров относительно обозначений, используемых истцом и ответчиком, отсутствует.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что истцом не представлено доказательств самостоятельного использования зарегистрированного им знака обслуживания, равно как и доказательств передачи прав на использование этого знака третьим лицам и фактического его использования кем-либо.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции не согласился.

Так, самостоятельно проанализировав сравниваемые комбинированный знак обслуживания со словесным обозначением "ЛИСТВА" и используемое ответчиком в своей деятельности обозначение "ЛИСТВА", апелляционный суд пришел к выводу о том, что сильными элементами сравниваемых обозначений является указанный совпадающий словесный элемент.

Приняв во внимание тождество сильных (доминирующих) словесных элементов по фонетическому и смысловому признакам, а также их сходство по графическому признаку, апелляционный суд констатировал сходство знака обслуживания истца и обозначения, используемого ответчиком в качестве логотипа.

Суд апелляционной инстанции сопоставил рубрики 35, 39-го и 44-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца, и деятельность ответчика, а именно: услуги по оформлению букетов (флористика, дизайн), предложения к продаже и реализация цветочных композиций по следующим адресам, услуги рекламы, и пришел к выводу об их однородности.

На основании изложенного апелляционный суд констатировал сходство до степени смешения знака обслуживания истца и спорного обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности.

При определении размера компенсации суд апелляционной инстанции учел ходатайство ответчика о его снижении и признал разумной и обоснованной компенсацию в размере 10 000 рублей.

Суд кассационной инстанции с указанными выводами суда апелляционной инстанции согласился, но установив, что размер взысканных судебных расходов рассчитан неправильно, направил дело на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции учел указания суда кассационной инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В своей кассационной жалобе Бизюков Д.В. выражает несогласие с размером компенсации, взысканной судом апелляционной инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд неверно применил правовые позиции, изложенные в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) и от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - Постановление N 8-П). В частности, истец полагает, что судом апелляционной инстанции не были учтены обстоятельства и длительность правонарушения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационных жалоб в силу следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Осуществив анализ знака обслуживания истца и спорного обозначения ответчика с учетом приведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному, мотивированному выводу о наличии определенной степени сходства соответствующих обозначений.

Суд по интеллектуальным правам считает, что примененная судом апелляционной инстанции методология соответствует как Правилам N 482, так и разъяснениям высшей судебной инстанции, приведенным в пункте 162 Постановления N 10.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере (пункт 61 Постановления N 10).

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления N 10).

С учетом изложенного, вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, коллегия судей кассационной инстанции пришла к выводу о том, что в данном деле с учетом избранного истцом способа расчета компенсации суд первой инстанции не снизил размер компенсации, а в соответствии со своими дискреционными полномочиями, предусмотренными подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер компенсации в пределах, установленных законом, исходя из обстоятельств и характера правонарушения.

Вышеприведенные правовые позиции по вопросу определения размера компенсации судом апелляционной инстанции учтены, доводы сторон получили оценку. Соответствующие выводы суда апелляционной инстанций надлежащим образом мотивированы (статьи 15 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определение судом, рассматривающим спор по существу, конкретного размера компенсации не является выводом о применении нормы права (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе лишь оценить верность применения судами методики определения размера компенсации, закрепленной в нормах ГК РФ и разъяснениях высших судебных инстанций.

Так, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Изложенные в кассационной жалобе доводы фактически связаны с несогласием с размером компенсации, присужденной судом первой инстанции за допущенное нарушение исключительных прав на товарные знаки, и, по сути, повторяют позицию этого лица по спору, направлены на переоценку доказательств и установление по делу иных фактических обстоятельств, что не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что размер компенсации может быть изменен судом кассационной инстанции лишь вследствие неправильного применения судами нижестоящих инстанций норм права и правовых позиций суда высшей судебной инстанции, но не по причине несогласия с осуществленной судами оценкой доказательств по делу.

По существу доводы, изложенные в кассационной жалобе, выражают несогласие общества с оценкой, данной судом апелляционной инстанции доказательствам, имеющимся в материалах дела, и доводам сторон спора, не опровергают выводы суда апелляционной инстанции, не подтверждают существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2023 по делу N А62-1744/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича (ОГРНИП 319222500067034) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

Е.Н. Чеснокова