Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2023 г. N 20АП-1619/23 по делу N А62-1744/2022

г. Тула

26 апреля 2023 г.

Дело N А62-1744/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20.04.2023.

Постановление в полном объеме изготовлено 26.04.2023.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волошиной Н.А., судей Волковой Ю.А. и Тучковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бобровниковой В.А., в отсутствие лиц участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича на решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 по делу N А62-1744/2022 (судья Яковенкова В.В.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Бизюкова Дмитрия Владимировича (ОГРН 319222500067034; ИНН 222509098858) к индивидуальному предпринимателю Филенковой Анастасии Юрьевне (ОГРН 321673300001170; ИНН 673205083237) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Бизюков Дмитрий Владимирович обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю Филенковой Анастасии Юрьевне (далее - ответчик) об обязании прекратить использование обозначений, тождественных с товарным знаком N 753802 (дата регистрации 05.09.2019), в своей деятельности и при оказании флористических услуг в сети Интернет на сайтах https://vk.com/listva smolensk, https://www.instagram.com/listva_smolensk, https://taplink.cc/listva_smolensk; на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2а, а также на этикетках, упаковках товара, визитках, рекламных буклетах, и о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 800 000, 00 рубля, а также расходов по оплате государственной пошлины.

Решением суда от 15.08.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда, Бизюковым Д.В. подана в Двадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционная жалоба о его отмене. Мотивируя позицию, апеллянт указывает на нарушение судом области норм материального права, несоответствие выводов суда материалам дела.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 по делу N А62-1744/2022 (20АП-6687/2022) (с учетом определения об опечатки от 31.10.2022) решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 по делу N А62-1744/2022 отменено.

Заявление ИП Бизюкова Д.В. удовлетворено частично.

Суд постановил взыскать с ИП Филенковой А.Ю. в пользу ИП Бизюкова Д.В. компенсацию за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 753802 в размере 10 000 рублей.

В остальной части в заявленных требованиях судом отказано.

С ИП Филенковой А.Ю. в пользу Бизюкова Д.В. взысканы расходы на оплату госпошлины в размере 22 000 рублей.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, Филенкова А.Ю. и Бизюков Д.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами. Бизюков Д.В. просил изменить постановление суда апелляционной инстанции, удовлетворить иск в заявленном размере. Филенкова А.Ю. просила постановление апелляционного суда отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2023 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2022 по делу N А62-1744/22 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

В адрес Двадцатого арбитражного апелляционного суда от ИП Бизюкова Д.В. поступила уточненная апелляционная жалоба.

От ИП Филенковой А.Ю. поступил отзыв на апелляционную жалобу с ходатайством о проведении судебного разбирательства в отсутствие лица, участвующего в деле.

От ИП Бизюкова Д.В. поступило ходатайство о проведении судебного разбирательства в отсутствие лица, участвующего в деле.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, представителей в судебное заседание не направили, что в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ в пределах доводов жалобы.

Изучив материалы дела и доводы жалобы, Двадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено сдуем области, Истец является правообладателем объекта интеллектуальной собственности - товарного знака N 753802, дата регистрации 05.09.2019, который зарегистрирован в отношении 35, 39 и 44 классов МТУ - демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг (для третьих лиц), включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; реклама; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; доставка цветов; составление цветочных композиций.

Сведения о зарегистрированных товарных знаках являются

общедоступными и размещены на официальном сайте Роспатента.

В результате поиска в сети "Интернет", в том числе, в социальных сетях "Instagram", "Вконтакте", правообладателем выявлен факт размещения ИП Филенковой А.Ю. рекламы об оказании услуг по оформлению букетов (флористика, дизайн), а также предложения к продаже и продажи цветочных композиций с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя по следующим адресам: https://vk.com/listvasmolensk, https://taplink.cc/listvasmolensk, https -.//www. instagram. com/listvasmolensk.

Ответчик в своей деятельности использует товарный знак "ЛИСТВА", при вводе товаров в гражданский оборот (оказании услуг), а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу, а также на фасаде магазина, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2а.

Вместе с тем, между истцом и ответчиком отсутствуют какие-либо правовые отношения, на основании которых истец предоставил ответчику право на использование товарного знака, правообладателем которого он является.

Таким образом, в силу того, что используемые ответчиком изображения являются тождественным с товарным знаком N 753802, а также в силу отсутствия у ответчика каких-либо правовых оснований на использование данного товарного знака, ответчик неправомерно и незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истцом ответчику в порядке досудебного урегулирования спора 31.01.2022 направлена претензия с требованием о прекращении незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу, а также об уплате компенсации.

Однако претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства явились основаниям для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик представил отзыв исковое заявление, указав, что товарный знак по свидетельству N 753802 является комбинированным обозначением, которое представляет собой круг из схематичных изображений листьев в виде трилистников со стеблем и двулистников без стебля, мелких кругов, по центру расположена буква "Л", выполненная специальным шрифтом; словесная часть представлена в виде расположенных в одну строку элементов "ЛИСТВА", выполненных специальным шрифтом кириллического алфавита буквами в черном цвете; словесная часть расположена в нижней центральной части, выровнена по центру, слово "ЛИСТВА" занимает всю ширину центральной части. Обозначение ответчика представляет собой изображение листа, состоящего из 8 сегментов зеленого цвета слева от словесного изображения "ЛИСТВА", также выполненного зеленым цветом во всю ширину изображения специальным шрифтом. Таким образом, тождественными являются только словесные элементы комбинированных обозначений "ЛИСТВА", в то время как по таким признакам, как "внешняя форма", "наличие или отсутствие симметрии", "смысловое значение", изображения значительно отличаются.

Следовательно, при визуальном осмотре данных изображений нельзя признать, что они создают схожее впечатление, ассоциируются друг с другом, и, соответственно, являются сходными до степени смешения с позиции рядового потребителя. При таких обстоятельствах оснований для

удовлетворения требований истца не имеется. Кроме того, ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации до 10 000 рублей.

Отказывая в удовлетворение заявленных требований, суд области руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное (часть 1 статьи 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статьей 1477 ГК РФ предусмотрено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу положений статьи 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлен запрет использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с

применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Экспертиза назначается только для разрешения

возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Истец и ответчик с ходатайством о назначении экспертизы в суд не обращались.

В силу пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изобразительные и объемные обозначения, в том числе

представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе

представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 43 Правил).

Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с

комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений

используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Суд области указал, что товарный знак по свидетельству N 753802 является комбинированным обозначением, которое представляет собой круг из схематичных изображений листьев в виде трилистников со стеблем и двулистников без стебля, мелких кругов, по центру расположена буква "Л", выполненная специальным шрифтом; словесная часть представлена в виде расположенных в одну строку элементов "ЛИСТВА", выполненных специальным шрифтом кириллического алфавита буквами в черном цвете; словесная часть расположена в нижней центральной части, выровнена по центру, слово "ЛИСТВА" занимает всю ширину центральной части.

Обозначение ответчика представляет собой изображение листа, состоящего из 8 сегментов зеленого цвета слева от словесного изображения "ЛИСТВА", выполненного зеленым цветом во всю ширину изображения специальным шрифтом.

Таким образом, учитывая положения пунктов 42-44 Правил N 482, при определении сходства комбинированных обозначений необходимо провести 1) анализ словесных элементов, 2) анализ графических элементов, 3) анализ общего впечатления обозначений.

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по

государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов утверждено приказом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" Федеральной службы по

интеллектуальной собственности от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство).

Согласно пункту 7.1.2.1 Руководства сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (пункт 7.1.2.1(а)).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (пункт 7.1.2.1(б)).

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в

обозначениях понятий, идей (пункт 7.1.2.1(в)).

Суд области пришел к выводу, что фонетически словесные элементы комбинированных обозначений "ЛИСТВА" тождественны, поскольку состоят из одних и тех же букв, следовательно, полностью одинаковы по написанию и произношению.

При визуальном (графическом) сравнении установлены следующие отличные элементы, а именно: шрифты не являются тождественными -различное расстояние между буквами при написании слова "ЛИСТВА", контрастная толщина штрихов, размер шрифта.

Таким образом, суд области пришел к выводу о том, что графическое сходство между сравниваемыми элементами отсутствует.

Словесный элемент "ЛИСТВА", исходя из значения слова по толковому словарю, означает совокупность листьев растений (деревьев, кустарников), является общеизвестным термином и полностью совпадает у истца и ответчика.

Исходя из вышеизложенного, судом установлено, что словесные обозначения являются сходными.

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами.

Таким образом, суд области пришел к выводу о том, что словесный элемент "ЛИСТВА" не может быть зарегистрирован в качестве самостоятельного товарного знака.

Кроме того, в результате поиска в сети "Интернет" в социальных сетях "Instagram", "Вконтакте" судом выявлено, что словесный элемент "ЛИСТВА" в комбинации с различными графическими изображениями активно используется субъектами предпринимательской деятельности, в том числе в названии книжных магазинов.

Согласно пункту 7.1.2.2 Руководства изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно

руководствоваться первым впечатлением.

При оценке и сравнении графического обозначения

зарегистрированного истцом товарного знака и изображения ответчика суд области

пришел к следующим выводам: 1) признак "внешняя форма" - изображения существенно отличаются по внешней форме и расположению элементов: у истца - круг из орнамента листьев, у ответчика - один лист, поделенный на 8 сегментов; 2) признак "наличие или отсутствие симметрии" - изображения нельзя признать симметричными по расположению элементов; 3) признак "смысловое значение" - обозначения являются схематичным изображением листа у ответчика, у истца - во множественном числе листьев; 4) признак "вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное)" - характер изображений можно признать тождественными. Оба изображения являются прикладными, а именно обозначениями, используемыми для индивидуализации товаров, услуг.

Таким образом, тождественными являются только словесные элементы комбинированных обозначений "ЛИСТВА", в то время как графические элементы значительно отличаются по таким признакам, как "внешняя форма", "наличие или отсутствие симметрии", "смысловое значение".

Согласно данным ЕГРИП истец и ответчик имеют схожие виды деятельности по ОКВЭД - 47.76 "торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах".

Вместе с тем, истцом не представлено доказательств использования зарегистрированного им товарного знака в своей хозяйственной деятельности, равно как и доказательств передачи прав на использование товарного знака третьим лицам и фактического использования кем-либо зарегистрированного истцом товарного знака в своей хозяйственной деятельности.

При этом судом учтено, что ответчик ведет деятельность на территории г. Смоленска, а истец на территории г. Барнаула.

Таким образом, правило "первого впечатления" не применимо в данном случае, и, следовательно, вероятность введения потребителей в заблуждение при индивидуализации вводимых в гражданский оборот

товаров относительно обозначений, используемых истцом и ответчиком, отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, суд области пришел к выводу о том, что при визуальном осмотре данных изображений нельзя признать, что они создают схожее впечатление, ассоциируются друг с другом, и, соответственно, являются сходными до степени смешения с позиции рядового потребителя. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения требований истца не имеется.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с данными выводами суда области ввиду следующего.

Как следует из приведенных норм материального права и разъяснений высшей судебной инстанции, юридическое значение при разрешении споров о нарушении исключительных прав на товарные знаки имеют факт использования ответчиком спорных средств индивидуализации или сходных с ними до степени смешения обозначений в отсутствие предусмотренных на то законом или договором оснований.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При оценке противопоставляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 N 482, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

В рассматриваемом случае спорное обозначение, включающее словесный элемент "Листва ", сравниваются с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 753802.

Вопреки мнению ответчика, словесный элемент "ЛИСТВА" из объема правовой охраны знака обслуживания истца не дискламирован. Обратного из сведений Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не следует.

При оценке сходства товарных знаков (знаков обслуживания) и спорных обозначений устанавливаются не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой. Следовательно, не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента сравниваемых знака обслуживания и спорного обозначения.

Степень сходства обозначений учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков.

При анализе словесных обозначений "Листва " и "Листва" как характеризующих свойства товара, сильными элементами сравниваемых обозначений является словесный элемент "ЛИСТВА".

Принимая во внимание тождество сильных словесных элементов "Листва" по фонетическому и смысловому признакам, а также их сходство по графическому признаку, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753802 и обозначения "Листва ", используемом ответчиком в качестве логотипа.

Осуществив анализ знака обслуживания истца и спорного обозначения ответчика с учетом приведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, суд апелляционной инстанции пришел выводу о наличии определенной степени сходства соответствующих обозначений.

Руководствуясь первым впечатлением от восприятия сравниваемых обозначений, судебная коллегия отмечает, что некоторые отличия, заключающиеся в использовании в товарном знаке дополнительных элементов - рисунка листьев и изображением буквы "Л", в целом не влияют на иное восприятие сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 753802 и словесный элемент "ЛИСТВА", и логотип ответчика ассоциируются друг с другом в целом и, таким образом, являются сходными.

Кроме того, товарный знак истца зарегистрирован в отношении 35, 39 и 44 классов МТУ - демонстрация товаров; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг (для третьих лиц), включая услуги оптовой и розничной продажи, в том числе через Интернет; реклама; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины, интернет-сайты; доставка цветов; составление цветочных композиций.

Ответчик использует сходное изображение для рекламы об оказании услуг по оформлению букетов (флористика, дизайн), а также предложения к продаже и продажи цветочных композиций с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя по следующим адресам: https://vk.com/listvasmolensk, https://taplink.cc/listvasmolensk, https -.//www. instagram. com/listvasmolensk.

Ответчик в своей деятельности использует товарный знак "ЛИСТВА", при вводе товаров в гражданский оборот (оказании услуг), а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу, а также на фасаде магазина, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2а.

С учетом изложенного, вероятность смешения обычным потребителем товарных знаков истца и спорного обозначения, следует считать установленным.

Данный вывод суда соответствует сложившейся судебной практике (Определение ВС РФ от 9 июня 2021 г. N 309-ЭС21-10337).

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении в суд области с исковым заявлением избран вид компенсации за нарушение его исключительных авторских прав, предусмотренный, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и заявлено о взыскании 800 000 руб. компенсации.

Ответчик заявил ходатайство о снижении размера компенсации до 10 000 рублей.

Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении N 28-П от 13.12.2016, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже минимального предела, установленного положениями подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, однако такое снижение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременно наличие ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации судебная коллегия, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права, в том числе и данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, наличие ходатайства ответчика о снижении размера неустойки, приходит к выводу о том, что компенсация в размере 10 000 рублей является разумной и справедливой.

Требование истца об обязании прекратить использование обозначений, тождественных с товарным знаком N 753802 (дата регистрации 05.09.2019), в своей деятельности и при оказании флористических услуг в сети Интернет на сайтах https://vk.com/listva smolensk, https://www.instagram.com/listva_smolensk, https://taplink.cc/listva_smolensk; на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2а, а также на этикетках, упаковках товара, визитках, рекламных буклетах подлежит оставлению без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, ответчик не использует спорное словесное обозначение в своей деятельности, спорный логотип был изменён на название "листья". Кроме того, новый логотип ответчиком был подан на регистрацию в качестве товарного знака (т.1 л.д. 151).

Соответственно, требование истца о присуждении судебной неустойки за неисполнение судебного акта в размере 1000 рублей в день по истечение 10 календарных дней с момента вступления в силу решения суда и с момента фактического исполнения требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака, с учетом вышеизложенного, также не также подлежит удовлетворению.

Относительно распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины при частичном удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

Как следует из обстоятельств дела, истцом было заявлено два требования: неимущественное - об обязании ответчика прекратить использование спорного обозначения (запрете использования знака обслуживания), государственная пошлина за предъявление которого составляет 6000 рублей, и имущественное - о взыскании 800 000 рублей компенсации государственная пошлина за предъявление которого составляет 19 000 рублей. При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в суммарном размере 25 000 рублей.

Учитывая частично удовлетворение исковых требований имущественного характера, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 238 руб.

Взыскать с ИП Филенковой А.Ю, в пользу индивидуального предпринимателя Бизюкова Д.В. расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.

На основании изложенного, решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 по делу N А62-1744/2022 подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области от 15.08.2022 по делу N А62-1744/2022 отменить.

Заявление ИП Бизюкова Д.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ИП Филенковой А.Ю. в пользу ИП Бизюкова Д.В. компенсацию за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 753802 в размере 10 000 рублей.

В остальной части отказать.

Взыскать с ИП Филенковой А.Ю. в пользу Бизюкова Д.В. расходы на оплату госпошлины в размере 3 238 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.А. Волошина

Судьи

Ю.А. Волкова О.Г. Тучкова