Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2023 г. N С01-1074/2023 по делу N СИП-974/2022 Суд отменил судебный акт по делу о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку оценка обозначения на предмет соответствия положениям законодательства производится исходя из восприятия этого обозначения адресатами услуг, подлежала установлению специфика данного вида услуг, связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2023 г. N С01-1074/2023 по делу N СИП-974/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 июля 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Сидорской Ю.М.;

судьи-докладчика Борзило Е.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 по делу N СИП-974/2022

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ул. Университетская, д. 5, офис 7, г. Иннополис, Верхнеуслонский р-н, Республика Татарстан, 420500, ОГРН 1181690055744) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" - Робинов А.А. (по доверенности от 06.10.2022), Токарева Е.Ю. (по доверенности от 06.10.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Елагина Д.К. (по доверенности от 19.07.2022 N 04/321286/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 требование общества удовлетворено: решение Роспатента от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества от 06.04.2022 на решение об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором с изложенными в ней доводами не согласилось, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители Роспатента и общества.

Представитель Роспатента доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

Представители общества против удовлетворения кассационной жалобы возражали, просили оставить принятое по делу судебное решение без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, 19.03.2021 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2021715459 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг"; 38-го класса "передача информации, относящейся к электронному шоппингу (торговле) и услугам розничной торговли; обеспечение доступа к веб-сайтам в Интернете, позволяющего третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы"; 39-го класса "доставка товаров; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ).

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 06.12.2021 об отказе в государственной регистрации спорного обозначения ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в отношении указанных обществом услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ установил, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов "Kazan" и "Express", при этом слово "Kazan" переводится с английского языка как Казань - столица Республики Татарстан Российской Федерации, а слово "Express" / "Экспресс" является частью сложных слов, означающей "моментальный, срочный", что следует из словарных источников в сети Интернет. Заявленное обозначение в силу своего семантического значения для названных услуг указывает на место оказания услуг и их свойства, следовательно, является неохраняемым.

Не согласившись с выводами Роспатента, содержащимися в решении об отказе в регистрации знака обслуживания, общество 06.04.2022 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение.

Общество в возражении настаивало на том, что исходя из неоднозначности и неочевидности смыслового значения заявленного на регистрацию обозначения в отношении заявленных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, оно будет восприниматься потребителями как обладающее изначальной различительной способностью.

Кроме того, к возражению общества с учетом дополнений были приложены следующие материалы в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного на регистрацию обозначения:

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2021 N 57-ПВЗ-С между обществом с ограниченной ответственностью "Логистическая компания "ЗаДень.ру" (далее - логистическая компания) и индивидуальным предпринимателем Васильевым Д.В., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов Интернет-магазина "KazanExpress";

договор на оказание услуг от 01.04.2021 N 57-ПВЗ, приложения к договору между логистической компанией и Васильевым Д.В., согласно которым Васильев Д.В. оказывал услуги по доставке и вручению товаров, а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор возмездного оказания услуг от 01.04.2021 N 67-ПВЗ-С между логистической компанией и индивидуальным предпринимателем Гайнитдиовым А.Д., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов Интернет-магазина "KazanExpress", а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор на оказание услуг от 01.05.2021 N 67-ПВЗ, приложениями к договору между логистической компанией и Гайнитдиовым А.Д., согласно которому Гайнитдиов А.Д. оказывал услуги по доставке и вручению товаров;

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 04.12.2018 N 365/18, акт от 30.06.2021 N 9474 между обществом и автономной некоммерческой организацией "Фонд развития города Иннополис";

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 17.01.2018 N 020053 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬКОСТ";

договор от 03.07.2019 N СУФ19-122, приложение к договору, акты СУФ000723 от 01.08.2019, СУФ000810 от 31.08.2019. между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Гэллэри Сервис", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению рекламно-информационных материалов "KazanExpress ";

договор от 06.09.2019 N АРТ-136, акты от 30.09.2019 N 644, от 22.11.2019 N 771, эфирная справка, медиаплан N 3 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АРТ-Дизайн";

договор от 05.09.2019 N 183/19, приложениями к договору между обществом и акционерным обществом "Медиа Плюс" (далее - общество "Медиа Плюс"), согласно которым общество "Медиа Плюс" оказывало услуги по размещению в эфире радиостанций рекламных материалов заказчика;

договор от 09.11.2020 N 1554, приложения к договору, акт от 03.12.2020 N 442 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "КРЕАТИФФ", согласно которым общество с ограниченной ответственностью "КРЕАТИФФ" оказывало услуги по размещению и техническому обслуживанию рекламной информации обозначения "KazanExpress" на рекламных стендах в лифтах и у подъездов жилых домов города Чебоксары Чувашской Республики;

договор от 17.09.2019 N 107, приложение к договору, акт от 31.10.2019 N 252 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "ТаргетМедиа", согласно которым общество с ограниченной ответственностью "ТаргетМедиа" оказывало услуги, связанные с производством и размещением информационных материалов заказчика;

акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору от 02.08.2019 N D-4202, счет от 05.08.2019 N 1-64270, заказ от 30.08.2019 N Z2733-1 между обществом и акционерным обществом "Медиа Плюс", согласно которым общество "Медиа Плюс" оказывало услуги по размещению рекламных материалов "KazanExpress";

сопроводительное письмо общества от 18.03.2021 N 18/03-1, в котором указано, что общество предоставляет возможность юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем осуществлять деятельность по продаже товаров с использованием дистанционного способа, а также возможность покупателям приобретать товары дистанционным способом посредством оформления заказа в маркетплейсе "KazanExpress";

справка общества от 24.03.2022 N 24/03/22-5, в которой указано, что в период с марта 2020 года по март 2021 года средняя общая выручка в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе "KazanExpress" по городам присутствия: г. Казань, г. Уфа, г. Самара, г. Набережные Челны, г. Нижний Новгород составила 1 090 000 000 рублей, в период с марта 2021 года по март 2022 года максимальные объёмы выручки за реализацию товаров на маркетплейсе составили 1 086 057 032 рублей в названных городах присутствия.

В период с марта 2021 года по март 2022 года максимальная выручка в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе "KazanExpress" составила 2 074 683 370 рублей. Максимальные объёмы выручки в вышеуказанный период за реализацию товаров на маркетплейсе были получены в следующих городах присутствия "KazanExpress": г. Казань - 2 109 827 500 рублей, г. Уфа - 1 117 525 868 рублей, г. Самара - 881 200 994 рубля, г. Набережная Челны - 732 852 313 рубля, г. Ижевск - 708 964 708 рублей;

сведения о рекламе платформы электронной торговли "KazanExpress" в медиасредствах, по радио и на телевидении в период с 16.08.2021 по 24.04.2022;

статья "Команда из Казани создала свой AliExpress с доставкой за два дня", размещенная на официальном сайте газеты "Комсомольская правда" от 13.09.2017;

статья "В Казани запустят аналог AliExpress с доставкой по России" от 06.09.2017, размещенная на официальном сайте газеты "Реальное время";

статья "Предприниматель из Казани запускает аналог AliExpress", размещённая на официальном сайте газеты "Известия" от 06.09.2017;

сведения телеканала РБК "Торговый город: KazanExpress построит поселок для сотрудников";

статья Дмитрий Еремеев: "KazanExpress претендует стать компанией с оценкой не менее 1 миллиарда долларов", размещенная на общественно-политической интернет-газете БИЗНЕС Online от 11.01.2021 (https://www.businessgazeta.ru/article/495063);

статья "Мишустин предложил облачные технологии для оценки стоимости недвижимости", размещённая на официальном сайте газеты РИА Новости от 09.07.2022, в которой упоминается маркетплейс "Kazanexpress";

статья "Семь мобильных приложений, которые вызовут ажиотаж в посткоронавирусном мире", размещённая на официальном интернет-журнале "Секрет фирмы" от 10.06.2020, где упоминается быстрая доставка покупок из маркетплейсов "Озон", "Lamoda", "Wildberries", "KazanExpress" и др.;

статья "Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress", размещённая на официальном сайте газеты "Ведомости", в данной статье была опубликована информация о создании маркетплейса "KazanExpress" в 2017 году;

статья "KazanExpress" привлёк инвестиции от "AliExpress Россия" на миллиарды рублей", размещённая на официальном сайте издания RB.RU от 10.03.2021;

статья "Татарский маркетплейс и клиники женского здоровья: кому дали денег на этой неделе", размещённая на официальном сайте журнала Forbes от 13.03.2021, где указано, что маркетплейс "KazanExpress" привлек инвестиции от "AliExpress Россия";

статья "AliExpress получит 30% маркетплейса "KazanExpress", размещенная в газете "Коммерсантъ" от 10.03.2021;

статья "Татарстан уходит в онлайн", размещенная в Российская газета RG.RU от 26.01.2021;

публикация в социальной сети Instagram "Мобильное приложение "KazanExpress" шопинг с доставкой за 1 день";

презентация "Трекинг основных показателей здоровья бренда "KazanExpress". На основании изложенного и представленных материалов общество просило Роспатент отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 03.08.2022 об отказе в его удовлетворении.

Полагая, что решение от 03.08.2022 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию знака обслуживания (19.03.2021) суд первой инстанции пришел к выводу о том, что нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке охраноспособности обозначения, являются часть четвертая ГК РФ с учетом разъяснений, приведенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), а также "Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков", утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Суд первой инстанции отметил, что при анализе наличия изначальной различительной способности обозначения Роспатенту надлежало учитывать приоритет русского языка для русскоязычных потребителей и принимать во внимание, что восприятие потребителями обозначения "KazanExpress" обусловлено, прежде всего, его созвучностью словам русского языка.

По мнению суда первой инстанции, при зрительном и смысловом впечатлении от прочтения обозначения "KazanExpress" заглавными буквами "K" и "E" обозначены слова "kazan/казан" и "express/экспресс", а не "Kazan/Казань" и "express/экспресс". Данный вывод, как указал суд первой инстанции, подтверждается тем, что в русском языке буква "э" при прочтении не смягчает предыдущие согласные, а также тем, что слово "казан" в русском языке имеет самостоятельное значение (посуда для приготовления пищи) и используется в повседневной речи. При таких обстоятельствах наименование города Казань (на английском языке "Kazan", которое произносится как [kzn]/[кэ-зен]) в обозначении "KazanExpress" русскоязычным потребителям не очевидно.

Как отметил суд первой инстанции, вывод административного органа о восприятии потребителями заявленного на регистрацию обозначения как слов "Казань" и "Экспресс" является не подтвержденным, как и то, что в обозначении заложена идея, основанная на названии города Казань.

Суд первой инстанции исходил из следующего: вывод Роспатента об отсутствии у обозначения изначальной различительной способности был сделан без анализа в отношении всех заявленных обществом услуг, что привело к преждевременным выводам относительно невозможности регистрации обозначения. Данный подход, как указал суд первой инстанции, не согласуется с положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482, предполагающими при решении вопроса о том, является ли обозначение характеризующим услуги, всестороннее исследование фонетических графических, и семантических признаков обозначения применительно к каждой из заявленных услуг.

Суд первой инстанции также обратил внимание административного органа на то, что при экспертизе спорного обозначения Роспатенту надлежало сопоставить его с конкретными услугами, поименованными в заявке, для решения вопроса о том, является ли обозначение для них описательным или фантазийным.

Суд первой инстанции также дал оценку представленному обществом в рамках административной процедуры подачи возражений в Роспатент заключению Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт социологии федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук "Лаборатория социологической экспертизы" от 28.04.2022 N 33-2022 (далее - социологическое исследование N 33-2022), указав на отсутствие в решении Роспатента мотивов отклонения выводов данного заключения.

Кроме того, суд первой инстанции подчеркнул, что административный орган по существу не исследовал вопрос о приобретении заявленным на регистрацию обозначением различительной способности и не дал оценку представленным сведениям с учетом положений пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции счел, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и с учетом требований пунктов 136, 138 Постановления N 10 удовлетворил заявленное требование, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение общества на решение об отказе в регистрации обозначения в качестве знака обслуживания.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о подлежащей применению правовой базе и факт оказания обществом услуг, классифицируемых по 35, 38, 39-ому классу МКТУ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на то, что правовая охрана испрашивалась обществом обозначению в отношении услуг 35, 38 и 39-го классов МКТУ, не имеющих отношения к приготовлению пищи, поэтому суд первой инстанции дал неправильную оценку восприятию спорного обозначения потребителем, что привело к неправильному применению пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также полагает, что суд первой инстанции нарушил методологию исследования заявленного на регистрацию обозначения, поскольку элемент "Kazan" суд исследовал отдельно от элемента "Express", что также привело к неправильной оценке потребительского восприятия.

По мнению заявителя кассационной жалобы, оценивая представленное обществом социологическое исследование N 33-2022, суд первой инстанции не учел, что вопросы о восприятии во взаимосвязи словесных элементов "Kazan" и "Express" респондентам не задавались, поэтому данное доказательство не может ни подтвердить, ни опровергнуть описательность данного обозначения, а также приобретение обозначением различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вместе с тем, между ними возможно пересечение: одно и то же обозначение может быть признано, например, как не обладающим различительной способностью, так и характеризующим товары.

Соответствующие ограничения установлены, в первую очередь, в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021, от 24.11.2022 по делу N СИП-1334/2021, от 28.11.2022 по делу N СИП-1315/2021, от 02.12.2022 по делу N СИП-245/2022 и других.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия; этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Прежде всего, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции проверял решение Роспатента на соблюдение не той нормы, которая положена в основу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

В решении экспертизы (том 4 л.д. 138) отмечено, что "заявленное обозначение в силу своего семантического значения является неохраняемым, на основании положений предусмотренных п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса, поскольку указывает на место оказания услуг и их свойства".

Конкретный подпункт пункта 1 статьи 1483 ГК РФ при этом не назван, но указания на место оказания услуг и их свойства охватываются подпунктом 3 пункта 1 этой статьи.

Решение Роспатента также основано на том, что применительно к конкретным услугам, перечисленным в заявке, обозначение определяет место оказания услуг (продвижения/сбыта товаров и их доставки) и их скорость.

С учетом этого применительно к необходимости защиты вышеуказанных публичных интересов Роспатент, в частности, отметил, что "у иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города Казань/Kazan, существует необходимость использования данного географического названия в своей деятельности в качестве указания на место оказания услуг".

Несмотря на это рассуждения суда первой инстанции касаются наличия или отсутствия у заявленного обозначения изначальной различительной способности (т.е. применения абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а не подпункта 3 пункта 1 той же статьи).

Это само по себе свидетельствует о нерассмотрении дела судом первой инстанции в рамках применимой нормы материального права и влечет отмену судебного акта.

Вместе с тем с учетом выводов суда первой инстанции и корреспондирующих им доводов кассационной жалобы Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на надлежащую методологию проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей с учетом спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Однако следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, нужно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе.

При рассмотрении возражения предметом является проверка законности отказа в предоставлении правовой охраны применительно к каждому указанному в возражении товару, услуге.

При рассмотрении дела судом предметом является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому заявленному товару, услуге из числа приведенных в поданном в суд заявлении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не исключает возможности делать объединенные выводы по некоторым группам товаров, услуг (а не по каждому товару, каждой услуге в отдельности), по секторам рынка, но лишь при условии надлежащей мотивировки причин объединения товаров, услуг в группы для оценки вероятного восприятия спорного обозначения адресными группами потребителей этих товаров.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу N СИП-762/2021, от 22.07.2022 по делу N СИП-1042/2021 и других.

Как усматривается из содержания обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение воспринимается потребителями как слова "Казань" и "Экспресс". Суд первой инстанции подчеркивал необходимость учета того, что в русском языке слово "казан" имеет самостоятельное значение (посуда для приготовления пищи), вследствие чего наименование города Казань в обозначении "KazanExpress" русскоязычным потребителям неочевидно.

Таким образом, суд первой инстанции по существу исходил из возможности восприятия потребителями заявленного на регистрацию обозначения как включающее в себя словесный элемент "казан" в значении "посуда для приготовления пищи".

Вместе с тем с учетом того обстоятельства, что оценка обозначения на предмет соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения адресатами услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, подлежала установлению специфика данного вида услуг, связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли.

Представленные заявителем с возражением документы явно направлены на подтверждение того обстоятельства, что обозначение "KazanExpress" предназначено для идентификации маркетплейса, ведущего активную деятельность в Республике Татарстан и ряде других субъектов Российской Федерации.

Потребителями услуг соответствующих электронных торговых площадок являются, с одной стороны, покупатели различных товаров, с другой - продавцы, использующие соответствующие Интернет-сервисы для реализации принадлежащих им товаров.

Таким образом, ни заявленные на регистрацию услуги, ни круг их потребителей не имеют непосредственного отношения к приготовлению пищи и к посуде для ее приготовления, в том числе казану.

При этом в тексте обжалуемого судебного акта отсутствуют выводы относительно того, в связи с чем названная группа потребителей услуг будет воспринимать заявленное на регистрацию обозначение в качестве посуды для приготовления пищи.

Более того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в данном случае на регистрацию заявлены не два самостоятельных обозначения, одно из которых представляет собой обозначение "Kazan", а другое - "Express". В данном случае заявленное обозначение одно - "KazanExpress", состоящее из двух словесных элементов - "Kazan" и "Express".

В такой ситуации Роспатент правильно обращает внимание на то, что восприятие российскими потребителями тех или иных слов (особенно многозначных, как в данном случае "kazan") зависит от контекста: с одной стороны, от того, в отношении каких услуг соответствующие слова используются, а с другой стороны, от того, как использованные слова соотносятся между собой.

Как следует из решения суда первой инстанции, словесные элементы "Kazan" и "Express" суд оценивал по отдельности, не учитывая контекст.

Подвергая критике выводы Роспатента о результатах социологического исследования N 33-2022 применительно к подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК Российской Федерации, суд первой инстанции допустил те же методологические недостатки.

Роспатент в своем решении отметил, что в исследовании не отражено, какие именно смысловые ассоциации вызывает обозначение "KazanExpress" в сознании потребителей.

С точки зрения этимологии слов в социологическом исследовании N 33-2022 вопросы ставились отдельно по словесному элементу "Kazan" и по словесному элементу "Express", т.е. без контекста.

При новом рассмотрении суд первой инстанции должен, пользуясь надлежащей методологией, проверить выводы Роспатента на их соответствие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В случае, если суд первой инстанции соответствующие выводы признает незаконными, этого достаточно для удовлетворения заявленных требований.

Если же выводы административного органа в части применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ соответствуют закону, суд первой инстанции должен перейти к анализу выводов Роспатента по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ - об отсутствии приобретенной различительной способности и об отсутствии обладающей различительной способностью комбинации неохраняемых элементов.

При этом в части приобретенной различительной способности должна быть дана оценка представленным в материалы дела договорам, публикациям в средствах массовой информации, рекламным и иным материалам, представленным обществом в подтверждение широкой известности и приобретенной различительной способности рассматриваемого обозначения, а также тем результатам социологического исследования, которые были направлены на подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности. Данные обстоятельство являются существенными для правильного разрешения настоящего дела, поскольку при доказанности приобретенной обозначением различительной способности ему может быть предоставлена правовая охрана даже при том, что оно характеризует услуги (исходящие в таком случае от одного источника происхождения).

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать итоговые выводы суда первой инстанции соответствующими материалам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 по делу N СИП-974/2022 отменить.

Дело N СИП-974/2022 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Ю.М. Сидорская

Е.Ю. Борзило