Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2023 г. N С01-1024/2023 по делу N А40-176830/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводам об отсутствии сходства сравниваемых товарного знака и обозначений, используемых ответчиком, и (без анализа рубрик на предмет их однородности/неоднородности) об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2023 г. N С01-1024/2023 по делу N А40-176830/2022

Судья Суда по интеллектуальным правам Борисова Ю.В., рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Гакало Вадима Владимировича (г. Севастополь, ОГРНИП 316920400052946) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Гакало Вадима Владимировича к обществу с ограниченной ответственностью "ПИР" (1-й Колобовский переулок, дом 11, эт. цоколь, пом. I, ком. 2-10, Москва, 127051, ОГРН 1157746881775) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гакало Вадим Владимирович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПИР" (далее - общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 542932 в размере 500 000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023, исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Кассатор указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Податель кассационной жалобы отмечает, что согласно информации, размещенной на информационном ресурсе "Картотека арбитражных дел" (https://kad.arbitr.ru) отсутствует отзыв на исковое заявление ответчика от 04.10.2022 и дополнение к отзыву от 25.10.2022.

Истец полагает, что указанные отзыв на исковое заявление и дополнение к отзыву были направлены в его адрес в нарушении сроков, в связи с чем в силу части 4 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны были быть возвращены ответчику без рассмотрения.

Гакало В.В. констатирует, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 474430 зарегистрирован 12.11.2012, срок действия правовой охраны истек 06.04.2021. При этом ответчик какого-либо отношения к данному товарному знаку не имеет, его правообладателем являлось общество с ограниченной ответственностью "Гетон". По мнению кассатора, обществом не представлено доказательств, подтверждающих право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 474430: договор на право использования товарного знака обществом не зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, копия договора в материалы дела не представлена. На основании изложенного заявитель кассационной жалобы приходит к выводу, что наименование "Piccolino" использовалось обществом незаконно.

Таким образом, Гакало В.В. полагает, что при вынесении оспариваемого решения суд сделал выводы не на основе имеющихся в материалах дела доказательствах, а на голословных утверждениях ответчика, содержащихся в его отзыве.

Истец отмечает, что в ходе проведения контрольной закупки установлено, что кафе "Piccolino" принадлежит обществу. В кассовом чеке от 18.02.2022 в наименовании кафе указано "ПИККОЛИНО". На входе в кафе "Piccolino" по адресу: г. Москва, Колобовский 1-й переулок, 11 размещена информационная конструкция (вывеска) с фирменным наименованием "Piccolino".

При этом предприятие общественного питания с наименованием "Osteria gini" в настоящее время располагается по тому же адресу, что и располагалось предприятие "Piccolino", из чего следует вывод, что общество в течение судебного процесса сменило название предприятия с "Piccolino" на "Osteria gini", что не освобождает ответчика от ответственности за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 542932 в предыдущий период.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не оценили все доказательства, представленные истцом, в частности чек ККТ из кафе и скриншоты.

Истец констатирует, что словесный элемент "PICCOLINO" является охраняемым элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 542932. Цветовая гамма, разный шрифт написания и способ расположения слов не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений, т.к. сам буквенный текст и его смысловое назначение в рекламе с учетом однородности продаваемых сторонами товаров, их свойств для потребителя полностью смешиваются со словесным обозначением товарного знака истца.

Кроме того, по мнению кассатора, позиция ответчика о том, что отсутствие регистрации договора о предоставлении обществу права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 474430 не относится к предмету рассматриваемого спора, является ошибочной, поскольку ответчик должен доказать законность использования товарного знака в своей предпринимательской деятельности.

Истец также не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что рестораны осуществляли деятельность независимо друг от друга в разных субъектах Российской Федерации, что исключало вероятность смешения товарных знаков для потребителей и (или) контрагентов; отсутствовала вероятность или угроза смешения деятельности истца и ответчика. Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором ответчик выразил несогласие с правовой позицией истца, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являющихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу постановления.

Как следует из части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 указанного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 542932.

Гакало В.В. в исковом заявлении указал, что 18.02.2022 стало известно о систематическом нарушении принадлежащего ему исключительного права на указанный товарный знак, выразившемся в использовании для вывески предприятия общественного питания ответчика словесного обозначения Piccolino, в названии интернет сайта предприятия общественного питания ответчика.

Согласно сведениям на сайтах: https://restoran-piccolino.ru, https://restoran.cafe/moskva/restaurants/piccolino, http://ilovepiccolino.ru по адресу г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11 располагался ресторан "Piccolino", в названии которого незаконно использовалось обозначение, сходное с товарным знаком истца. Данное обозначение в отсутствие законных оснований использовалось в целях продвижения своего ресторана на следующих интернет сайтах: https://restoran-piccolino.ru, https://restoran.cafe/moskva/restaurants/piccolino. Указанное также подтверждается чеком ККТ от 18.02.2022 о посещении ресторана, в котором в названии предприятия общественного питания указано кафе "Пикколино".

На сайте с доменным именем http://ilovepiccolino.ru, facebook.com/piccolinoresto/piccolino-kafe 04.05.2021 и 23.02.2022 обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности посредством размещения и предложения к продаже услуг общественного питания.

Факт использования исключительного права истца подтверждается скриншотами интернет-сайта с доменным именем http://ilovepiccolino.ru, facebook.com/piccolinoresto/, piccolino-kafe в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет" от 04.05.2021, 23.02.2022.

Данное нарушение выразилось в использовании товарного знака, правообладателем которого является истец, путем размещения предложения к продаже услуг общественного питания на интернет-сайте: http://ilovepiccolino.ru, facebook.com/piccolinoresto/, piccolino-kafe, https://restoran-piccolino.ru, https://restoran.cafe/moskva/restaurants/piccolino, а также в размещении товарного знака в названии ресторана.

Гакало В.В. направил в адрес общества соответствующую претензию, оставленную последним без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения Гакало В.В. в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств незаконного использования товарного знака именно ответчиком.

Так, суд первой инстанции учел пояснения ответчика, согласно которым последний осуществлял предпринимательскую деятельность с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 474430 с разрешения правообладателя.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что в настоящее время ответчик не использует в своей деятельности спорное обозначение для индивидуализации ресторана.

Дополнительно суд первой инстанции констатировал, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 542932 и N 474430 не являются сходными и обладают отличительными признаками, позволяющими потребителю идентифицировать и различать товары и услуги, в отношении которых они используются.

По мнению суда первой инстанции, истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств принадлежности/использования ответчиком сайтов ilovepiccolino.ru и piccolino-kafe.ru. В соответствии с приложенным к исковому заявлению скриншоту с сайта whois.com сайт ilovepiccolino.ru администрируется неизвестным частным лицом (private person).

Согласно информации с сайта ilovepiccolino.ru в настоящее время этот домен не используется и выставлен на продажу (скриншот прилагается). Аналогичные сведения содержатся в отношении сайта piccolino-kafe.ru, он также выставлен на продажу и принадлежит неизвестному частном лицу (скриншоты с сайтов прилагаются).

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, отзыве на нее, Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьями 286, 287, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Так, соответствующая методология сравнения на предмет сходства обозначений и товарных знаков и однородности товаров (услуг) содержится в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, вступивших в силу 31.08.2015 (далее - Правила N 482), пункте 162 Постановления N 10.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как предусмотрено пунктом 44 Правил N 482, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке доводов истца сравнению подлежали не товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 542932 и 474430, а обозначение, используемое ответчиком в своей хозяйственной деятельности и товарный знак, исключительное право на который принадлежит истцу.

Суд первой инстанции пришел к выводам об отсутствии сходства сравниваемых товарного знака и обозначений, используемых ответчиком, и (без анализа рубрик на предмет их однородности/неоднородности) об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Суд апелляционной инстанции, несмотря на мотивированные аргументы апелляционной жалобы (о наличии в сравниваемых обозначениях доминирующих словесных элементов "Piccolino" и "Piccollino" и однородности услуг), признал их несостоятельными.

Между тем, соглашаясь с аргументами кассационной жалобы, суд кассационной инстанции отмечает, что в комбинированном товарном знаке (знаке обслуживания), состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является, как правило, словесный, именно на нем акцентируется внимание потребителя, он выполняет индивидуализирующую функцию.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 542932 содержит словесный элемент "Piccolino".

В обозначении, используемом ответчиком, размещается словесный элемент "Piccollino", отличающийся лишь двойным "ll", либо словесный элемент "Пикколино".

Таким образом, в рассматриваемой ситуации не может быть установлено полное отсутствие сходства сравниваемых обозначений и речь может идти только об установлении степени сходства.

Кроме того, суд первой инстанции не провел анализ однородности услуг истца и ответчика.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что согласно пункту 162 Постановления N 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В этой связи, принимая во внимание допущенное судом первой инстанции нарушение существующих методологических подходов, выводы об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте нельзя признать должным образом мотивированными, данные суждения являются преждевременными.

Коллегия судей также соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суды необоснованно приняли во внимание то обстоятельство, что истец и ответчик осуществляют свою хозяйственную деятельность в различных регионах Российской Федерации. В силу положений статьи 1479 ГК РФ исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Суд апелляционной инстанции ошибки суда первой инстанции не исправил.

Кроме того, судами безосновательно принято во внимание утверждение ответчика о том, что он использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 474430 по соглашению с правообладателем. Между тем указанное обстоятельство не подтверждено обществом "Пир" какими-либо доказательствами.

Судебная коллегия также соглашается с доводами кассационной жалобы о том, что выводы судов об отсутствии в деле доказательств о нарушении ответчиком исключительного права истца на товарный знак являются преждевременными. Так, например, в материалы дела, помимо иных доказательств, истцом представлен чек, в котором указано наименование ответчика (ООО "ПИР"), его адрес, а также место расчета - Кафе "Пикколино".

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции - Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности, применить методологию оценивания степени сходства сравниваемых обозначений, разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом фактических обстоятельств настоящего дела.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2023 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Ю.В. Борисова