Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2023 г. по делу N СИП-492/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака, поскольку вся оценка Роспатентом сравниваемых товаров по критериям однородности была произведена исходя из неверно определенной родовой категории и без учета специфики товаров, предназначенных для детей

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2023 г. по делу N СИП-492/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 28 июля 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Чесноковой Е.Н., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Захаркиной Е.Ф. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (Дмитровское ш., д. 108, Москва, 127591, ОГРН 1157746006142) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" - Шемереко Е.А. (по доверенности от 20.07.2022), Кольцова Т.В. (по доверенности от 25.05.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 10.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779 в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование требований заявитель указывает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 306076, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

Так, заявитель указывает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент не принял во внимание то, что обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. При этом заявленное обозначение состоит из сильного элемента "Агуша", признанного общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 5-го класса МКТУ (свидетельство Российской Федерации N 201). Общество считает, что этот элемент является наиболее узнаваемым, и именно с него начинается осмотр обозначения потребителем, тогда как словесные элементы "LACTO" и "BABY" являются слабыми в силу своего пространственного положения и описательного характера. Между тем, искусственно разделив обозначение на две самостоятельные части ("Агуша" и "LACTO BABY"), Роспатент произвел анализ двух слабых элементов заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

По мнению общества, при анализе фонетического сходства сравниваемых обозначений Роспатентом не учтено, что сравниваемые обозначения содержат разное количество слов (3 в заявленном обозначении и 2 в противопоставленном товарном знаке), разный состав слогов. При этом более сильные части (слоги) "А" - "ГУ" - "ША" отсутствуют в противопоставленном товарном знаке, а первая часть противопоставленного товарного знака и слабых элементов заявленного обозначения также отличаются ("ЛАК" - "ТО" в заявленном обозначении и "ЛАК" - "ТА" - "ЗА" в противопоставленном товарном знаке).

Наряду с этим заявитель отмечает, что Роспатентом проведен неверный анализ обозначений по смысловому критерию. Установив наличие семантического значения у двух словесных элементов заявленного обозначения и отсутствие его у противопоставленного товарного знака, Роспатент пришел к выводу о том, что семантический анализ не может быть проведен. Между тем Роспатентом не учтено, что наличие семантического значения у одного из сравниваемых обозначений и отсутствие его у другого усиливает вывод об отсутствии их сходства.

Заявитель считает, что Роспатент при формулировании вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений необоснованно проигнорировал их визуальное отличие друг от друга. Так, с точки зрения графики заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака наличием трех словесных элементов, расположенных друг под другом, разнообразной цветовой гаммой, которая отсутствует в противопоставленном товарном знаке. Указанные графические отличия влияют на общее восприятие потребителем заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Не соглашаясь с Роспатентом в части выводов об однородности товаров 5-го класса МКТУ, указанных в заявке, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, заявитель отмечает, что они отличаются по назначению, кругу потребителей и местам реализации.

Кроме того, общество ссылается на то, что при оценке опасности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в гражданском обороте должно быть учтено, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесным элементом "Агуша", выполненным в оригинальной графической манере. Под указанной серией выпускаются различные продукты детского питания, хорошо известные российскому потребителю. При этом товарные знаки представляют собой словесный элемент "Агуша", выполненный в оригинальной графической манере, под которым расположены различные охраняемые или неохраняемые словесные элементы, которые предназначены для маркировки конкретных продуктов бренда "Агуша" (например, товарные знаки "", "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации NN 311506, 804320, 610776, 688073 соответственно). Заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя и образовано по тому же принципу, что и указанные выше товарные знаки. По мнению заявителя, указанные обстоятельства снижают риск смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Общество также указывает на то, что Роспатентом неправильно истолкованы положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и необоснованно отказано в исключении из правовой охраны заявленного обозначения словесных элементов "LACTO" и "BABY", не занимающих доминирующего положения и прямо указывающих на свойства и назначение заявленных товаров 5-го класса МКТУ.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании 25.07.2023 представители общества просили удовлетворить заявленные требования, отменить ненормативный правовой акт в оспариваемой части и обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке N 2021721779 для всех испрашиваемых товаров 5-го класса МКТУ с дискламацией словесных элементов "LACTO" и "BABY".

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения требований заявителя по доводам, изложенным в отзыве.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного акта, ввиду следующего.

Как установлено судом, обозначение "" по заявке N 2021721779 заявлено обществом на регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.04.2021 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские", товаров 29-го класса МКТУ "заменители молока; йогурт; кефир; коктейли молочные; молоко; молоко сухое; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; сыворотка молочная", товаров 30-го класса МКТУ "закваски; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные", товаров 32-го класса МКТУ "напитки на основе молочной сыворотки".

Роспатентом 16.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779 в отношении всех заявленных товаров 29, 30, 32-го классов МКТУ. Между тем в отношении товаров 5-го класса МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 306076 "".

Заявитель 14.12.2022 подал возражение на принятое решение, доводы которого сводились к следующему:

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

с точки зрения фонетики словесные элементы "АГУША", "LACTO" и "BABY" заявленного обозначения, расположенные в три строки, представляют собой отдельные звуковые элементы, звучащие как три не связанных друг с другом слова "АГУ-ША" (2 слога), "ЛАК-ТО" (2 слога) и "БЭ-БИ" (2 слога), в то время как противопоставленный товарный знак состоит из двух звуковых словесных элементов, звучащих одинаково - "ЛАК-ТА-ЗА-БЭ-БИ" (5 слогов) и "ЛАК-ТА-ЗА-БЭ-БИ" (5 слогов). В сравниваемых словесных элементах совпадает только 3 слога (ЛАК-, БЭ- и -БИ), при этом они не совпадают по расположению в целом; отсутствует полное вхождение совпадающих звуков заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак;

с точки зрения семантики заявленное обозначение несет в себе определенную смысловую нагрузку: указывает на то, что это пищевой продукт конкретного производителя на основе молока, в том числе предназначенный для детей, поскольку состоит из слова "АГУША", являющегося фантазийным и представляющим собой общеизвестный товарный знак заявителя, который уже долгие годы индивидуализирует производимые им товары на рынке детского питания, слова "LACTO", указывающего на свойство заявленных товаров (Lacto (лакто) - общеизвестное и часто используемое обозначение, производное от слова "лактоза", означающее молочный белок, содержащийся в молоке и молочных продуктах, в том числе в составе женского грудного молока) и слова "BABY", указывающего на назначение товаров - продукты для детского питания. В то же время противопоставленный товарный знак представляет собой слово "LACTASABABY" и его транслитерацию "ЛАКТАЗАБЭБИ", которые совместно и по отдельности являются фантазийными ввиду того, что выполнены в одну строку единым шрифтом (заглавными буквами) и воспринимаются единым словом, которое не имеет определенного значения, известного широкому кругу потребителей;

сравниваемые обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление. Так, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой квадрат светло-серого цвета, включающий словесные элементы "АГУША", "LACTO" и "BABY", расположенные в три строки и выполненные в оригинальном графическом написании в белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом и светло-сиреневом цветовом сочетании, при этом слово "АГУША" выполнено буквами русского алфавита, а слова "LACTO" и "BABY" - буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен буквами латинского и русского алфавита черного цвета стандартным шрифтом;

доминирующим в заявленном обозначении является словесный элемент "АГУША", который сам по себе является общеизвестным товарным знаком, в то время как элементы "LACTO" и "BABY" указывают на свойства и назначение товаров, в связи с чем могут быть признаны неохраняемыми элементами в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ. Данный вывод подтверждается тем, что есть ряд товарных знаков, содержащих слова "LACTO" и "BABY", которые исключены из охраны;

сравниваемые товары 5-го класса МКТУ не являются однородными, так как товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к фармацевтическим препаратам, которые реализуются в основном в аптеках, в то время как товары, указанные в заявке, относятся к продуктам питания и реализуются в продовольственных, детских и иных специализированных магазинах. Сравниваемые товары имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение: товары противопоставленного товарного знака (пищевые добавки) - это вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения и предназначены для придания им желаемых свойств, тогда как заявленные товары (детское питание, смеси детские) - это в первую очередь пища, легко потребляемая, приготовленная специально для детей с рождения и до двух лет; сравниваемые товары изготовлены из различных ингредиентов, они не взаимозаменяемы (в случае отсутствия детского питания на полке в магазине потребитель не будет покупать пищевые добавки, и, наоборот - в случае отсутствия пищевых добавок не будет заменять их детским питанием, смесями) и имеют разный круг потребителей товаров;

при выборе товара потребитель будет ориентироваться на хорошо известное ему обозначение, что позволит ему с очень высокой долей вероятности индивидуализировать данные товары как товары конкретного производителя. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не введет потребителя в заблуждение относительно производителя, так как оно заявлено именно для тех товаров, которые производит заявитель.

На основании изложенных доводов общество просило удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 16.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2021721779 для всех заявленных товаров с исключением из правовой охраны словесных элементов "LACTO" и "BABY".

По результатам рассмотрения возражения административный орган отказал в его удовлетворении и оставил в силе решение Роспатента от 16.09.2022.

При этом административный орган исходил из того, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом ввиду фонетического и визуального сходства словесных элементов "LACTO BABY" и "LACTASABABY", а товары 5-го класса МКТУ, содержащиеся в заявке и в противопоставленной регистрации, являются однородными ввиду отнесения к общей родовой категории, наличия общего назначения, пересекающегося круга потребителей и общих условий реализации. С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские" требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Роспатент также не нашел оснований для регистрации заявленного обозначения с дискламацией словесных элементов "LACTO" и "BABY", поскольку при восприятии они способны вызывать разные смысловые ассоциации (например, молочный малыш), в связи с чем не могут быть признаны описательными по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили причиной для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного заявителем возражения, и затрагивает права и законные интересы заявителя ввиду отказа в государственной регистрации заявленного им обозначения в качестве товарного знака для указанных в перечне товаров 5-го класса МКТУ.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки N 2021721779 (12.04.2021) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

В силу пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При этом должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Кроме того, именно словесный элемент товарного знака воспроизводится потребителем, например, при поиске информации о соответствующих товарах в сети Интернет. Изобразительный элемент не воспроизводится в речи, в звуковой рекламе, зачастую не воспроизводится в прайс-листах и иной документации, в связи с чем основная идентифицирующая функция лежит именно на словесных элементах сравниваемых обозначений.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что комбинированное обозначение "" по спорной заявке включает словесные элементы: "АГУША", "LACTO" и "BABY", выполненные оригинальным шрифтовым начертанием буквами русского и латинского алфавита. Обозначение исполнено в светло-сером, белом, розовом, оранжевом, голубом, синем, бирюзовом, зеленом, светло-сиреневом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 5, 29, 30, 32-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 306076 представляет собой словесное обозначение, включающее в себя словесный элемент, "LACTASABABY", выполненный печатными буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом, а также его транслитерацию на русском языке "ЛАКТАЗАБЭБИ". Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 5-го класса МКТУ "биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей".

При проведении анализа заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ Роспатент исходил из того, что в заявленном обозначении словесные элементы "АГУША", "LACTO" и "BABY" выполнены в три строки, при этом слово "АГУША", в отличие от слов "LACTO" и "BABY", исполнено буквами другого алфавита и в другой графической манере. Слова "LACTO" и "BABY", несмотря на то, что выполнены один под другим, исполнены одинаковым шрифтом буквами одного алфавита, в связи с чем воспринимаются как единое обозначение "LACTO BABY". Приняв во внимание изложенное, Роспатент построил дальнейший анализ сходства обозначений на основе сравнения словесных элементов "LACTO BABY" и "LACTASABABY /ЛАКТАЗАБЭБИ".

Так, административный орган выявил сходство обозначений по фонетическому признаку, которое обусловлено сходством звучания начальных частей [LACTO] - [LACTASA / ЛАКТАЗА], из-за совпадения звучания четырех начальных звуков [LACT] - [LACT/ЛАКТ] и сходством звучания в безударной позиции звуков [О] и [А], наличием близких и совпадающих звуков и звукосочетаний и их расположением, а также в силу тождества звучания конечных частей [BABY] - [BABY/БЭБИ].

Административный орган указал на невозможность проведения анализа обозначений по семантическому критерию, поскольку словесные элементы "LACTASABABY /ЛАКТАЗАБЭБИ" противопоставленного товарного знака являются фантазийными и не могут быть признаны самостоятельными лексическими единицами какого-либо языка. Между тем словесные элементы "LACTO" и "BABY" заявленного обозначения в переводе с английского на русский язык означают: lacto в сложных словах (с лат. корнями) - молоко, молочный; baby - ребенок, младенец; детеныш (о животных); самый маленький (в семье); разг. крошка, девочка.

Роспатент также признал, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, однако отметил усиление сходства словесных элементов "LACTO BABY" и "LACTASABABY" за счет написания их буквами одного алфавита.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений. При этом степень такого сходства Роспатентом не определена.

Коллегия судей не может признать правомерными приведенные выводы Роспатента ввиду следующего.

Согласно существующей методологии сравнения обозначений в первую очередь подлежат выявлению их доминирующие (сильные) элементы, обеспечивающие в силу своего акцентного положения реализацию индивидуализирующей функции товарного знака. Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. В рассматриваемом случае обозначение по спорной заявке состоит из трех самостоятельных словесных элементов "АГУША", "LACTO" и "BABY".

Между тем из оспариваемого решения следует, что административный орган не проанализировал композиционное построение и цветовое исполнение заявленного на регистрацию обозначения с целью выявления элемента, который в первую очередь привлекает внимание потребителей и способствует запоминанию обозначения в их сознании. Полностью устранившись от определения доминирующего элемента в заявленном комбинированном обозначении, Роспатент в отсутствие какого-либо обоснования сконцентрировал внимание на оценке сходства словесных элементов "LACTO BABY" и "LACTASABABY /ЛАКТАЗАБЭБИ".

В нарушение применимых к рассматриваемому случаю Правил и разъяснений высшей судебной инстанции, административный орган не раскрыл мотивы, по которым он фактически исключил из оценки обозначений словесный элемент "Агуша", не придав ему никакого значения с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия заявленного обозначения и формирования общего зрительного впечатления.

Между тем общество является обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 201, зарегистрированный в отношении товаров 5-го класса МКТУ, относящихся к продуктам детского питания. Кроме того, указанный словесный элемент является основообразующим для ряда товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя и используемых в его хозяйственной деятельности.

Коллегия судей полагает, что данные обстоятельства необоснованно были проигнорированы Роспатентом. В отсутствие исследования в совокупности и взаимосвязи значимости всех составляющих заявленное обозначение словесных элементов итоговые выводы административного органа о сходстве сравниваемых обозначений являются преждевременными и противоречащими вышеприведенным методологическим подходам, содержащимся в Правилах и в Постановлении N 10.

Ссылки Роспатента на то, что наличие у общества исключительного права на общеизвестный товарный знак не свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку обозначение по заявке N 2021721779 включает сходный с противопоставленным товарным знаком словесный элемент "LACTO BABY", в отношении которого для товаров 5-го класса МКТУ у заявителя исключительных прав не имеется, не могут быть приняты во внимание судебной коллегией по вышеизложенным основаниям. Без определения значимости каждого из элементов заявленного на регистрацию обозначения при его восприятии потребителем, а также проведения на основе полученных данных комплексного сопоставительного анализа обозначений, нельзя установить степень их сходства.

Суд по интеллектуальным правам также считает недостаточно обоснованным отказ Роспатента в исключении из правовой охраны заявленного обозначения словесных элементов "LACTO" "BABY" на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац шестой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Из оспариваемого решения усматривается, что Роспатент, не указывая на доминирующее положение данных элементов, настаивает на возможности возникновения у потребителей разных смысловых ассоциаций при их восприятии (например, "молочный малыш"). По мнению административного органа, в рассматриваемом случае необходимы домысливания для того, чтобы словесные элементы "LACTO" и "BABY" были восприняты в качестве указаний на свойства и назначение товаров.

Между тем коллегия судей полагает необходимым указать, что определение описательного характера производится не абстрактно, а исходя из восприятия этого обозначения потребителями применительно к конкретным товарам, для которых испрашивается охрана. Отклоняя довод общества об описательности данных словесных элементов и отказывая в их дискламации, административный орган не приводит конкретных доводов, свидетельствующих о том, что в отношении товаров 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские" слова "LACTO" и "BABY" с учетом выявленной семантики напрямую не указывают на их свойства (состав) и назначение.

При указанных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованными выводы Роспатента в указанной части.

В отношении оценки однородности товаров 5-го класса, для которых зарегистрирован товарный знак, и в отношении которых испрашивается правовая охрана для заявленного обозначения, коллегия судей отмечает следующее.

Роспатент, указывая на однородность приведенных выше товаров 5-го класса, содержащихся в спорной заявке, и товаров 5-го класса МКТУ "биологически активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей", исходил из того, что товары, включенные в 5-й класс МКТУ, относятся к фармацевтическим продуктам питания, имеют лечебное, диетическое, профилактическое назначение.

Административный орган со ссылкой на ГОСТ "Продукция специализированная. Продукция пищевая детского питания. Термины и определения" указал на существование различных типов и видов питания для детей, в том числе диетического лечебного питания. Согласно пункту 4 Методических указаний 2.3.2.721-98 "Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище" биологически активные добавки к пище - это композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активным веществами и их комплексами.

Приняв во внимание изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной категории товаров (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, поддержание активности органов и систем человека), одинаковое исходное сырье (например, растительного, или животного происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, порошкообразные смеси, настойки), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях). Степень однородности товаров Роспатентом не определена.

Коллегия судей полагает, что изложенная в решении Роспатента позиция не учитывает важные для определения однородности конкретных товаров обстоятельства. Так, факт включения определенных товаров в один и тот же класс МКТУ не означает, что данные товары являются однородными. Приведенные в заявке товары 5-го класса МКТУ являются продуктами питания для детей и не содержат указаний на специальное лечебное, профилактическое назначение, тогда как биологически активные добавки имеют вполне конкретную область применения и используются для обогащения пищи полезными свойствами, витаминами и т.д. В таком случае отнесение товаров "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские" к фармацевтическим препаратам не является обоснованным. Между тем вся последующая оценка сравниваемых товаров по критериям однородности произведена именно исходя из неверно определенной родовой категории и без учета специфики товаров, предназначенных для детей.

Как указывалось ранее, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Вопреки этому Роспатент установил сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 306078 до степени смешения без определения степени сходства сравниваемых обозначений и степени однородности товаров 5-го класса МКТУ.

При изложенных обстоятельствах вывод административного органа о несоответствии обозначения по заявке N 2021721779 пункту 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 5-го класса МКТУ является преждевременным и недостаточно обоснованным.

Кроме того, установленное судом нарушение методологических подходов при оценке элементов заявленного обозначения в качестве сильных/слабых само по себе могло привести к ошибочным итоговым выводам о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем данное нарушение не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля. Суд не вправе подменять собой административный орган.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента от 11.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В рассматриваемом случае Роспатент при рассмотрении возражения не установил доминирующий словесный элемент заявленного на регистрацию обозначения и произвел сравнительный анализ лишь с учетом совпадающих элементов, не определил степень сходства сравниваемых обозначений и степень однородности товаров 5-го класса МКТУ.

Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ОГРН 1157746006142) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2023 об отказе в удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021721779, с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" (ОГРН 1157746006142) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

Е.Н. Чеснокова

Е.Ю. Щербатых