Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 августа 2023 г. по делу N СИП-1166/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 августа 2023 г. по делу N СИП-1166/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 24 августа 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Щербатых Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества "Норвик Банк" (ул. Преображенская, д. 4, г. Киров, 610000, ОГРН 1024300004739) к иностранному лицу Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi (Genel Mudurluk is Kuleeleri K:32, Besiktas-Istanbul, Turkey) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международной регистрации N 1162388 и N 1139472 в отношении части товаров 9-го класса и всех услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель публичного акционерного общества "Норвик Банк" - Матвеев А.Г. (по доверенности от 24.10.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Норвик Банк" (далее - банк) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi (далее - компания) (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1162388 в отношении части товаров 9-го класса: "магнитные/оптические карты считывания; банкоматы" и в отношении всех услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1139472 в отношении части товаров 9-го класса: "электронные и магнитные карты, а именно телефонные карты, кодированные магнитные карты для банковских целей, электронные карты для счётчиков, электронные билеты" и в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ, вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Иск мотивирован тем, что правовая охрана спорных товарных знаков препятствует осуществлению хозяйственной деятельности с применением обозначения "MAXIMUM" относительно собственных товаров и услуг, однородных либо идентичных испрашиваемым рубрикам 9-го и 36-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

Банк ссылается на то, что в рамках предпринятых подготовительных мер к использованию на территории Российской Федерации названного обозначения для услуг 36-го класса МКТУ "банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; консультации по вопросам финансов; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; проверка подлинности чеков; услуги банковские; хранение в сейфах" им была подана заявка N 2021745479 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака.

По мнению истца, ответчик не использует спорные товарные знаки для индивидуализации товаров 9-го класса и услуг 36-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы и в отношении которых заявлен настоящий иск, что является основанием для досрочного прекращения их правовой охраны.

Банк констатирует, что 03.08.2021 направил в адрес компании предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

Продолжительная переписка с представителем правообладателя спорных товарных знаков не привела к соглашению, в связи с чем, банк обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Дополнительная правовая позиция банка отражена в ходатайствах о приобщении к материалам дела дополнительных документов от 08.02.2023, от 31.05.2023 и в письменных объяснениях от 06.07.2023.

При этом 23.08.2023 в суд поступило ходатайство от банка об уточнении исковых требований, в котором банк просит: "досрочно прекратить правовую охрану международных товарных знаков в 9-ом классе в отношении товаров для международного товарного знака N 1162388: "магнитные/оптические карты считывания; банкоматы", для международного товарного знака N 1139472: "электронные и магнитные карты, а именно телефонные карты, кодированные магнитные карты для банковских целей, электронные карты для счётчиков, электронные билеты", а также в отношении всех услуг 36-го класса международных товарных знаков N 1162388 и N 1139472".

В суд 17.08.2023 от компании поступило очередное ходатайство об отложении судебного разбирательства, мотивированное продолжением ведения переговоров с истцом.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент в отзыве на исковое заявление сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, указав, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Явившийся в судебное заседание представитель банка выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, и настаивал на удовлетворении заявленных требований и ходатайства об уточнении исковых требований, пояснил суду, что возражает против удовлетворения ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства, просил рассмотреть дело по существу.

Суд, рассмотрев, представленное ответчиком, ходатайство об отложении судебного заседания, пришел к выводу, об отказе в удовлетворении данного ходатайства, в связи с тем, что со стороны истца и ответчика не представлено каких-либо доказательств, отражающих ход и промежуточные результаты проведения переговоров по настоящему делу.

В судебном заседании суд также рассмотрел ходатайство истца об уточнении исковых требований и в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнение исковых требований.

Роспатент и компания, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили, что на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 1162388, зарегистрированного 09.05.201, в отношении товаров 9-го класса "измерительные инструменты, приборы и индикаторы, включая таковые для научных целей и лабораторного использования, и аппаратура и приборы для научных исследований в лабораториях; устройство для воспроизведения (записи, передачи или воспроизведения) звука и изображений, включая инструменты, компьютерные периферийные устройства для обработки данных, связи и воспроизведения; магнитные и оптические регистраторы, компьютерные программы и программное обеспечение, записанные компьютерные программы и программное обеспечение; электронные публикации, загружаемые через компьютерные сети и записываемые на магнитные и оптические носители, магнитные/оптические карты считывания; антенны, спутниковые антенны, усилители и их части; автоматы выдачи билетов, банкоматы; электронные компоненты, используемые в машинах и оборудовании; счётчики и таймеры для определения потребляемого количества измеряемой величины в течение определенного периода времени; защитная одежда, защитное и спасательное оборудование, включая беруши для водолазов; очки, солнцезащитные очки, контактные линзы и их контейнеры, корпуса, детали и принадлежности; контрольно-измерительные приборы и инструменты для передачи, преобразования, хранения электроэнергии, включая кабели и источники энергии, используемые в электричестве и электронике, батареи, аккумуляторы, аноды и катоды; приборы, основной функцией которых является предупреждение и сигнализация (за исключением сигнализаций для транспортных средств); электрические звонки; средства и приборы сигнализационные, знаки дорожные информационные; радиолокационные аппараты, гидролокаторы, аппараты и устройства для улучшения ночного визирования; магниты, декоративные магниты; устройство пожаротушения, включая устройства пожаротушения транспортных средств, включая шланги пожаротушения и клапаны для пожаротушения" МКТУ и услуг 36-го класса "страховые услуги; финансовые и услуги, связанные с оборотом денежных средств; брокерские услуги в отношении имущества и консультационные услуги; услуги по управлению недвижимостью; таможенные брокерские услуги" МКТУ.

Также компания является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 1139472, зарегистрированного 02.04.2012 в отношении товаров 9-го класса "электронные и магнитные карты, а именно телефонные карты, кодированные магнитные карты для банковских целей, электронные карты для счетчиков, электронные билеты" МКТУ и услуг 36-го класса "финансовые и денежные услуги, а именно банковские услуги, финансовое управление, финансовый анализ, финансовое спонсорство, финансовая информация, факторинг, аренда с правом выкупа, выпуск карт, обмен денег" МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков, направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорные товарные знаки либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на них.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения стороны не пришли к соглашению, истец по истечении срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны названных средств индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 03.08.2021, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (подано 29.10.2021).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение своей заинтересованности баком представлены следующие документы: копия уведомления Роспатента о приёме и регистрации заявки N 2021745479, копия публикации заявки N 2021745479 в открытом реестре Роспатента, копия универсальной лицензии от 09.08.2022, копия информации с сайта Банка России, копия платёжного поручения от 31.03.2023, которая подтверждает перевод средств из банка, скриншот страницы сайта norvikbank.ru, относящегося к предоставлению такого банковского продукта, как платёжные банковские карты, справка о количестве выданных кредитов банком в рамках действующих программ кредитования за период с 2021 года по 01.07.2023.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд признает реальность намерений истца использовать в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорными товарными знаками, с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 9-го класса и услуг 36-го класса МКТУ.

Указанный вывод подтверждается в том числе тем, что банк обратился в Роспатент с заявкой N 2021745479 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ, которые являются идентичными либо однородными товарам 9-го класса и услугам 36-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам ответчика.

В силу пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оценивая степень сходства товарного знака "" по международной регистрации N 1162388 и товарного знака "" по международной регистрации N 1139472 с обозначением "" по заявке N 2021745479, суд приходит к выводу о высокой степени их сходства в силу фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

Графические особенности исполнения сопоставляемых обозначений не являются существенными, поскольку не обеспечивают качественно иное общее зрительное впечатление сравниваемых композиций, в которых индивидуализирующую функцию выполняют слова "maximum" / "MAXIMUM".

Однородность товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорным товарным знакам деятельности, осуществляемой истцом для оказания банковских услуг, является очевидной и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Принимая во внимание деятельность истца по оказанию банковских услуг, а также подготовительные действия истца, предпринятые по использованию спорного обозначения для банковских услуг, банк следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении части товаров 9-го класса МКТУ и в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны данных товарных знаков.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им спорных товарных знаков в отношении товаров 9-го класса МКТУ и услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (03.08.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 03.08.2018 по 02.08.2021 включительно.

Принимая во внимание, что исходя из материалов дела ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорных товарных знаков в значимый для дела период (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам на основании положений статьи 1486 ГК РФ приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на компанию.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования публичного акционерного общества "Норвик Банк" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарных знаков по международной регистрации: N 1162388 в отношении товаров 9-го класса "магнитные/оптические карты считывания; банкоматы" и услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, N 1139472 в отношении товаров 9-го класса "электронные и магнитные карты, а именно телефонные карты, кодированные магнитные карты для банковских целей, электронные карты для счетчиков, электронные билеты" и услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi (Genel Mudurluk is Kuleeleri K:32, Besiktas-Istanbul, Turkey) в пользу публичного акционерного общества "Норвик Банк" (ОГРН 1024300004739) 12 000 (двенадцать тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Щербатых