Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2023 г. по делу N СИП-451/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в трехлетний период, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 2023 г. по делу N СИП-451/2023

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2023 г. N С01-2416/2023 по делу N СИП-451/2023 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 4 сентября 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борзило Е.Ю., Булгакова Д.А.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Нестор" (дер. Раздоры, 1-й км., д. 1, г. Одинцово, Московская обл., 143082, ОГРН 1165024062092) к обществу с ограниченной ответственностью "Патентное Бюро "Выгодин и Партнеры" (ул. Винокурова, д. 6, кв. 212, Москва, 117449, ОГРН 1027739410665) о досрочном прекращении охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 261957 в отношении всех товаров 38-го класса и в отношении всех услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Нестор" - Мелешкина Н.В. (по доверенности от 22.02.2023), Журид О.Ю. (по доверенности от 26.01.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Патентное Бюро "Выгодин и Партнеры" - директор Выгодин Б.А. (на основании протокола общего собрания участников N 2/18 от 10.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Нестор" (далее - общество "ИД Нестор") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Патентное Бюро "Выгодин и Партнеры" (далее - общество "ПБ Выгодин и Партнеры") о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 261957 в отношении услуг 38-го и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 произведена замена судьи Снегура А.А. судьей Силаевым Р.В., в связи с чем рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании представители общества "ИД Нестор" поддержали исковые требования.

Общество "ПБ Выгодин и Партнеры" в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания возражали против удовлетворения исковых требований, оспаривая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При разрешении настоящего спора суд исходит из следующего.

Знак обслуживания "" с приоритетом от 27.12.2002 зарегистрирован 15.01.2004 на имя общества "ПБ Выгодин и Партнеры" в отношении услуг 38-го класса "информация по вопросам связи; радиосвязь; агентства печати (новостей); служба вызова по радио; радиовещание; предоставление каналов средств связи; прокат оборудования для передачи сообщений; передача сообщений по радио" и 41-го класса "развлечения; организация досугов; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация конкурсов учебных или развлекательных; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Полагая, что правообладатель не использует спорный товарный знак, общество "ИД Нестор" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением заинтересованного лица от 22.02.2023 об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак либо об отказе от спорного товарного знака, описями вложения и квитанцией от 22.02.2023 в подтверждение его отправки ответчику, по указанным в Едином государственном реестре юридических лиц и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания адресам, а также известному истцу адресу электронной почты правообладателя (т. 1 л.д. 17-20).

Соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования настоящего спора ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания истец указал на то, что осуществляет деятельность по выпуску журналов и газет под названием "На Рублевке", "На Рублевке Life", "На Новой Риге Life". Истец также ведет телевизионный проект под названием "САРАФАННОЕ РАДИО РУБЛЕВКИ", информация о котором имеется в сети Интернет (сайт rr-life.ru, youtube.com, sarafannoeradio.tilda.ws). Как указывает истец, он намерен в дальнейшем развивать данный медийный проект.

Истец обратился в Роспатент с заявкой N 2023708695 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении широкого перечня услуг 35, 38, 39, 41 и 43-го классов МКТУ.

Как полагает общество "ИД Нестор", спорный знак обслуживания может быть противопоставлен Роспатентом обозначению по заявке N 2023708695 в силу их сходства до степени смешения по семантическому и фонетическому признаку, а также однородности услуг 38-го класса "информация по вопросам связи; радиосвязь; агентства печати (новостей); служба вызова по радио; радиовещание; предоставление каналов средств связи; прокат оборудования для передачи сообщений; передача сообщений по радио." и 41-го класса "развлечения; организация досугов; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация конкурсов учебных или развлекательных; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы." в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному знаку обслуживания, услугам по организации досуга и развлечений, передачи сообщений, шоу-программ, издательской деятельности, осуществляемых истцом.

Кроме того, в письменных пояснениях истец обратил внимание суда на то обстоятельство, что обществом "ПБ Выгодин и Партнеры" предъявлен к обществу "ИД Нестор" иск о защите исключительного права на спорный знак обслуживания, который рассматривается арбитражным судом в рамках дела N А41-43481/2023.

В обоснование своих доводов истец представил следующие документы: скриншоты с сайтов rr-life.ru, sarafannoeradio.tilda.ws, youtube.com, rr-life.ru/events/; сведения о заявке N 2023708695 на регистрацию обозначения в качестве знака обслуживания; копии (первоначальное и уточненное) искового заявления бюро по делу N А40-103924/2023; копию определения Арбитражного суда города Москвы о возвращении искового заявления по делу N А40-103924/2023; копию определения Арбитражного суда Московской области об оставлении искового заявления без движения по делу N А41-43481/2023; выписка из Единого государственного реестра товарных знаков в отношении знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 939775; скриншоты электронной переписки между обществом и бюро; диск с видеозаписью промо ролика телепередачи "Сарафанное радио Рублевки".

Оценив с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, и пункта 162 Постановления N 10 сходство спорного знака обслуживания "" с используемым истцом обозначением, а также с поданным им на регистрацию обозначением "" по заявке N 2023708695, судебная коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения.

Высокая степень их сходства обусловлена фонетическим и семантическим совпадением доминирующих (сильных) элементов "САРАФАННОЕ РАДИО". Графические отличия фактически используемого истцом в своей хозяйственной деятельности обозначения со словесным элементами "САРАФАННОЕ РАДИО" и заявленного на регистрацию обозначения с теми же словесными элементами являются второстепенными. В связи с этим при анализе общего впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями, можно прийти к выводу о том, что их восприятие может вызывать одни и те же образы у потребителя, что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом и свидетельствует о наличии опасности их смешения в глазах потребителей.

При установлении однородности товаров и услуг суд исходил из существования принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю, услугодателю. При этом судом принимались во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров/услуг, условия и каналы их реализации (общее место продажи / оказания услуг), круг потребителей и другие признаки.

С учетом приведенных методологических подходов судебная коллегия пришла к выводу о том, что из представленных истцом документов в их совокупности следует то обстоятельство, что осуществляемая им деятельность в сфере масс-медиа является идентичной либо однородной услугам 38-го класса "агентства печати (новостей); радиовещание; передача сообщений по радио." и услугам 41-го класса "развлечения; организация досугов; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация конкурсов учебных или развлекательных; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы" МКТУ, указанным в регистрации спорного товарного знака.

В то же время суд отмечает, что вопреки доводам истца, соответствующая деятельность общества "ИД Нестор" и оказываемые им услуги не являются однородными услугам 38-го класса "информация по вопросам связи; радиосвязь; служба вызова по радио; предоставление каналов средств связи; прокат оборудования для передачи сообщений" МКТУ, поскольку названные услуги 38-го класса МКТУ связаны с осуществлением специфической, в т.ч. лицензируемой, деятельности в области связи, имеющей иные назначение, круг услугодателей и услугополучателей (потребителей), нежели деятельность в области масс-медиа.

Суд также учитывает, что в качестве основания иска общества "ПБ Выгодин и Партнеры" к обществу "ИД Нестор" по делу N А41-43481/2023 правообладателем спорного знака обслуживания указано, что деятельность общества "ИД Нестор", осуществляемая под спорным обозначением, однородна услугам 38-го "агентства печати (новостей); передача сообщений по радио, передача новостей; отправка [передача] новостей; передача информации по радио" и 41-го "развлечения; организация досуга; радиопередачи развлекательные; шоу-программы; услуги развлекательных клубов" классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания. Об однородности деятельности истца по настоящему делу услугам 38-го класса "информация по вопросам связи; радиосвязь; служба вызова по радио; предоставление каналов средств связи; прокат оборудования для передачи сообщений", для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, правообладатель последнего в рамках дела о защите исключительного права на спорный товарный знак не заявляет.

Довод ответчика о том, что осуществляемая истцом деятельность, связанная с медиапроектом "САРАФАННОЕ РАДИО" не является однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, подлежит отклонению как носящий субъективный характер.

Данные обстоятельства в совокупности, вопреки мнению ответчика, свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении вышеперечисленных услуг.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (22.02.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 22.02.2020 по 21.02.2023 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм статей 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака, так и связанные с введением товаров в гражданский оборот, т.е. с доведением их до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком доводов и доказательств использования спорного знака обслуживания в отношении услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не заявлено, не представлено.

В отношении довода общества общество "ИД Нестор" о наличии в поведении правообладателя признаков злоупотребления правом, поскольку общество "ПБ Выгодин и Партнеры" не оказывает реальных услуг и не использует товарные знаки и знаки обслуживания, правообладателями которых является, а аккумулирует их исключительно для последующей перепродажи, суд отмечает, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного знака обслуживания в отношении услуг 38-го класса "агентства печати (новостей); радиовещание; передача сообщений по радио" и услуг 41-го класса "развлечения; организация досугов; клубы культурно-просветительные и развлекательные; организация конкурсов учебных или развлекательных; радиопередачи развлекательные; услуги по написанию сценариев; шоу-программы" МКТУ в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны в отношении данных услуг, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в соответствующей части.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Нестор" (ОГРН 1165024062092) удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 261957 вследствие его неиспользования в отношении части услуг 38-го класса "агентства печати (новостей); радиовещание; передача сообщений по радио" и всех услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Патентное Бюро "Выгодин и Партнеры" (ОГРН 1027739410665) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Издательский Дом "Нестор" (ОГРН 1165024062092) 6 000 (Шесть) тысяч рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Борзило

Д.А. Булгаков