Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2023 г. N С01-1331/2023 по делу N СИП-1079/2022 Суд отменил решение суда первой инстанции по делу о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении поступившего возражения на решение об изменении решения о регистрации товарного знака, поскольку суд первой инстанции обязал Роспатент зарегистрировать спорное обозначение исходя из первоначального перечня, приведенного в заявке

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 сентября 2023 г. N С01-1331/2023 по делу N СИП-1079/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 4 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 сентября 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2023 по делу N СИП-1079/2022

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (Бережковская наб., д. 6, оф. 11, Москва, 121059, ОГРН 1137746351522) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2022 об удовлетворении поступившего 25.02.2021 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2020, об изменении решения от 31.08.2020 и о регистрации товарного знака по заявке N 2019727114.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" - Пелих А.Н. (по доверенности от 17.11.2021), Полозова А.В. (по доверенности от 17.11.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-279/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.08.2022 об удовлетворении поступившего 25.02.2021 возражения на решение Роспатента от 31.10.2020, об изменении решения от 31.08.2020 и о регистрации товарного знака по заявке N 2019727114 в части исключения из правовой охраны словесных элементов "ONLINE" и "PATENT" для ряда услуг. В целях восстановления своих нарушенных прав общество просило обязать административный орган зарегистрировать заявленное обозначение с включением названного словесного элемента в объем правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров и услуг.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2023 заявленное требование удовлетворено: решение Роспатента от 31.08.2022 в части отказа в регистрации обозначения по заявке N 2019727114 в качестве товарного знака в отношении части услуг 35-го, 42-го классов и всех услуг 45-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) признано недействительным как не соответствующее требованиям пунктов 1 и 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность зарегистрировать названное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2023 разъяснено, что на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать обозначение по заявке N 2019727114 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в этой заявке, с указанием словесных элементов "ONLINE" и "PATENT" в качестве охраняемых.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

В судебное заседание явились представители общества и Роспатента.

Представитель административного органа поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество 06.06.2019 обратилось в Роспатент с заявкой N 2019727114 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 9-го класса и услуг 35, 38, 41, 42, 45-го классов МКТУ.

По результатам экспертизы названного обозначения административный орган 31.10.2020 принял решение о его государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесных элементов "ONLINE" и "PATENT".

Роспатент установил, что с учетом семантического значения (online - осуществляемый в режиме реального времени через Интернет; patent - патент - документ, удостоверяющий какие-либо права, полномочия и т.п., свидетельство на право продажи чего-либо или занятия чем-либо, приносящим доход) словосочетание "ONLINE PATENT" анализируемого обозначения указывает на свойства и назначение перечисленных в заявке товаров и услуг, в связи с чем не отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением, общество 25.02.2021 обратилось в административный орган с возражением, доводы которого сводились к несогласию с исключением из правовой охраны спорного обозначения словосочетания "ONLINE PATENT".

В ходе рассмотрения возражения общество уточнило перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, следующим образом:

товары 9-го класса МКТУ "обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]";

услуги 35-го класса МКТУ "ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками";

услуги 41-го класса МКТУ "ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная";

услуги 42-го класса МКТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования; консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]";

услуги 45-го класса МКТУ "исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; предоставление юридической информации через интерактивные базы данных онлайн; услуги юридические, в том числе юридические услуги в области патентования, регистрации и защиты интеллектуальной собственности".

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 22.06.2021 принял решение об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе решения административного органа от 31.10.2020.

Несогласие с решением Роспатента от 22.06.2021 послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, которое было рассмотрено в деле N СИП-998/2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу N СИП-998/2021 решение административного органа от 22.06.2021 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества.

По результатам повторного рассмотрения возражения административный орган 31.08.2022 принял решение об удовлетворении возражения, об изменении решения Роспатента от 31.10.2020 и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг с включением словосочетания "ONLINE PATENT" в качестве охраняемого для всех товаров 9-го класса МКТУ, а также для всех услуг уточненного перечня, за исключением услуг 35-го класса МКТУ "онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками", услуг 42-го класса МКТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования" и всех услуг 45-го класса МКТУ (для перечисленных услуг данное словосочетание признано неохраняемым).

Административный орган отметил, что словесные элементы "ONLINE" и "PATENT" спорного обозначения выполнены в единой графической и шрифтовой манере, что позволяет воспринимать данные слова как грамматически связанное словосочетание.

Роспатент исходил из того, что оценка семантического значения словесного элемента производится в отношении именно заявленных товаров и услуг. Приняв во внимание установленное ранее смысловое значение словесных элементов анализируемого обозначения и доводы общества о многозначности словесного элемента "PATENT", административный орган констатировал: потребитель способен прямо без домысливания воспринимать словосочетание "ONLINE PATENT" как указание на юридическую услугу в сфере деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, с защитой прав на патент, и на способ оказания такой услуги (посредством сети Интернет), что свидетельствует о его неохраноспособности для услуг 35-го класса МКТУ "онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками", услуг 42-го класса МКТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования" и всех услуг 45-го класса МКТУ.

Проанализировав уточненный перечень заявленных товаров и услуг, Роспатент пришел к тому выводу, что для всех товаров 9-го класса, услуг 41-го класса и для части услуг 35-го, 42-го классов МКТУ (за исключением вышеперечисленных) спорное обозначение не содержит в себе прямое указание на правовой документ (патент) и связанные с объектами интеллектуальной собственности юридические услуги, в связи с чем отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Применительно к вышеперечисленным услугам 35-го, 42-го классов МКТУ и ко всем услугам 45-го класса МКТУ административный орган исследовал вопрос о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате его использования обществом до даты подачи заявки.

Оценив представленные обществом в подтверждение факта приобретения исследуемым обозначением различительной способности документы, Роспатент указал, что часть таких доказательств содержит обозначение "ОНЛАЙН ПАТЕНТ", отличное от спорного обозначения, часть доказательств невозможно соотнести с датой подачи спорной заявки, часть доказательств не подтверждает факт оказания обществом соответствующих услуг с использованием анализируемого обозначения.

В отношении использования спорного обозначения в доменном имени onlinepatent.ru, посредством которого осуществляется адресация к интернет-сайту общества, административный орган отметил: оказание услуг должно подтверждаться договорами и документами об их исполнении, которые не представлены.

Административный орган отметил, что для вывода о приобретении обозначением различительной способности недостаточно доказательств использования такого обозначения (в данном случае широкое и длительное использование именно обозначения "ONLINE PATENT" не подтверждено), необходимо подтвердить, что такое обозначение стало выполнять роль средства индивидуализации общества.

Учитывая изложенное, Роспатент счел, что имеющаяся совокупность документов является недостаточной для вывода о приобретении оцениваемым обозначением известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на его регистрацию в результате активного использования обществом для индивидуализации указанных в уточненном перечне услуг 35-го класса МКТУ "онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками", 42-го класса МКТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования" и всех услуг 45-го класса МКТУ.

Административный орган отклонил довод общества о наличии у него зарегистрированного ранее товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 782953, указав, что названный товарный знак зарегистрирован на основании документов, подтверждающих приобретение этим обозначением различительной способности, в то время как по отношению к спорному словосочетанию такие документы не представлены.

Несогласие с решением Роспатента в части признания словосочетания "ONLINE PATENT" спорного обозначения неохраняемым для части услуг 35-го, 42-го классов и всех услуг 45-го класса МКТУ послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции счел заслуживающим внимания довод общества о нарушении административным органом принципа правовой определенности.

Суд первой инстанции не согласился с мнением Роспатента о наличии ряда отличий между спорным обозначением и ранее зарегистрированным на имя общества товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 782953.

Суд первой инстанции отметил: словесные элементы "ONLINE" и "PATENT" исследуемого обозначения являются транслитерацией словесных элементов "Онлайн" и "Патент" упомянутого товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров 9-го класса и услуг 35, 41, 42, 45-го классов МКТУ, идентичных перечню анализируемой заявки; словосочетание "ONLINE PATENT" является транслитерацией произвольной части фирменного наименования общества.

Суд первой инстанции констатировал, что словесные элементы "ONLINE" и "PATENT" спорного обозначения и "Онлайн" и "Патент" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782953 являются семантически и фонетически тождественными.

По мнению суда первой инстанции, доминирующим элементом анализируемого обозначения является именно словосочетание "ONLINE PATENT".

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что исследуемое обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 очевидно будут одинаково восприниматься рядовым российским потребителем, в связи с чем отсутствуют принципиальные различия в подходе к оценке различительной способности этих обозначений.

В такой ситуации суд первой инстанции счел, что документы, содержащие обозначение "Онлайн Патент", подтверждают приобретение различительной способности обозначением "ONLINE PATENT".

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что совокупность доказательств, представленных обществом при рассмотрении спорной заявки, а также при рассмотрении заявки N 2019727119 (по которой был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953), является одинаковой.

В такой ситуации суд первой инстанции сделал вывод о доказанности факта приобретения словосочетанием "ONLINE PATENT" различительной способности и обязал Роспатент зарегистрировать обозначение по спорной заявке с включением словосочетания "ONLINE PATENT" в качестве охраняемого для всех товаров и услуг, перечисленных в заявке.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений и по принятию решений по результатам такого рассмотрения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в части указанных выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что представленные обществом документы подтверждают приобретение спорным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования.

Административный орган обращает внимание на то, что в имеющихся доказательствах отсутствует анализируемое обозначение в том виде, в котором оно заявлено.

При этом заявитель кассационной жалобы делает акцент на том, что в обжалуемом решении суд первой инстанции признал: представленные обществом документы касаются иного обозначения ("Онлайн Патент").

Роспатент отмечает противоречие выводов суда первой инстанции материалам дела, поскольку сам суд первой инстанции указал на идентичность документов, представленных в материалы административного дела по спорной заявке, и документов, представленных при рассмотрении заявки N 2019727119 (по которой был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953).

Вместе с тем в названных административных делах исследованию подлежал вопрос о приобретении различительной способности разными обозначениями - "ONLINE PATENT" и "Онлайн Патент".

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что спорное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782953 имеют ряд отличий (размер, цветовое и шрифтовое исполнение, алфавит, наличие или отсутствие изобразительного элемента).

Административный орган не согласен с позицией суда первой инстанции о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, указывая, что товарный знак "Онлайн Патент" по свидетельству Российской Федерации N 782953 зарегистрирован исключительно вследствие представления документов, подтверждающих приобретение этим обозначением различительной способности, в то время как для обозначения "ONLINE PATENT" необходимая совокупность доказательств приобретения различительной способности представлена не была.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в письменных объяснениях на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В силу подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению изначально либо приобретена им в результате его использования.

Как было отмечено ранее, вывод Роспатента о неохраноспособности словосочетания "ONLINE PATENT" спорного обозначения для части услуг 35-го, 42-го классов и всех услуг 45-го класса МКТУ мотивирован тем, что исходя из установленного семантического значения названных словесных элементов они указывают на назначение таких услуг.

Суд первой инстанции не опроверг данный вывод административного органа, признав отсутствие у названного словосочетания изначальной различительной способности, ошибочно указав при этом: такие словесные элементы являются доминирующими. В то же время, рассматривая принципиальную возможность предоставления правовой охраны обозначению в целом с дискламацией словесных элементов, Роспатент очевидно исходил из их недоминирующего положения в заявленном обозначении, что обществом в поданном в суд заявлении не оспаривалось.

Вместе с тем суд первой инстанции счел обоснованными доводы общества о приобретении словесными элементами "ONLINE PATENT" спорного обозначения различительной способности в результате длительного использования.

Отмеченные в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ ограничения установлены в первую очередь в публичных интересах и призваны не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков (индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Данные установленные в публичных интересах ограничения не применяются, когда в результате использования обозначения в отношении товаров (услуг) конкретного лица оно получает способность индивидуализировать товары (услуги) конкретного лица (пункт 1.1 статьи 1483 ГК РФ). В подобном случае публичные интересы оказываются незатронутыми, так как адресная группа потребителей начинает связывать конкретное обозначение именно с конкретным лицом.

Вместе с тем обстоятельства установления приобретенной различительной способности зависят от того, какому из положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обозначение не соответствовало изначально - абзацу первому пункта 1 либо подпунктам 1, 2, 3 или 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, для обозначений, не обладавших различительной способностью изначально (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), т.е. не способных индивидуализировать конкретный товар среди адресной группы потребителей, достаточно доказать, что в результате использования обозначение стало индивидуализировать конкретные товары в глазах потребителей.

Для обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), чтобы обеспечить охрану публичного интереса, должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности конкретное обозначение стало ассоциироваться адресной группой потребителей только с товарами конкретного лица и восприниматься как средство индивидуализации товаров и услуг такого лица.

Равным образом для обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами (подпункт 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), применительно к конкретным товарам адресная группа потребителей должна начать связывать названный символ или термин только с одним лицом.

В настоящем деле речь идет о приобретении различительной способности обозначениями (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), которые в публичных интересах должны быть свободны для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что они могут употребляться применительно к определенным товарам, услугам, характеризуя их.

Для такого обозначения должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает это обозначение как ту или иную характеристику услуг, оказываемых различными лицами, а связывает его только с одним лицом (аффилированными лицами) и поэтому отпадают разумные основания для предположения о том, что это обозначение будет использоваться другими лицами для характеристики собственных услуг.

Суд первой инстанции сделал вывод о приобретении словосочетанием "ONLINE PATENT" различительной способности в части услуг 35-го класса МКТУ "онлайн-сервис для управления патентами и товарными знаками", услуг 42-го класса КМТУ "исследования научно-технические в области патентного картирования" и всех услуг 45-го класса МКТУ, основываясь на следующих обстоятельствах:

обозначение "Онлайн Патент" зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782953 для тех же услуг 35, 42-го и 45-го классов МКТУ вследствие приобретения им различительной способности;

обозначения "Онлайн Патент" и "ONLINE PATENT" являются фонетически и семантически тождественными и одинаково воспринимаются адресной группой потребителей;

для подтверждения приобретения различительной способности обозначением "ONLINE PATENT" представлены те же документы, что и для подтверждения приобретения различительной способности обозначением "Онлайн Патент".

Таким образом, не опровергнув соответствующий материалам административного дела вывод Роспатента о том, что в представленных в подтверждение приобретения различительной способности обозначением "ONLINE PATENT" документах имеется не это обозначение, а обозначение "Онлайн Патент", суд первой инстанции признал наличие у обозначения "ONLINE PATENT" приобретенной различительной способности с учетом вышеперечисленных обстоятельств, касающихся регистрации товарного знака "Онлайн Патент".

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом административного органа об ошибочности подхода суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, о территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

При этом необходимо учитывать, что, по правилам подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, приобретенная различительная способность оценивается для конкретного обозначения (а не сходного с ним).

Суд первой инстанции исходил из того, что словесные элементы "ONLINE PATENT" спорного обозначения являются транслитерацией уже зарегистрированного словесного товарного знака "Онлайн Патент", в связи с чем документы, аналогичные ранее представленным обществом для обозначения "Онлайн Патент", могут свидетельствовать о приобретении различительной способности и словосочетанием "ONLINE PATENT".

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что обозначения, выполненные латиницей и кириллицей, по-разному воспринимаются потребителями: использование обозначения на ином языке меняет существо знака.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу N СИП-1092/2020, от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020 и других.

С учетом изложенного выводы суда первой инстанции о том, что содержащие обозначение "Онлайн Патент" документы равным образом могут подтверждать активное и длительное использование обозначения "ONLINE PATENT", не могут быть признаны обоснованными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что принцип правовой определенности не может распространяться на ситуацию, когда одному обозначению представлена правовая охрана вследствие приобретения им различительной способности, в то время как для второго обозначения, воспринимаемого потребителем иначе, приобретенная различительная способность не доказана.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам признает необоснованным утверждение суда первой инстанции о нарушении административным органом принципа правовой определенности.

Согласно тексту обжалуемого решения использование спорного обозначения "ONLINE PATENT" именно в том виде, в котором оно зарегистрировано, ограничивается доменным именем onlinepatent.ru, администратором которого является общество и которое адресует на интернет-сайт общества.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что для поиска в сети Интернет лица, которое может оказать необходимую ему услугу, в большинстве случаев рядовой российский потребитель использует не конкретное доменное имя, а определенный запрос с названием соответствующей услуги.

Таким образом, использование спорного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, лишь в доменном имени не может само по себе свидетельствовать о приобретении им различительной способности.

Вывод административного органа, содержащийся в оспариваемом ненормативном правовом акте и касающийся недостаточности использования спорного обозначения в доменном имени для приобретения таким обозначением индивидуализирующей функции в отношении конкретных услуг, оказываемых обществом (абзац второй стр. 15), является верным.

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом суда первой инстанции о неверной оценке Роспатентом представленных обществом доказательств.

Напротив, административный орган обоснованно исходил из того, что большая часть имеющихся документов касается обозначения "Онлайн Патент", имеющего отличия от заявленного на регистрацию обозначения, в связи с чем такие документы не могут свидетельствовать о приобретении исследуемым обозначением различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неверно применил приведенные выше нормы материального права и нарушил методику проверки охраноспособности заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения (в том числе методику определения приобретенной различительной способности обозначения).

Дополнительно президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что при рассмотрении возражения и судебного дела спорными являлись товары и услуги, приведенные в уточненном на стадии рассмотрения возражения перечне товаров и услуг, в то время как суд первой инстанции обязал Роспатент зарегистрировать спорное обозначение исходя из первоначального перечня, приведенного в заявке.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном применении норм материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта полностью и для вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

При названных обстоятельствах заявленные требования общества о признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта подлежат оставлению без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2023 по делу N СИП-1079/2022 отменить.

Заявление общества с ограниченной ответственностью "Онлайн патент" (ОГРН 1137746351522) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 31.08.2022, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.02.2021 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.10.2020, оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова