Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2023 г. по делу N СИП-970/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с вероятностью смешения спорного товарного знака с фирменным наименованием заявителя ввиду их сходства и однородности осуществляемой деятельности заявителя до даты приоритета знака и с зарегистрированными товарами и услугами

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2023 г. по делу N СИП-970/2023

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2024 г. N С01-426/2024 по делу N СИП-970/2023 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" (ул. акад. Миллионщикова, д. 35, к. 2, кв. 16, Москва, 115446, ОГРН 1107746085457) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 871506.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мебелик Опт" (ш. Рыбинское, д. 20 А, к. 6, ком. 13, эт. 2, г.п. Углич, Ярославская обл., 152613, ОГРН 5087746322956).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" - Гафуров Р.Ф., Аксененко А.А. (по совместной доверенности от 20.12.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Борисанова М.П. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-271/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "Мебелик Опт" - Язовский А.А. (по доверенности от 22.02.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" (далее - общество "БестМебелик") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 871506 как несоответствующее требованиям статьи 10 и пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и о признании недействительным предоставления правовой охраны названному знаку.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мебелик Опт" (далее - общество "Мебелик Опт").

В обоснование заявленных требований общество "БестМебелик" указывает на ошибочный подход Роспатента, связанный с возможностью учета при проверке на соответствие предоставления правовой охраны товарному знаку требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ наличия у правообладателя более ранних исключительных прав на иные средства индивидуализации.

Заявитель ссылается на сложившуюся судебную практику Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которой по смыслу пункта 8 статьи 1483 ГК РФ наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иное, сходное со спорным товарным знаком, средство индивидуализации с более ранней датой приоритета свидетельствует о наличии оснований для отказа заинтересованному лицу в защите охраняемого законом права на его фирменное наименование.

Общество "БестМебелик" настаивает на том, что при вынесении оспариваемого решения Роспатент применил норму пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, которая не могла быть применена для целей проверки соответствия обозначения требованиям статьи 1483 ГК РФ, поскольку положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ включены в состав статьи о защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и не подлежат применению для оценки охраноспособности объектов.

Помимо этого, заявитель отмечает, что в действиях третьего лица по регистрации спорного товарного знака имеются признаки злоупотребления правом, так как заявка на его регистрацию была подана в период рассмотрения возникших между сторонами административных и судебных споров относительно сходных средств индивидуализации.

Как поясняет заявитель, настойчивость, с которой третье лицо продолжает инициировать все новые споры, а также его нежелание положить конец таким взаимоотношениям сторон только подчеркивает степень недобросовестности, которой характеризовались действия третьего лица при приобретении исключительного права на товарный знак.

Общество "Мебелик Опт" представило отзыв на заявление о том, что доводы общества "БестМебелик" основаны на неверном толковании норм права и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов общества "БестМебелик".

Административный орган подвергает сомнению обоснованность доводов заявителя о том, что сведения о наличии у правообладателя исключительного право на тождественное со спорным товарным знаком фирменное наименование не подлежат учету, и считает, что регистрация спорного товарного знака, принимая во внимание положения пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, не нарушает исключительное право общества "БестМебелик" на противопоставленное фирменное наименование.

При этом Роспатент отмечает, что общество "Мебелик Опт" не доказало наличие у него права на коммерческое обозначение, которое возникло бы ранее фирменного наименования общества "БестМебелик".

Через электронный сервис "Мой Арбитр" 05.12.2023 от заявителя поступили письменные объяснения на отзывы на заявления.

В свою очередь третье лицо направило 11.12.2023 письменные пояснения правообладателя.

В судебном заседании 12.12.2023 представитель общества "БестМебелик" выступил по существу доводов заявления и просил его удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Мебелик Опт" возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзывах на заявление.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзывах на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов административного дела, общество "Мебелик Опт" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 871506, зарегистрированного 01.06.2022 по заявке N 2020739297 в отношении товаров 20-го класса "буфеты; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; комоды; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; полотенцедержатели [мебель]; поручни для ванн неметаллические; секретеры; столики туалетные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; ширмы [мебель]; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные", 35-го класса "продажа мебели, включенной в 20 класс; продажа мебели, включенной в 20 класс, через интернет; продвижение продаж мебели для третьих лиц; продажа мебели аукционная" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "БестМебелик" обратилось 28.12.2022 с возражением против предоставления этому товарному знаку правовой охраны, по причине того, что регистрация произведена в нарушение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения общество "БестМебелик" указывает на то, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с его фирменным наименованием, исключительное право на которое возникло 11.02.2010.

В подтверждение заинтересованности общество "БестМебелик" сослалось на ряд судебных разбирательств между сторонами и аффилированными с ними лицами.

Общество "БестМебелик" поясняет, что сходство средств индивидуализации обусловлено тождеством словесного элемента "МЕБЕЛИК" / "Мебелик", где другая словесная часть "Бест" ("лучший") фирменного наименования указывает на характеристики товара, т.е. является описательной и, следовательно, обладает слабой различительной способностью.

Помимо этого, сходство сравниваемых словесных элементов установлено Роспатентом при проверке охраноспособности обозначения "" по заявке N 2019765567 (в том числе, см. дело N СИП-750/2020), а также в споре по проверке действительности правовой охраны этого же товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 817950 (дело N СИП-254/2022).

Утверждая, что фактическое использование противопоставленного фирменного наименования началось задолго до даты приоритета спорного товарного знака и продолжалось непрерывно при осуществлении деятельности по предложению к продаже и по реализации мебельной продукции в сети Интернет (https://bestmebelik.ru/page/contacts.html), а спорный товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг, общество "БестМебелик" настаивало на наличие высокой вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение - [1];

- сведения о постановке на учет в налоговом органе и о создании обособленного структурного подразделения лица, подавшего возражение - [2];

- выписка из реестра Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 871506 - [3];

- распечатка с сайта https://bestmebelik.ru/ - [4];

- ответ от РЕГ.РУ в отношении доменного имени bestmebelik.ru - [5];

- распечатки с сервиса Web Archive в отношении сайта https://bestmebelik.ru/ - [6];

- договоры поставки товаров комплексного оснащения интерьеров, заключенные лицом, подавшим возражение, и доказательства их исполнения - [7];

- договоры аренды и субаренды нежилых помещений как материальной базы деятельности общества "БестМебелик" и доказательства их исполнения - [8];

- договоры на оказание услуг складского хранения и доказательства их исполнения - [9];

- договоры на оказание услуг по поддержке сайта в сети Интернет и доказательства их исполнения - [10];

- договоры на изготовление печатной и полиграфической продукции и доказательства их исполнения - [11];

- договоры на оказание услуг по продвижению товаров и услуг лица, подавшего возражение, и доказательства их исполнения - [12];

- публикации о деятельности лица, подавшего возражение, в сети Интернет - [13];

- каталог продукции "BESTMEBELIK" за 2011 г. - [14];

- фотографии помещения магазина общества "БестМебелик" от 01.11.2017 - [15];

- приложение N 1 "Доказательства осуществления обществом "БестМебелик" деятельности по купле-продаже товаров для комплексного оснащения интерьеров до даты приоритета Товарного знака (24.07.2020)" - [16];

- приложение N 2 "Доказательства осуществления обществом "БестМебелик" деятельности по предложению к продаже мебельной продукции до даты приоритета товарного знака" - [17];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2021 по делу N А40-326340/2019 - [18];

- копии решений Суда по интеллектуальным правам по делу от 26.03.2021 N СИП-750/2020, от 23.07.2021 по делу N СИП-750/2020, от 14.06.2022 по делу N СИП-254/2022, от 30.09.2022 по делу N СИП-254/2022 - [19].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, основные доводы которого сведены к тому, что он является правообладателем фирменного именования, сходного со спорным товарным знаком и зарегистрированного ранее противопоставленного фирменного наименования - 29.10.2008.

Общество "Мебелик Опт" сообщает, что фактически использует свое фирменное наименование для осуществления деятельности по поставке товаров до даты приоритета противопоставленного фирменного наименования, что подтверждается договорами поставки за 2008 - 2010 г. с различными контрагентами, а также товарными накладными за 2008 - 2010 г., рекламными каталогами, сведения о размещении продукции под соответствующим обозначением на крупных российских маркетплейсах: Wildberries, Ozon.

Общество "Мебелик Опт" также отмечает, что обладает исключительными правами на коммерческое обозначение, на логотип, являющийся комбинированным обозначением, содержащим как словесный элемент "Мебелик", так и изобразительные элементы, причем словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом; помимо этого, правообладатель обладает имущественным правом на доменное имя www.mebelik.ru.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- выписка из открытого реестра ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 871506 - [20];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "Мебелик Опт" - [21];

- решение по делу N СИП-254/2022 - [22];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества "БестМебелик" - [23];

- копия договора поставки от 12.11.2008 N 1325 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "А-Студия" - [24];

- копия договора поставки N 1358 от 28.11.2008 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "НПФ Политэкс" - [25];

- копия договора поставки N 1597 от 01.12.2008 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Интерьер" - [26];

- копия договора поставки от 01.12.2008 N 470 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Евростиль" - [27];

- копия договора поставки от 01.12.2008 N 428 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Камбио-Самара" - [28];

- копия договора поставки от 04.12.2008 N 1384 между обществом "Мебелик Опт" и СГООИ "Новый Эдем" - [29];

- копия договора поставки от 15.12.2008 N 1544 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Пиастра.ру" - [30];

- копия договора поставки от 12.01.2009 N 1152 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Квадро-М" - [31];

- копия договора поставки от 20.01.2009 N 1229 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Интер Офис" - [32];

- копия договора поставки от 26.01.2009 N 558 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Евро-Офис" - [33];

- копия договора поставки от 26.01.2009 N 1722 между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Кравченко И.Н. - [34];

- копия договора поставки от 28.01.2009 N 05/02/Т21 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Руссбланкоиздат" - [35];

- копия договора поставки от 05.02.2009 N 1647 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Офис-Лайн" - [36];

- копия договора поставки N 1748 с отсрочкой платежа первой партии товара от 10.04.2009 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Интермебель" - [37];

- копия договора поставки от 04.05.2009 N 0027 между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Поповым А.А. - [38];

- копия договора поставки от 16.07.2009 N 2061 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Мебель-Стиль" - [39];

- копия договора поставки от 03.08.2009 N 2128 между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Сурис Г.М. - [40];

- копия договора поставки от 01.09.2009 N 2223 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Партнер" - [41];

- копия договора поставки от 05.10.2009 N 2319 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ОФИС МАРКЕТ" - [42];

- копия договора поставки от 16.12.2009 N 2546 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Байт" - [43];

- копия договора поставки от 01.01.2010 N 1598 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Стольник" - [44];

- копия договора поставки от 01.01.2010 N 2374 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ЕВРОСТРОЙГРУПП" - [45];

- копия договора поставки от 12.01.2010 N 1312 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Мега-777" - [46];

- копия договора поставки от 12.01.2010 N 389 между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Власовой Ю.С. - [47];

- копия договора поставки от 18.01.2010 N 610 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая компания Меркурий" - [48];

- копия договора поставки от 22.01.2010 N 2629 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Скайрикс" - [49];

- копия договора поставки от 01.02.2010 N 2391 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Стильная мебель" - [50];

- копия договора поставки от 01.02.2010 N 17/11/П между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ДВ Лазер" - [51];

- копии товарных накладных за 2009 год и договора поставки от 18.02.2009 N 1681 между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Смирновой Т.А. - [52];

- копии товарных накладных за 2009 - 2010 годы между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Галактика" - [53];

- копии товарных накладных за 2009 годы между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Горизонт" - [54];

- копии товарных накладных за 2008 - 2010 годы между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Рабочее место" - [55];

- копии товарных накладных за 2009 - 2010 годы между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Евроофис" - [56];

- копии товарных накладных за 2009 год между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Премьер" - [57];

- копии товарных накладных за 2009, 2011 годы между обществом "Мебелик Опт" и Федеральной Службой Охраны РФ - [58];

- копия договора поставки от 27.08.2009 N 08/2009, товарная накладная между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью ТПФ "Этуаль" - [59];

- рекламные брошюры, буклеты, флаеры "Мебелик" - [60];

- каталоги мебели "Мебелик" за 2008 - 2015 гг. - [61];

- каталоги мебели "Мебелик" за 2017, 2018, 2020 гг. - [62];

- информация о домене "mebelik.ru" - [63];

- архивная копия сайта www.mebelik.ru от 24.12.2008 г. - [64];

- копия договора поставки от 20.05.2020 N 4959, товарной накладной, платежного поручения и счета между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Офисная техника" - [65];

- копия договора поставки от 17.01.2018 N 1896 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Лайфмебель" - [66];

- копия договора на оказание услуг по размещению рекламных материалов в каталоге от 20.04.2018 N 18-03, товарная накладная, отчет об оказанных услугах между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Гардером И.О. - [67];

- копия договора поставки от 01.07.2015 N 1910 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Эверест" - [68];

- копия договора поставки товаров от 11.01.2016 г. между обществом "Мебелик Опт" и индивидуальным предпринимателем Гардером И.О. - [69];

- копия договора поставки от 28.02.2017 N 2982 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Приоритет" - [70];

- копия договора поставки от 03.08.2017 N 30817/1 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ЮН-ЭКСПО" - [71];

- копия договора поставки от 01.07.2018 N 3772 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ТД ТАЛАНТ" - [72];

- копия договора поставки от 05.09.2016 N 2630 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Фаренгейт Сервисмебель" - [73];

- копия договора поставки от 09.01.2019 N 3995 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Тритон-Офис" - [74];

- копия договора поставки от 25.02.2020 N 4894 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "СОНАТА" - [75];

- копии счетов-фактур за период с 31.10.2022 г. по 31.01.2023 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Интернет Решения" - [76];

- скриншоты личного кабинета OZON - [77];

- копии счетов-фактур за 2020 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Домашний Интерьер" - [78];

- копии счетов-фактур за 2021 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Домашний Интерьер" - [79];

- копии счетов-фактур за 2022 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Домашний Интерьер" - [80];

- копии счетов-фактур за 2023 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Домашний Интерьер" - [81];

- скриншоты личного кабинета Wildberries - [82];

- копии счетов-фактур за 2022 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" - [83];

- копии счетов-фактур за 2023 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" - [84];

- копия агентского договора от 09.11.2020 N 00/9894 между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" - [85];

- копии счета-фактуры и отчет за август 2021 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" - [86];

- копии счета-фактуры и отчет за ноябрь 2022 г. между обществом "Мебелик Опт" и обществом с ограниченной ответственностью "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" - [87];

- акты сверки взаимных расчетов за период 2009 - 2011 гг. - [88];

- договоры и акты сверки взаимных расчетов, соглашения о порядке и сроках оплаты, дополнительные соглашения, коммерческие соглашения за период 2008 - 2013 гг. и позже, а также иная сопроводительная документация - [89];

- товарные накладные за 2012 - 2020 гг. - [90];

- счета-фактуры за 2021, 2022 гг. - [91].

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения на отзыв, основные доводы которых сводились к тому, что наличие у правообладателя исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные до степени до смешения со спорным товарным знаком и имеющие более раннюю по отношению к нему дату приоритета, не исключает обоснованность доводов возражения и не относится к настоящему спору, в рамках которого разрешается вопрос о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 30.08.2023 принял решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 871506.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что усмотрел основания для применения нормы пункта 6 статьи 1252 ГК РФ о старшинстве средств индивидуализации, на основании которой учел документы, которые подтверждали наличие у правообладателя более раннего права на фирменное наименование, и осуществлении им фактической однородной деятельности до даты возникновения права на фирменное наименование у лица, подавшего возражение.

При этом Роспатент констатировал сходство противопоставленного фирменного наименования общества "БестМебелик" со спорным товарным знаком и осуществление обществом "БестМебелик" деятельности, однородной товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 30.08.2023 и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, общество "БестМебелик" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на оспаривание решения административного органа заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (24.07.2020) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность общества "БестМебелик" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 871506 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака в отношении такой деятельности.

При этом следует учитывать, что товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует именно товары и услуги, а не лицо, которое их производит, реализует или оказывает (статья 1477 ГК РФ), в то время как фирменное наименование индивидуализирует именно лицо, обладающее исключительным правом на него.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2020 по делу N СИП-855/2019.

Спорный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 871506 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения и словесного элемента "МЕБЕЛИК", выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Произвольная часть противопоставленного фирменного наименования представляет собой словесное обозначение "БестМебелик". При этом согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц исключительное право на данное фирменное наименование возникло у заявителя 11.02.2010, то есть до даты приоритета спорного товарного знака (24.06.2020).

Роспатентом было установлено, что отличительная часть фирменного наименования "БестМебелик" и спорный товарный знак являются сходными за счет фонетического тождества словесного элемента "МЕБЕЛИК". Кроме того, указанные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита. При этом наличие словесного элемента "Бест" в фирменном наименовании заявителя, не приводит к отсутствию сходства сравниваемых средств индивидуализации.

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к верному выводу о сходстве спорного товарного знака и противопоставленного фирменного наименования в целом, несмотря на отдельные отличия. Указанный вывод административного органа не оспаривается лицами, участвующими в деле.

По результатам анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и фактической деятельности, осуществляемой заявителем с использованием противопоставленного фирменного наименования, административный орган констатировал, что заявитель до даты подачи заявки оказывал третьим лицам услуги в области торговли мебелью, является заказчиком складских услуг на территории складского помещений.

С учетом того, что деятельность заявителя в области торговли мебелью является однородной услугам 35-го класса МКТУ, представляющим услуги продаж и продвижения товарам, а также сопутствующим им товарам 20-го класса МКТУ, представляющим собой предметы мебели, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, Роспатент пришел к выводу об однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с деятельностью заявителя. Указанный вывод административного органа также не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Принимая во внимание обстоятельства сходства сравниваемых средств индивидуализации заявителя и третьего лица, однородность товаров и услуг спорного товарного знака с деятельностью заявителя, Роспатент указал, что у заявителя возникло "старшее" право на фирменное наименование, используемое в отношении однородных товаров 20-го и услуг 35-го классов МКТУ ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Вместе с тем, установив, что правообладатель спорного товарного знака также обладает исключительным правом на фирменное наименование при осуществлении аналогичной деятельности, и данное фирменное наименование возникло ранее противопоставленного фирменного наименования заявителя, административный орган сделал вывод о соответствии регистрации спорного товарного знака положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам не может признать данный вывод основанным на верном толковании положений статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

Так, пункт 8 статьи 1483 ГК РФ не содержит положений, обязывающих учитывать наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на средства индивидуализации с более ранней датой приоритета.

Приведенная норма права не предусматривает случаев, когда названное в ней основание для отказа в государственной регистрации не применяется. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на средства индивидуализации с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Таким образом, наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительных прав на фирменное наименование с более ранней датой приоритета не свидетельствует о том, что Роспатент должен отказать другому лицу в защите охраняемого законом права на его фирменное наименование.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2019 по делу N СИП-317/2017.

Кроме того, Суд кассационной инстанции отклоняет довод ответчика о наличии в действиях заявителя по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, в силу следующего.

Как отмечено в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае при рассмотрении дела суд выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Таким образом, из приведенных разъяснений высшей судебной инстанции следует, что доводы о злоупотреблении правом не могут быть положены в основу самостоятельного требования, вместе с тем злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела. Такое злоупотребление определяет правовую судьбу тех требований истца, против которых ответчиком заявлено о применении статьи 10 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 2 статьи 10 ГК РФ, правовым последствием злоупотребления правом является отказ лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также иные меры, предусмотренные законом.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно.

Утверждение заявителя о том, что спорный товарный знак зарегистрирован в период разрешения споров между сторонами относительно схожих средств индивидуализации, в достаточной степени не подтверждает, что названные действия третьего лица направлены на причинение вреда заявителю либо свидетельствуют о злоупотреблении правом в иных формах.

Действительно, третье лицо было осведомлено о наличии схожих средств индивидуализации, вместе с тем сама по себе регистрация схожего товарного знака для индивидуализации своей деятельности с очевидностью не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, при отсутствии иных признаков недобросовестного поведения.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В силу приведенной презумпции добросовестности участника гражданского оборота для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом в силу статьи 10 ГК РФ судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных - добросовестных - целей). Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений. Таким образом, обобщающим квалифицирующим признаком злоупотребления правом, установленным законом, является наличие заведомой недобросовестности лица, осуществляющего принадлежащее ему субъективное гражданское право. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

На основании установленных обстоятельств коллегия судей приходит к выводу, что оспариваемое решение Роспатента от 30.08.2023 об отказе в удовлетворении поступившего 28.12.2022 возражения и оставлении в силе предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 871506 подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 138 Постановления Пленума N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

То есть при признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительной (сходство и однородность). Однако отказал в удовлетворении возражения, неправильно применив пункт 6 статьи 1252 ГК РФ.

С учетом установленных административным органом обстоятельств о вероятности смешения спорного товарного знака с фирменным наименованием заявителя ввиду их сходства и однородности осуществляемой деятельности заявителя до даты приоритета знака и с зарегистрированными товарами и услугами, коллегия судей приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявитель уплатил государственную пошлину в размере 300 рублей, что подтверждается платежным поручением от 16.03.2023 N 284.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявленные требования общества с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" (ОГРН 1107746085457) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 871506, удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 871506 как несоответствующее положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 871506. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Компания "БестМебелик" (ОГРН 1107746085457) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев