Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2024 г. N С01-2752/2023 по делу N А40-286010/2022 Дело по иску о об уменьшении стоимости оказанных услуг по сублицензионному договору направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанций не указали, по каким основаниям не оценили переписку сторон о невозможности активации программного обеспечения, право использования которого было предметом спорного договора

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2024 г. N С01-2752/2023 по делу N А40-286010/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 января 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу государственного автономного учреждения Московской области "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" (пр-кт Мира, д. 57 пом. III, г. Реутов, Московская область, 143960, ОГРН 1197746272723) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.05.2023 по делу N А40-286010/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2023 по тому же делу,

по исковому заявлению государственного автономного учреждения Московской области "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" к обществу с ограниченной ответственностью "Макссофт-24" (ул. Урицкого, д. 31 пом. 65, г. Красноярск, 660049, ОГРН 1142468053584) об уменьшении стоимости оказанных услуг по договору N 2021.196002 от 17.12.2021 на сумму в размере 3 386 169 рублей.

В судебном заседании приняли участие представитель государственного автономного учреждения Московской области "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства - Гвердцители Б.Р. (по доверенности от 29.12.2023 N 07/2024), Савкин А.В. (по доверенности от 29.12.2023 N 73/2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

государственное автономное учреждение Московской области "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "Макссофт-24" (далее - общество "Макссофт-24") об уменьшении стоимости оказанных услуг по договору от 17.12.2021 N 2021.196002 (далее - договор) на сумму в размере 3 386 169 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.05.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2023, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, направленной в Суд по интеллектуальным правам, учреждение ссылается на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы учреждение указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций оставили без оценки переписку между сторонами о невозможности активации переданного программного обеспечения, что свидетельствует о том, что переданные права использования не имеют потребительской ценности, поскольку переданный программный продукт имеет существенные недостатки.

Учреждение отмечает, что, безоговорочно принимая доводы общества об исполнении договора, а также игнорируя доводы истца, суд первой инстанции фактически исполнил обязанность отсутствовавшего на судебных заседаниях ответчика по опровержению доказательств, представленных истцом в обоснование иска, и нарушил фундаментальные принципы арбитражного процесса о состязательности и равноправии сторон.

Учреждение также приводит пояснения о причинах составления акта о невозможности активации продукта по истечении 10 месяцев с момента заключения договора и возражает против выводов судов о том, что соответствующие возражения должны были быть зафиксированы при заключении договора, поскольку приобретенные истцом у ответчика лицензии на использование программного обеспечения бессрочны, а следовательно, использование, либо не использование, время начала использования программного обеспечения является прерогативой истца, иное договором предусмотрено не было.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "Макссофт-24" ссылается на необоснованность ее доводов и просит оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании 16.01.2024 представители учреждения выступили по существу доводов кассационной жалобы, просили ее удовлетворить, ответили на вопросы суда.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, между учреждением и обществом "Макссофт-24" был заключен договор от 17.12.2021 N 2021.196002 на оказание услуг по передаче неисключительных прав на лицензионное использование программного обеспечения для нужд учреждения, по условиям которого общество "Макссофт-24" приняло на себя обязательство по передаче прав на использование программного обеспечения, в том числе "Microsoft Office Std 2021 Sngl OLV NL AP LTSC" (далее - ПО) в количестве 100 (сто) экземпляров на условиях бессрочной лицензии.

В соответствии с п. 2.1. договора цена договора составила 16 632 184 рублей, из которых согласно спецификации к договору (приложение N 3) стоимость услуг за предоставление прав на использование указанного ПО - 3 386 169 руб.

Услуги по договору были оплачены учреждением в полном объеме, что подтверждается платежным поручением от 28.12.2021 N 3740.

Вместе с тем при активации ПО у учреждения возникли проблемы, связанные с недействительностью предоставленного ключа доступа.

В целях разрешения проблемы между учреждением и обществом "Макссофт-24" велась переписка в период с марта по май 2022 года.

Письмом от 19.05.2022 N 278 общество "Макссофт-24" сообщило, что на территории России наблюдаются проблемы с активацией и использованием поставленного ПО продукции компании "Microsoft".

Впоследствии, в связи с невозможностью использования ПО, учреждением был составлен акт от 09.09.2022 о невозможности использования ПО.

В адрес общества "Макссофт-24" 23.09.2022 было направлено требование N 27/611 об устранении причины невозможности активации и использования ПО в 15-дневный срок с момента получения требования. К требованию была приложена копия акта.

Поскольку требование было оставлено без удовлетворения учреждение направило обществу "Макссофт-24" претензию от 02.11.2022 N 16/32 с требованием произвести возврат суммы, уплаченной за предоставление прав на использование ПО в размере 3 386 169 рублей.

Общество "Макссофт-24" в добровольном порядке не исполнило претензию, в связи с чем учреждение обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции установил заключение между сторонами сублицензионного договора, в рамках которого ответчик исполнил свои обязательства по передаче права использования ПО компании "Microsoft", а истец принял и оплатил оказанные услуги.

Суд первой инстанции установил, что материалами дела подтверждается факт предоставления ответчиком истцу права использования ПО, а именно между сторонам был подписан без замечаний акт сдачи-приемки от 22.12.2021 N 766.

Поскольку истец документально не подтвердил то, что ответчик передал недействительные лицензии, а акт от 09.09.2022 составлен спустя 10 месяцев с момента надлежащего исполнения договора ответчиком, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что использование либо неиспользование в течение длительного времени ПО не влияет на исполнение встречных обязательств по соглашению, в том числе и по выплате лицензионного вознаграждения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение представителей учреждения, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

На основании статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Согласно статье 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

В статье 1286 ГК РФ определено, что по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения.

Пользователю программы для ЭВМ или базы данных наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280 ГК РФ, по лицензионному договору может быть предоставлено право использования программы для ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом в силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, лицо, вступая в отношения, урегулированные нормами права, должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

Проверяя обоснованность довода кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исследовав и оценив представленные лицами, участвующих в деле, доказательства, руководствуясь статьями 1235 и 1237 ГК РФ, принимая во внимание изложенные в пункте 40 Постановления N 10 правовые позиции, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что использование, либо неиспользование истцом по своему усмотрению, предоставленного его ему права использования результата интеллектуальной деятельности не влияет на исполнение встречных обязательств по соглашению, в том числе и по выплате вознаграждения.

Установив факт передачи истцу по договору ПО, оказание ответчиком соответствующих услуг, суды отметили, что истец мог осуществить использование программ с момента их получения в декабре 2021 г.

Так как представленные истцом скриншоты относятся к версии 2019, 2016, однако ему была передано ПО версии 2021, суды пришли к выводу, что в обоснование требований об уменьшении стоимости оказанных услуг учреждение не представило доказательств, безусловно свидетельствующих передачу недействительных лицензий, в связи с чем суды не усмотрели оснований для удовлетворения требований.

Способы использования произведения приведены в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ, которыми, в частности, считаются воспроизведение произведения (подпункт 1); перевод или другая переработка произведения.

По смыслу статей 1235 и 1286 ГК РФ заключение лицензионного (сублицензионного) договора представляет собой один из способов законного использования произведения, в данном случае программы для ЭВМ.

Существенными условиями лицензионного договора считаются:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (подпункт 1 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235 ГК РФ);

- условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора). В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (пункта 5 статьи 1235 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В связи с этим предмет доказывания по рассматриваемому спору составляют следующие обстоятельства: заключение сублицензионного договора, факт существенного нарушения сублицензионного договора, который может быть связан как с предметом договора, так и со способами использования программы для ЭВМ, либо с условиями вознаграждения.

Основные положения арбитражного процесса предписывают арбитражным судам предоставить субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, укрепление законности, содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Для реализации этих требований процессуальное законодательство предоставляет арбитражным судам достаточные полномочия как для разрешения спора по существу, так и для рассмотрения отдельных процессуальных вопросов в рамках рассматриваемого дела.

Согласно части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном данным кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Частями 4, 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд оценивает доказательства исходя из требований частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем в нарушение положений главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении исковых требований не проверили и не дали надлежащей оценки представленным истцом доказательствам.

Так, в обоснование своих требований истец ссылался на предоставление программного обеспечения, которое не может быть использовано в результате аннулирования ключей доступа к этому программному обеспечению, что подтверждается не только скриншотами "о недействительности ключей продукта", но и электронной перепиской о возникших проблемах между сторонами, письмами от 04.05.2022 и от 19.05.2022.

Однако ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанций не указали, по каким основаниям не оценили переписку сторон о невозможности активации ПО, право использования которого было предметом спорного договора.

При этом суды, констатировав, что акт о невозможности использования ПО был составлен ответчиком лишь спустя 10 месяцев после его получения, не приняли во внимание, что истец на протяжении этого времени добросовестно пытался с ответчиком урегулировать эти вопросы.

Коллегия судей полагает, что на сублицензиата не может быть возложена вина и последствия невозможности использования переданного по сублицензионному договору программного обеспечения, в том числе связанной с действиями разработчика такого программного обеспечения, стоимость которого была обусловлена возможностью бессрочного использования.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении суда первой инстанции и в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судами; доказательства, на которых основаны выводы судов об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суды при принятии судебных актов; мотивы, по которым суды отклонили те или иные доказательства и не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащийся в обжалуемых судебных актах выводы о непредставлении истцом доказательств в подтверждение нарушения условий сублицензионного договора ответчика, основанными на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

Суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не дана надлежащая оценка представленным доказательствам, а выводы судом противоречат обстоятельствам дела.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, полно и всесторонне исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.05.2023 по делу N А40-286010/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А40-286010/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев