Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2024 г. N С01-1074/2023 по делу N СИП-974/2022 Дело по иску о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе, поскольку судом первой инстанции нарушена методология проверки спорного обозначения на предмет его описательности

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2024 г. N С01-1074/2023 по делу N СИП-974/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 февраля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 по делу N СИП-974/2022

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ул. Университетская, д. 5, офис 7, г. Иннополис, Верхнеуслонский м.р-н, Республика Татарстан, 420500, ОГРН 1181690055744) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" - Фаизова Т.Т. (по доверенности от 08.02.2024);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-59/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации обозначения "" в качестве знака обслуживания по заявке N 2021715459.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 заявление общества удовлетворено: решение Роспатента от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть названное возражение общества.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее:

рассуждения суда первой инстанции касались наличия или отсутствия у спорного обозначения изначальной различительной способности (т.е. применения абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), в то время как Роспатент отказал в предоставлении правовой охраны данному обозначению вследствие его восприятия в качестве места оказания услуг и их свойств (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ). Следовательно, настоящее дело необходимо рассмотреть в рамках применимой нормы материального права;

проверка спорного обозначения на соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ требует соблюдения надлежащей методологии, а именно: определения восприятия этого обозначения адресатами услуг 35, 38, 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ), связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли;

словесные элементы "Kazan" и "Express" спорного обозначения суд первой инстанции оценивал по отдельности, не учитывая контекст, тогда как на регистрацию заявлены не два самостоятельных обозначения, а одно ("KazanExpress"), состоящее из двух частей. Кроме того, суд первой инстанции не обосновал свой вывод о том, почему адресная группа потребителей испрашиваемых услуг будет воспринимать спорное обозначение в качестве посуды для приготовления пищи;

в случае если после выполнения перечисленных выше указаний суд первой инстанции признает незаконными выводы административного органа, то этого достаточно для удовлетворения требований общества;

если суд первой инстанции согласится с выводами административного органа в отношении применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, то необходимо перейти к анализу выводов Роспатента по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ - об отсутствии у спорного обозначения приобретенной различительной способности и об отсутствии обладающей различительной способностью комбинации неохраняемых элементов;

в части приобретенной различительной способности должна быть дана оценка представленным в материалы дела договорам, публикациям в средствах массовой информации, рекламным и иным материалам, представленным обществом в подтверждение широкой известности и приобретенной различительной способности рассматриваемого обозначения, а также тем результатам социологического исследования, которые были направлены на доказывание приобретения заявленным обозначением различительной способности. Данные обстоятельства являются существенными для правильного разрешения настоящего дела, поскольку при доказанности приобретенной обозначением различительной способности ему может быть предоставлена правовая охрана даже при том, что оно характеризует услуги (исходящие в таком случае от одного источника происхождения).

По результатам повторного рассмотрения дела решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 заявление общества удовлетворено: решение Роспатента от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении поступившего 06.04.2022 возражения на решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2021715459 признано недействительным как не соответствующее положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение общества.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Представитель административного органа явился в судебное заседание.

Представитель общества принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель Роспатента настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Представитель общества возражал против доводов заявителя кассационной жалобы, считал обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, 19.03.2021 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2021715459 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг";

38-го класса МКТУ "передача информации, относящейся к электронному шоппингу (торговле) и услугам розничной торговли; обеспечение доступа к веб-сайтам в Интернете, позволяющего третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы";

39-го класса МКТУ "доставка товаров; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]".

Решением Роспатента от 06.12.2021 в государственной регистрации знака обслуживания по упомянутой заявке отказано на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган счел, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов "Kazan" и "Express", при этом слово "Kazan" переводится с английского языка как Казань - столица Республики Татарстан Российской Федерации, а слово "Express" / "Экспресс" является частью сложных слов и означает "моментальный, срочный". В силу приведенного семантического значения для испрашиваемых обществом услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ заявленное обозначение указывает на место оказания услуг и на их свойства, а потому является неохраноспособным.

Не согласившись с выводами экспертизы, общество 06.04.2022 обратилось в Роспатент с возражением, в котором настаивало на том, что, исходя из неоднозначности и неочевидности смыслового значения заявленного на регистрацию обозначения в отношении заявленных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, оно будет восприниматься потребителями как обладающее изначальной различительной способностью.

Кроме того, к возражению общества были приложены следующие материалы, подтверждающие наличие у спорного обозначения приобретенной различительной способности:

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2021 N 57-ПВЗ-С между обществом с ограниченной ответственностью "Логистическая компания "ЗаДень.ру" (далее - логистическая компания) и индивидуальным предпринимателем Васильевым Д.В., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов интернет-магазина KazanExpress;

договор на оказание услуг от 01.04.2021 N 57-ПВЗ, приложения к договору между логистической компанией и Васильевым Д.В., согласно которым Васильев Д.В. оказывал услуги по доставке и вручению товаров, а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор возмездного оказания услуг от 01.04.2021 N 67-ПВЗ-С между логистической компанией и индивидуальным предпринимателем Гайнитдиовым А.Д., согласно которому логистическая компания оказывала услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов интернет-магазина KazanExpress, а также по сопровождению деятельности пункта выдачи заказов;

договор на оказание услуг от 01.05.2021 N 67-ПВЗ, приложениями к договору между логистической компанией и Гайнитдиовым А.Д., согласно которому Гайнитдиов А.Д. оказывал услуги по доставке и вручению товаров;

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 04.12.2018 N 365/18, акт от 30.06.2021 N 9474 между обществом и автономной некоммерческой организацией "Фонд развития города Иннополис";

агентский договор на реализацию непродовольственных товаров от 17.01.2018 N 020053 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АЛЬКОСТ";

договор от 03.07.2019 N СУФ19-122, приложение к нему, акты от 01.08.2019 N СУФ000723, от 31.08.2019 N СУФ000810, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Гэллэри Сервис", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению рекламно-информационных материалов KazanExpress;

договор от 06.09.2019 N АРТ-136, акты от 30.09.2019 N 644 и от 22.11.2019 N 771, эфирная справка, медиаплан N 3, составленные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "АРТ-Дизайн";

акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору от 02.08.2019 N D 4202, счет от 05.08.2019 N 1-64270, заказ от 30.08.2019 N Z2733-1, договор от 05.09.2019 N 183/19, приложения к нему, подписанные между обществом и акционерным обществом "Медиа Плюс", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению в эфире радиостанций рекламных материалов заказчика;

договор от 09.11.2020 N 1554, приложения к нему, акт от 03.12.2020 N 442, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "КРЕАТИФФ", согласно которым последнее оказывало услуги по размещению и техническому обслуживанию рекламной информации обозначения "KazanExpress" на рекламных стендах в лифтах и у подъездов жилых домов города Чебоксары Чувашской Республики;

договор от 17.09.2019 N 107, приложение к нему, акт от 31.10.2019 N 252, подписанные между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "ТаргетМедиа", согласно которым последнее оказывало услуги, связанные с производством и размещением информационных материалов заказчика;

письмо общества от 18.03.2021 N 18/03-1, в котором приведены сведения о предоставлении обществом возможности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность по продаже товаров с использованием дистанционного способа, а покупателям - приобретать товары дистанционным способом посредством оформления заказа в маркетплейсе KazanExpress;

справка общества от 24.03.2022 N 24/03/22-5, согласно которой средняя выручка общества в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress в период с марта 2020 г. по март 2021 г. составила 218 000 000 рублей (в том числе по городам присутствия: г. Казань - 490 000 000 рублей, г. Уфа - 170 000 000 рублей, г. Самара - 155 000 000 рублей, г. Набережные Челны - 160 000 000 рублей, г. Нижний Новгород - 115 000 000 рублей), при этом максимальная выручка в перечисленных городах составила: г. Казань - 492 861 782 рубля, г. Уфа - 167 505 394 рубля, г. Самара - 152 040 201 рубль, г. Набережная Челны - 160 971 603 рубля, г. Нижний Новгород - 112 675 052 рубля; в период с марта 2021 г. по март 2022 г. средняя выручка в месяц - 1 062 000 000 рублей (в том числе по городам присутствия: г. Казань - 2 000 000 000 рублей, г. Уфа - 1 110 000 000 рублей, г. Самара - 800 000 000 рублей, г. Набережные Челны - 700 000 000 рублей, г. Ижевск - 700 000 000 рублей), а максимальная выручка в перечисленных городах составила: г. Казань - 2 109 827 500 рублей, г. Уфа - 1 117 525 868 рублей, г. Самара - 881 200 994 рубля, г. Набережные Челны - 732 852 313 рубля, г. Ижевск - 708 964 708 рублей;

сведения о рекламе платформы электронной торговли KazanExpress в медиасредствах, по радио и на телевидении в период с 16.08.2021 по 24.04.2022;

статья "Команда из Казани создала свой AliExpress с доставкой за два дня", размещенная на официальном сайте газеты "Комсомольская правда" от 13.09.2017;

статья "В Казани запустят аналог AliExpress с доставкой по России" от 06.09.2017, размещенная на официальном сайте газеты "Реальное время";

статья "Предприниматель из Казани запускает аналог AliExpress", размещенная на официальном сайте газеты "Известия" от 06.09.2017;

сведения телеканала РБК "Торговый город: KazanExpress построит поселок для сотрудников";

статья Дмитрия Еремеева "KazanExpress претендует стать компанией с оценкой не менее 1 миллиарда долларов", размещенная в общественно-политической интернет-газете "БИЗНЕС Online" от 11.01.2021 (https://www.businessgazeta.ru/article/495063);

статья "Мишустин предложил облачные технологии для оценки стоимости недвижимости", размещенная на официальном сайте газеты "РИА Новости" от 09.07.2022, в которой упоминается маркетплейс Kazanexpress;

статья "Семь мобильных приложений, которые вызовут ажиотаж в посткоронавирусном мире", размещенная в официальном интернет-журнале "Секрет фирмы" от 10.06.2020, где упоминается быстрая доставка покупок из маркетплейсов Ozon, Lamoda, Wildberries, KazanExpress и др.;

статья "Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress", размещенная на официальном сайте газеты "Ведомости", в данной статье была опубликована информация о создании маркетплейса KazanExpress в 2017 году;

статья "KazanExpress" привлёк инвестиции от "AliExpress Россия" на миллиарды рублей", размещенная на официальном сайте издания RB.RU от 10.03.2021;

статья "Татарский маркетплейс и клиники женского здоровья: кому дали денег на этой неделе", размещенная на официальном сайте журнала Forbes от 13.03.2021, где указано, что маркетплейс KazanExpress привлек инвестиции от "AliExpress Россия";

статья "AliExpress получит 30% маркетплейса KazanExpress, размещенная в газете "Коммерсантъ" от 10.03.2021;

статья "Татарстан уходит в онлайн", размещенная в "Российской газете" (RG.RU) от 26.01.2021;

публикация в социальной сети Instagram "Мобильное приложение "KazanExpress" шопинг с доставкой за 1 день";

презентация "Трекинг основных показателей здоровья бренда "KazanExpress".

На основании изложенного и представленных материалов общество просило Роспатент отменить решение от 06.12.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания для всех испрашиваемых услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения и оставил в силе решение от 06.12.2021.

Административный орган проанализировал спорное обозначение и констатировал, что его словесный элемент образован путем слитного написания слов "Kazan" и "Express".

Исходя из значений слова "Kazan", Роспатент пришел к тому выводу, что оно представляет собой написанное на английском языке название столицы Республики Татарстан - города Казани, т.е. места, где зарегистрировано общество и где сконцентрирован его основной бизнес, приносящий наибольший среднемесячный объем выручки за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.

Как отметил административный орган, этимология названия города Казань связана со словом "казан" в значении "котел для приготовления пищи", но в заявленном обозначении элемент "Kazan" с учетом его написания с заглавной буквы будет восприниматься потребителем в качестве географического указания на место оказания услуг (продвижения/сбыта товаров и их доставки).

Следовательно, предоставление правовой охраны спорному обозначению создаст препятствия для его использования иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города Казани.

С точки зрения Роспатента, семантика элемента "Express" и специфика испрашиваемых услуг характеризуют скорость их оказания и демонстрируют, что доставка товаров покупателям при помощи маркетплейса KazanExpress осуществляется быстро и срочно.

Аргументы общества, касающиеся практики регистрации обозначений, содержащих элемент "Express" в качестве охраняемого, в отношении идентичных и однородных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, административный орган оценил критически, поскольку упомянутые обозначения являются комбинированными и включают помимо словесных изобразительные элементы.

Наряду с этим Роспатент акцентировал внимание на том, что в состав спорного обозначения кроме элемента "Express" входит неохраноспособный элемент "Kazan".

Представленное обществом социологическое исследование административный орган отклонил, указав, что оно не опровергает выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Оснований для применения положений подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ Роспатент не усмотрел, полагая недоказанным наличие у спорного обозначения приобретенной различительной способности и невозможным квалифицировать его в качестве оригинальной комбинации, обладающей различительной способностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 03.08.2022, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Общество опровергало вывод административного органа о том, что обозначение "KazanExpress" указывает на место оказания испрашиваемых услуг и на их свойства.

По мнению общества, потребитель не будет воспринимать элемент "Kazan" в качестве названия города Казань; наличие у слова "express" таких значений, как "усиленный" и как указание на вид поезда свидетельствует об отсутствии прямой описательности у обозначения "KazanExpress".

Как полагало общество, спорное обозначение будет восприниматься российским потребителем исходя из транслитерации и созвучности элементов "Kazan" и "Express" русским словам "казан" и "экспресс" соответственно.

Общество упомянуло факты предоставления правовой охраны обозначениям, содержащим охраняемый словесный элемент "Express" и зарегистрированным в отношении услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ. Ссылаясь на отсутствие таких услуг перечисленных классов МКТУ, как "быстрая Казань", общество настаивало на фантазийном характере заявленного обозначения.

В обоснование своей позиции, состоящей в том, что потребители не воспринимают обозначение "KazanExpress" как описательное, общество привело результаты социологического исследования.

Наряду с этим общество также утверждало, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования заявителем в отношении испрашиваемых услуг при реализации продукции, в ходе доставки товаров, в рекламе и т.д.

С точки зрения общества, поскольку пункты доставки маркетплейса KazanExpress на момент подачи спорной заявки имели значительную географию расположения (находились в городах Казань, Набережные Челны, Самара, Чебоксары, Екатеринбург, Челябинск, Ижевск), то использование заявленного обозначения следует считать широким, не ограничивающимся несколькими городами.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и его соответствие требованиям законодательства.

Суд первой инстанции счел, что административный орган принял оспариваемый ненормативный правовой акт в пределах предоставленных ему полномочий.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пунктом 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), принял во внимание правовые подходы, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), а также в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12.

Суд первой инстанции констатировал следующее:

на регистрацию заявлены не два самостоятельных обозначения "Kazan" и "Express", а одно - "KazanExpress", состоящее из двух словесных элементов - "Kazan" и "Express";

вопреки установленной методике, Роспатент провел исследование заявленного обозначения, анализируя не в целом заявленное обозначение, а по отдельности его словесные элементы в отношении испрашиваемых услуг;

обозначение "KazanExpress" представляет собой вымышленное составное слово, образованное соединением элементов "Kazan" и "Express", признанных административным органом не обладающими различительной способностью, однако оспариваемое решение Роспатента не содержит мотивов, по которым он в данном случае счел буквосочетание "Express" неохраняемым, а другим обозначениям с этим же элементом при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей ситуации предоставил правовую охрану;

действия и решения административного органа должны быть предсказуемыми и совершаться с соблюдением принципа защиты законных ожиданий;

Роспатент не оценил аргументы общества о том, почему допустимо составлять обозначение, состоящее из наименования какого-либо товара и элемента "Express", но недопустимо использовать его в сочетании с названием города;

вывод об отсутствии различительной способности у спорного обозначения ввиду его восприятия потребителями в качестве указания на место оказания испрашиваемых услуг и на их свойства является преждевременным и не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сделан без исследования и оценки доводов общества о практике регистрации вымышленных обозначений, содержащих буквосочетание "Express", для услуг, связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов / интернет-платформ электронной торговли;

заключение административного органа об отсутствии у спорного обозначения приобретенной различительной способности является преждевременным и не соответствует положениям подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, так как сделано без анализа всех испрашиваемых услуг и без исследования всех представленных обществом доказательств;

в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент не назвал мотивы, по которым опорочил результаты социологического исследования, а ограничился лишь указанием на отсутствие сведений о том, какие смысловые ассоциации вызывает у потребителей обозначение "KazanExpress".

Таким образом, суд первой инстанции признал оспариваемое решение административного органа недействительным ввиду несоответствия норме подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и возложил на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение общества.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях административного органа на вынесение ненормативного правового акта и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в части указанных выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Заявитель кассационной жалобы утверждает: при принятии обжалуемого судебного решения суд первой инстанции не исполнил указания суда кассационной инстанции, данные при направлении настоящего дела на новое рассмотрение.

Как полагает Роспатент, суд первой инстанции повторно нарушил методологию проверки спорного обозначения на предмет его соответствия норме подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суду первой инстанции следовало проверить выводы административного органа о том, какое значение имеют словесные элементы "Kazan" и "Express" при их включении в единое обозначение в отношении испрашиваемых услуг с учетом восприятия данного обозначения потребителем, т.е. тех смысловых ассоциаций, которые названное обозначение вызывает в сознании потребителей по поводу данных услуг.

Между тем суд первой инстанции не опроверг выводы Роспатента о том, что упомянутые словесные элементы образуют единую семантическую конструкцию, в силу которой заявленное обозначение будет восприниматься потребителем в новом смысловом значении применительно к перечисленным в заявке услугам 35, 38, 39-го классов МКТУ, а именно ориентировать потребителей на место оказания услуг (из города Казани) и на их свойства (скорость оказания: быстро, срочно, экспресс доставка, экспресс продажа).

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о нарушении административным органом принципа защиты законных ожиданий и отмечает, что он не принимал в отношении общества каких-либо решений при идентичных фактических обстоятельствах.

С учетом изложенного Роспатент полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для вывода о принятии противоречащих друг другу ненормативных правовых актов.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков / знаков обслуживания обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в принятом по настоящему делу постановлении от 17.07.2023, такое ограничение установлено, в первую очередь, в публичных интересах и призвано не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое не способно выполнять основную (индивидуализирующую) функцию товарных знаков / знаков обслуживания (индивидуализировать конкретные товары/услуги в глазах потребителей) и (или) должно быть свободно для использования другими лицами, поскольку разумно предположить, что оно может использоваться применительно к определенным товарам/услугам (называя их, характеризуя их, определяя их форму и т.п.).

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу N СИП-1239/2021, от 24.11.2022 по делу N СИП-1334/2021, от 28.11.2022 по делу N СИП-1315/2021, от 02.12.2022 по делу N СИП-245/2022 и других.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 названной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров/услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак / знак обслуживания или испрашивается регистрация товарного знака / знака обслуживания. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака / знаков обслуживания в Роспатент.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей с учетом спорного обозначения, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар или услугу. Такие обозначения называются описательными.

Однако следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах или оказываемых услугам через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, нужно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги либо характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара/услуги, сведения об изготовителе.

При рассмотрении возражения предметом является проверка законности отказа в предоставлении правовой охраны применительно к каждому указанному в возражении товару/услуге.

При рассмотрении дела судом предметом спора является проверка законности решения Роспатента применительно к каждому испрашиваемому товару/услуге из числа приведенных в поданном в суд заявлении.

Как отмечено выше, при направлении настоящего дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал нарушение судом первой инстанции методологии проверки спорного обозначения на предмет его описательности.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с аргументами Роспатента о том, что по результатам нового рассмотрения допущенные судом первой инстанции ошибки не устранены, а данные судом кассационной инстанции указания не исполнены.

Так, из обжалуемого судебного решения не усматривается, каким образом суд первой инстанции оценил выводы административного органа о том, что единое словесное обозначение, включающее элементы "Kazan" и "Express", заявленное для индивидуализации услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, связанных с обеспечением деятельности интернет-магазинов электронной торговли и интернет-платформ электронной торговли, адресная группа потребителей будет воспринимать в качестве описательного ввиду указания на место оказания данных услуг и на их свойства.

Суд первой инстанции не проверил выводы Роспатента, касающиеся изменения смыслового обозначения "KazanExpress" в ситуации, когда два словесных элемента "Kazan" и "Express" объединены и воспринимаются потребителем в качестве одного слова.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы об игнорировании судом первой инстанции методологии оценки спорного обозначения на предмет его соответствия положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как указано выше, необходимость проверки правомерности изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов об отсутствии оснований для применения подпунктов 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ обусловлена результатами оценки аргументов Роспатента о противоречии обозначения норме подпункта 3 пункта 1 этой же статьи Кодекса.

Поскольку если суд первой инстанции признает названные аргументы незаконными, то этого достаточно для удовлетворения требований общества и для признания решения Роспатента недействительным ввиду несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Если же выводы административного органа в части применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ соответствуют закону, то суд первой инстанции должен перейти к анализу выводов Роспатента по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ - об отсутствии приобретенной различительной способности и об отсутствии обладающей различительной способностью комбинации неохраняемых элементов.

При этом в части приобретенной различительной способности должна быть дана оценка представленным в материалы дела договорам, публикациям в средствах массовой информации, рекламным и иным материалам, представленным обществом в подтверждение широкой известности и приобретенной различительной способности рассматриваемого обозначения, а также тем результатам социологического исследования, которые были направлены на доказывание приобретения заявленным обозначением различительной способности. Данные обстоятельства являются существенными для правильного разрешения настоящего дела, поскольку при доказанности приобретенной обозначением различительной способности ему может быть предоставлена правовая охрана даже при том, что оно характеризует услуги (исходящие в таком случае от одного источника происхождения).

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Между тем в ходе нового рассмотрения настоящего дела суд первой инстанции воспроизвел все указания президиума Суда по интеллектуальным правам, сформулированные в постановлении от 17.07.2023, однако не исполнил их и не установил обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения спора.

Таким образом, при повторном рассмотрении настоящего дела суд первой инстанции неправильно применил упомянутые выше нормы материального права, нарушил нормы процессуального права, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам и не основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах, а обжалуемый судебный акт не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение норм материального права, нарушение норм процессуального права и несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, являются основанием для отмены обжалуемого решения.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

С учетом решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 22.11.2023 о прекращении полномочий судьи Суда по интеллектуальным правам Рогожина С.П. на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с уходом в отставку дело подлежит рассмотрению в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции должен, пользуясь надлежащей методологией, проверить выводы Роспатента на их соответствие положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а затем исходя из результатов такой проверки либо перейти к анализу выводов административного органа по подпунктам 1 и 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, либо констатировать недействительность оспариваемого ненормативного правового акта и определить восстановительную меру.

Иными словами, суду первой инстанции необходимо устранить допущенные ранее ошибки, установить и исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 по делу N СИП-974/2022 отменить.

Дело N СИП-974/2022 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова