Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2024 г. N С01-1320/2022 по делу N А40-220643/2021 Суд направил на новое апелляционное рассмотрение дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суд не рассмотрел довод ответчика о наличии в действиях истца и иностранного лица признаков злоупотребления правом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2024 г. N С01-1320/2022 по делу N А40-220643/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Данилова Г.Ю., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (ул. 1812 года, д. 2, Москва, 121170, ОГРН 5147746145730) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022 по делу N А40-220643/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Максимус" (ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, эт/пом антресоль 2/I, ком/рм 18/5А, Москва, 105005, ОГРН 1217700029942) к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Здоровье" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Forianelli Trading Limited (Spyrou Kyprianou 84, P.C. 4004, Limassol, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Максимус" - Кожемякин Д.В. (по доверенности от 01.03.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Здоровье" - Полянская Н.Г. (по доверенности от 19.01.2024) и Омельченко А.И. (по доверенности от 19.01.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Максимус" (далее - общество "Максимус") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (далее - общество Фирма "Здоровье") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 в размере 800 000 рублей.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства без вызова сторон на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, иностранное лицо Forianelli Trading Limited (далее - компания) обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "Максимус" также обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 производство по апелляционной жалобе компании прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2022 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба общества "Максимус" - без удовлетворения.

Не согласившись с судебным актом суда апелляционной инстанции о прекращении производства по апелляционной жалобе, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2022 определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 по делу N А40-220643/2021 о прекращении производства по апелляционной жалобе компании на решение Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2022 по тому же делу, отменено; апелляционная жалоба компании направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения по существу.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2022 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 отменено применительно к правилам пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренным статьями 309, 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек компанию к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.01.2022 отменено: с общества Фирма "Здоровье" в пользу общества "Максимус" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 в размере 800 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления и апелляционной жалобы в размере 22 000 рублей.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022, общество Фирма "Здоровье" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило отменить постановление суда апелляционной инстанции, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Общество "Максимус" представило письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых возражало против удовлетворения кассационной жалобы, просило оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

В ходе рассмотрения кассационной жалобы от общества Фирма "Здоровье" поступило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения по существу кассационной жалобы по делу N А40-215387/2021, в рамках которого Судом по интеллектуальным правам направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации положений пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.05.2023 производство по рассмотрению кассационной жалобы по настоящему делу приостановлено до вступления в силу судебного акта Конституционного Суда Российской Федерации по запросу Суда по интеллектуальным правам по делу N А40-215387/2021.

Конституционный Суд Российской Федерации 14.12.2023 принял постановление N 57-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" (далее - Постановление N 57-П).

Протокольным определением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2023 производство по рассмотрению кассационной жалобы общества Фирма "Здоровье" по настоящему делу возобновлено.

С учетом выводов Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении N 57-П, общество Фирма "Здоровье" дополнило свою правовую позицию по настоящему делу, представив письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания) приняли участие представители истца и ответчика.

Компания, надлежащим образом извещенная о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в ее отсутствие.

Представитель ответчика поддержал кассационную жалобу, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, компания является обладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 527696, зарегистрированный 26.11.2014 с приоритетом от 17.05.2013 в отношении, в том числе, товаров 5-го класса "биологически активные добавки к пище" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обозначение "Баю-бай" защищается также следующими товарными знаками:

товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 183422, зарегистрирован на имя общества с ограниченной ответственностью "Фортуна" (далее - общество "Фортуна") с приоритетом 20.09.1999 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество с ограниченной ответственностью "Курортмедсервис" (далее - общество "Курортмедсервис")).

товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 338019, зарегистрирован на имя общества "Фортуна" с приоритетом 17.11.2005 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" (первоначальный правообладатель - общество "Курортмедсервис").

Как следует из материалов дела, в качестве обоснования наличия у него права на заявление соответствующих исковых требований, общество "Максимус" сослалось на договор цессии от 23.08.2021 N 23/08-21, заключенный между ним (цессионарий) и компанией (цедент), согласно условиям которого последний уступает требования по возмещению убытков и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696 за период с 19.10.2017 по 23.08.2021.

Обращение общества "Максимус" с исковым заявлением по настоящему дела мотивировано нарушением обществом Фирма "Здоровье" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, который был использован ответчиком при производстве, предложении к продаже и рекламе продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" (партия товара N 020319 в количестве 2928 штук, дата изготовления партии 18.03.2019 по удостоверению качества и безопасности N 23), в подтверждение факта реализации контрафактного товара истец ссылался также на следующие доказательства: кассовый чек от 03.02.2020, удостоверение качества и безопасности от 18.03.2019 N 23, свидетельство о государственной регистрации на продукт от 13.02.2015.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что право на защиту является элементом субъективного гражданского права (в том числе, исключительного) и не может быть передано по договору иному лицу при сохранении иных элементов субъективного права за правообладателем; общество "Максимус" не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прекратил производство по апелляционной жалобе компании и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы общества "Максимус".

Соглашаясь с решением суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из тех же мотивов, что и суд первой инстанции: общество "Максимус" не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2022 определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 по делу N А40-220643/2021 о прекращении производства по апелляционной жалобе компании отменено; апелляционная жалоба компании направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения по существу.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2022 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2022 отменено применительно к правилам пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренным статьями 309, 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек компанию к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции установил, что в договоре цессии от 23.08.2021 N 23/08-21 указано исключительное право, подлежащее защите, нарушитель исключительного права и период, в течение которого допущено нарушение, то есть необходимые и достаточные обстоятельства нарушения.

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности наличия у компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, у общества "Максимус" - права на обращение с исковым заявлением по настоящему делу, а также нарушения обществом Фирма "Здоровье" исключительного права на упомянутый товарный знак путем производства, предложения к продаже, продаже и рекламе контрафактного чая "Баюшки-Баю".

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации (800 000 рублей), суд апелляционной инстанции исходил из того, что компенсация является обоснованной и не завышенной исходя из степени вины ответчика, который являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за размещаемой информацией, удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на производимую и предлагаемую к продаже спорную продукцию. Кроме того, суд апелляционной инстанции счел, что компенсация в указанном размере не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности. Оснований для снижения суммы компенсации суд апелляционной инстанции не усмотрел.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

В кассационной жалобе общество Фирма "Здоровье" указывает на то, что выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, при этом суд апелляционной инстанции нарушил либо неправильно применил нормы материального права и нормы процессуального права в части исследования и оценки доказательств, соблюдения прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции нарушил принцип правовой определенности, поскольку, несмотря на схожесть предмета и основания иска в настоящем деле и деле N А40-215387/2021, суд апелляционной инстанции принял противоположные судебные акты.

Ответчик считает, что суд апелляционной инстанции неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения спора, а также бремя их доказывания, не исследовал все существенные обстоятельства дела и доказательства по делу, в связи с чем его выводы нельзя признать законными и обоснованными, что является основанием для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с частями 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суд апелляционной инстанции не принял во внимание факт аффилированности общества "Курортмедсервис" и компании на момент подачи искового заявления по настоящему делу и не дал оценку доводам ответчика относительно данного обстоятельства. Общество Фирма "Здоровье" акцентирует внимание на том, что отношения между обществом "Максимус", обществом "Курортмедсервис" и компанией с очевидностью отвечают критериям фактической аффилированности ввиду наличия корпоративной связи, общности их экономических интересов и представителей, а также осуществления взаимосвязанных действий, направленных на взыскание максимальной компенсации. Данное обстоятельство, по мнению ответчика, имеет существенное значение для рассмотрения настоящего спора.

Выражая несогласие с выводами суда апелляционной инстанции о том, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 не являются серией товарных знаков, ответчик указывает, что они охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" в отношении однородных товаров, правообладатели вышеперечисленных товарных знаков являются аффилированными между собой лицами. Изложенное, по мнению общества Фирма "Здоровье", позволяет прийти к выводу о том, что данные товарные знаки являются группой (серией) знаков, которые принадлежат одному бенефициарному владельцу.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд апелляционной инстанции не дал оценку представленным ответчиком доводам и доказательствам относительно наличия злоупотребления правом со стороны общества "Максимус" и компании. Ответчик считает, что отсутствие потенциального или реального использования компанией или истцом в своей хозяйственной деятельности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696, равно как и отсутствие доказательств фактического исполнения договора уступки права (требования) от 23.08.2021 N 23/08-21 свидетельствуют об отсутствии правового интереса в защите нарушенных прав и о намерении со стороны названных лиц извлечь имущественную выгоду посредством предъявления множества исковых требований и взыскания компенсации в крупных размерах, учитывая факт восстановления прав в ранее рассмотренном деле (N А40-210216/2020), что может быть квалифицировано как злоупотребление правом.

Ссылаясь на неправильное истолкование судом апелляционной инстанции применимого законодательства, ответчик указывает, что поскольку в нарушение норм ГК РФ, а также разъяснений, изложенных в пункте 70 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), договор уступки права (требования) от 23.08.2021 N 23/08-21 не зарегистрирован в установленном законом порядке, у истца отсутствовало право на обращение в суд за взысканием в его пользу компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Заявитель кассационной жалобы акцентирует внимание на том, что суд апелляционной инстанции сделал необоснованный вывод об отсутствии оснований для применения пунктов 65 и 68 Постановления N 10. Общество Фирма "Здоровье" отмечает, что в настоящем деле общество "Максимус" обратилось в защиту прав на то же обозначение, указав те же способы нарушения, тот же период нарушения, в отношении той же партии контрафактного товара, что и в деле N А40-210216/2020. Следовательно, нарушения, признанные доказанными в отношении общества Фирма "Здоровье" по делу N А40-210216/2020, и за которые уже были установлены предусмотренные законом санкции, полностью охватывают требования, предъявленные истцом по настоящему делу.

В дополнительно представленных письменных пояснениях общество Фирма "Здоровье" обратило внимание на следующие обстоятельства: необоснованность вывода суда апелляционной инстанции о возможности взыскания с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости товара; согласие правообладателя "старшего" товарного знака с регистрацией сходного до степени смешения "младшего" товарного знака; несоответствие исковых требований о взыскании компенсации принципам справедливости (соразмерности) и равенства; злоупотребление правом со стороны истца и третьего лица.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, письменных пояснениях сторон, выслушав мнение представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Из материалов дела усматривается, что в отзыве на исковое заявление, в своих письменных пояснениях общество Фирма "Здоровье" просило учесть при рассмотрении спора следующие обстоятельства:

фактическую аффилированность на момент подачи искового заявления между обществом "Курортмедсервис" и компанией, о которой, по мнению ответчика, свидетельствует поведение лиц в хозяйственном обороте, фактический характер правоотношений (в частности, заключение договора уступки права требования от 23.08.2021 без выплаты вознаграждения, общим дебитором для названных лиц является ответчик, наличие общих учредителей, действие через одних и тех же представителей, общность экономических интересов, а также осуществление взаимосвязанных действий, направленных на взыскание максимальной компенсации);

товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 являются серией вне зависимости от принадлежности разным правообладателям (обществу "Курортмедсервис" и компании) с учетом тождественности обозначений и аффилированности их правообладателей;

в действиях истца и компании имеются признаки злоупотребления правом, запрет на который установлен статьей 10 ГК РФ;

факт признания ответчика нарушителем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020 за производство, предложение к продаже и рекламу товара чай детский травяной "Баюшки-Баю", произведенный в период 2017-2020; в рамках названного дела суд удовлетворил в полном объеме требования истца, общества "Курортмедсервис", в четырехкратном размере стоимости всех партий контрафактного товара за весь период нарушения; в рамках настоящего дела общество "Максимус" обратилось в защиту права на то же обозначение "Баю-Бай" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696), указав те же способы нарушения, тот же период нарушения, партию товара, произведенную в ранее рассмотренный период нарушения. По мнению ответчика, поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019, N 527696 охраняют одно обозначение, имеют несущественные графические отличия и принадлежат одному бенефициару, необходимо считать, что нарушение прав на такие товарные знаки представляют собой одно правонарушение.

Однако, отменив решение суда первой инстанции ввиду процессуальных нарушений, перейдя к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции не рассмотрел по существу доводы ответчика о наличии в действиях истца и третьего лица (компании) признаков злоупотребления правом, а доводы относительно аффилированности истца, компании и общества "Курортмедсервис", равно как и доводы о едином нарушении исключительного права на обозначение "Баю-Бай", за которое вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020 уже была взыскана компенсация, отклонил как основанные на неправильном толковании норм материального права и/или не имеющие правового значения для дела.

Принимая во внимание, что в рамках настоящего дела с ответчика взыскано 800 000 рублей компенсации за введение в гражданский оборот спорных товаров (чай детский травяной партия N 020319, дата производства 18.03.2019), сверх ранее взысканной в пользу общества "Курортмедсерсис" компенсации в размере 21 504 642 рублей за период с 15.05.2017 по 02.11.2020 четырехкратной стоимости контрафактного товара на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020, Суд по интеллектуальным правам также полагает необходимым отметить следующее.

Постановлением N 57-П Конституционный Суд Российской Федерации признал пункт 3 статьи 1252 и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35, 55 (часть 3) и 75.1 Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, при рассмотрении судом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товаре того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не позволяют, в том числе при аффилированности таких правообладателей, снизить размер компенсации или отказать в ее взыскании.

При этом в Постановлении N 57-П Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что суды в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства на основании заявления ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью. В случае установления судом наличия между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это во всяком случае не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя.

На основании соответствующего заявления ответчика суды вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью.

При этом судам следует учесть все значимые для дела обстоятельства, включая:

характер допущенного нарушения;

его последствия для правообладателя,

наличие и степень аффилированности правообладателей;

соответствие/несоответствие размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства.

Наряду с этим суды вправе отказать во взыскании с нарушителя компенсации, если установят совокупность следующих обстоятельств:

наличие между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля;

отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный подход применим к любым объектам интеллектуальных прав.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этом судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом апелляционной инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что суд апелляционной инстанции не рассмотрел довод ответчика о наличии в действиях истца и компании признаков злоупотребления правом, не учел факт взыскания с общества Фирма "Здоровье" компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 183422, N 338019 на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2021 по делу N А40-210216/2020, не установил факт наличия/отсутствия аффилированности между истцом, обществом "Курортмедсервис" и компанией, тогда как исследование и установление данных обстоятельств, а равно установление наличия/отсутствия оснований для снижения размера компенсации находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное выше и, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

При рассмотрении доводов ответчика о наличии аффилированности истца, компании и общества "Курортмедсервис", суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица общества "Курортмедсервис".

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2023 приостановление исполнения обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции подлежит отмене, перечисленные обществом Фирма "Здоровье" на депозитный счет суда денежные средства - возвращению обществу Фирма "Здоровье".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022 по делу N А40-220643/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Отменить приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2022 по делу N А40-220643/2021, введенное определением Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2023.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Здоровье" (ОГРН 5147746145730) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам денежные средства в размере 800 000 (восемьсот тысяч рублей), перечисленные по платежному поручению от 13.02.2023 N 226, по реквизитам, указанным в этом платежном поручении; денежные средства в размере 22 000 (двадцать две тысячи рублей), перечисленные по платежному поручению от 27.02.2023 N 344, по реквизитам, указанным в этом платежном поручении.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Е.С. Четвертакова