Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2024 г. по делу N СИП-491/2023 Суд прекратил правовую охрану товарных знаков в части тех товаров и услуг, в отношении которых введение в оборот ответчиком не доказано

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2024 г. по делу N СИП-491/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Борзило Е.Ю.; судей Пашковой Е.Ю., Погадаева Н.Н.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановым А.А. -

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Долгодрова Сергея Владимировича (Ставропольский край, ОГРНИП 304264904300024) к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 718224 и N 180069 вследствие их неиспользования.

К участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие Ибатуллин Азамат Валерьянович лично.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Долгодров Сергей Владимирович обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 718224 в отношении всех товаров 9-го класса и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых он зарегистрирован вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Индивидуальный предприниматель Долгодров Сергей Владимирович также обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 180069 в отношении всех товаров 9-го класса и услуг 35-го класса, в отношении которых он зарегистрирован, и услуг 42-го класса "реализация промышленных и продовольственных товаров" МКТУ вследствие его неиспользования (дело N СИП-490/2023).

Определением от 14.08.2023 названные дела объединены в одно производство.

В судебном заседании Ибатуллин А.В. принял участие посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел", возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель Долгодрова С.В. сообщил суду об отсутствии намерения принять участие в судебном заседании посредством телефонной связи.

В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие Роспатента.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Ибатуллин А.В. является правообладателем словесного товарного знака "" (дата приоритета - 05.06.2017, дата регистрации - 03.07.2019) по свидетельству Российской Федерации N 718224, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, для товаров 9-го класса "диски звукозаписи, компакт-диски (аудио-видео), носители звукозаписи и видеозаписи, оптические носители информации" и услуг 35-го класса "продажа товаров; реклама, выпуск рекламных материалов, консультации профессиональные в области бизнеса, продажа промышленных и продовольственных товаров" МКТУ.

Кроме того, Ибатуллин А.В. также является правообладателем товарного знака "" (дата приоритета - 11.09.1997, дата регистрации - 29.09.1999) по свидетельству Российской Федерации N 180069, в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе, для товаров 9-го класса "диски звукозаписи, компакт-диски (аудио-видео), носители звукозаписи и видеозаписи, оптические носители информации", услуг 35-го "реклама, выпуск рекламных материалов, сбыт товаров через посредников, консультации профессиональные в области бизнеса" и 42-го "создание новых видов товаров, реализация промышленных и продовольственных товаров; кафе, рестораны, буфеты; художественный и промышленный дизайн, лицензирование объектов интеллектуальной собственности" классов МКТУ (далее совместно - спорные товарные знаки).

Исключительное право на указанный товарный знак перешло к Ибатуллину А.В. на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 01.11.2018 за номером РД0273375.

Полагая, что правообладатель не использует спорные товарные знаки, Долгодров С.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении их правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон и выслушав в судебном заседании ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о заключении с ответчиком договора об отчуждении исключительного права на спорные товарные знаки или отказе от исключительного права на указанные товарные знаки, квитанциями и уведомлением о вручении корреспонденции ответчику 28.02.2023 и 03.03.2023.

Ответчик 09.03.2023 посредством электронной почты ответил отказом на предложение Долгодрова С.В. отказаться от прав на спорные товарные знаки или заключении договора отчуждения исключительных прав в пользу истца.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец сообщил о том, что он является владельцем радиомагазина "Городок", расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 24, корп. 3, что подтверждается:

скриншотами с сервисов Яндекс Карты, Google Карты, 2ГИС (на которых видно, что по указанному адресу располагается радиомагазин "Городок" и его владельцем является ИП Долгодров С.В., как указано на графике работы);

трудовыми договорами с сотрудниками магазина (из содержания которых очевидно, что истец является владельцем радиомагазина "Городок", расположенного по указанному выше адресу);

товарными накладными N 246 от 06.05.2008 и счётом-фактурой N 246 от 06.05.2008 на приобретение контрольно-кассовой машины (ККМ);

договором N 00000082/73 от 07.10.2009 на техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники;

товарными накладными N 15 от 12.01.2023, N 70 от 26.01.2023, N 124 от 10.02.2023, N 135 от 09.02.2023, N 182 от 20.02.2023 на реализацию истцом различных товаров (в печати истца используется обозначение магазина "Городок").

Кроме того, истец обратился в Роспатент 01.04.2022 с заявкой N 2022720616 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го "оптовая, розничная продажа товаров" и 37-го "установка, техническое обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования; установка, техническое обслуживание и ремонт оборудования для видеонаблюдения; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроприборов; установка, техническое обслуживание и ремонт средств связи; установка, техническое обслуживание и ремонт машинного оборудования; установка, техническое обслуживание и ремонт офисной техники и оборудования; услуги электриков; установка и ремонт отопительного оборудования" классов МКТУ.

Суд учитывает, что в результате рассмотрения заявки N 2022720616 Роспатентом направлено уведомление от 27.01.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому обозначение "" сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя истца по свидетельствам Российской Федерации N 718224 и N 180069. Таким образом, административный орган установил, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что представленных истцом доказательств достаточно для констатации заинтересованности истца в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров и услуг 09, 32 и 45-го классов МКТУ.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что ответчик в судебном заседании согласился с тем, что истец доказал свою заинтересованность в отношении товаров, услуг 09 и 42-го классов МКТУ, но отклоняет довод ответчика о недоказанности заинтересованности в отношении услуг 35-го класса МКТУ с учетом следующего.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, критерий заинтересованности в использовании товарного знака определяется с учетом изложенной выше и в пункте 165 Постановления N 10 правовой позиции о необходимости установления планируемого применения сходных или тождественных средств индивидуализации в отношении однородных товаров.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Суд по интеллектуальным правам, самостоятельно проанализировав состав услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, полагает их однородными услугам магазина, которые намеревается оказывать истец с позиций взаимодополнения и взаимосвязи, определенных пунктом 45 Правил N 482 как формирующие однородность.

Тем не менее, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из совокупности положений статьи 1486 ГК РФ следует, что даже при наличии подтвержденной заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, такая охрана может быть сохранена за текущим правообладателем, если он докажет использование данного средства индивидуализации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания данного обстоятельства лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

В подтверждение факта использования спорных товарных знаков Ибатуллин А.В. представил следующие доказательства:

лицензионный договор от 25.03.2022 б/н с индивидуальным предпринимателем Дыбленко Мариной Викторовной, и дополнительное соглашение к нему, согласно которым Ибатуллин А.В. (лицензиат) предоставляет Дыбленко М.В. (лицензиар) право использования спорных товарных знаков;

видеозаписи приобретения товаров в торговой точке, на вывеске и входной группе которого использован словесный элемент спорных товарных знаков "Городок", а также факт реализации хозяйственных товаров, сопровождаемый выдачей кассового чека с указанием реквизитов лицензиара;

сведениями о наличии судебных актов по делу N А63-5406/2023, в рамках которого подтверждена деятельность Дыбленко М.В. по реализации хозяйственных товаров;

копии накладной от 20.09.2022 N кпкР-ТК100167 и от 25.10.20222 N кпкР-ТК102846 о передаче лицензиару хозяйственных и продовольственных товаров по факту оплаты.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводом ответчика о том, что названные доказательства подтверждают введение в оборот продовольственных товаров, поэтому использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 180069 для "реализации промышленных и продовольственных товаров" ответчиком доказано.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что истребование доказательств реальности заключенного договора и его исполнения, о котором заявил истец, не требуется: данные о платежной дисциплине лицензиара и о документообороте с учетом требований статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опровергают факт реализации Дыбленко М.В. товаров с использованием спорных товарных знаков.

Вместе с тем, представленные ответчиком доказательства не подтверждают оказание им следующих услуг 35-го класса МКТУ: "реклама, выпуск рекламных материалов, сбыт товаров через посредников, консультации профессиональные в области бизнеса", поскольку не свидетельствуют о введении соответствующих услуг в оборот, т.е. не о собственном потреблении, а о предоставлении их иным лицам. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что следуя разъяснениям, данным в пункте 166 Постановления N 10, правообладатель должен доказать введение в оборот конкретных товаров (услуг), что ответчик в данном случае не сделал.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Соответственно, надлежащее доказывание обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих возражений, является процессуальной обязанностью ответчика, которую он в данном деле выполнил не в полном объеме.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает, что 14.06.2023 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 718224 и 30.08.2023 в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 180069 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о сокращении перечня товаров и/или услуг, для которых они зарегистрированы: из перечня исключены все товары 09-го класса МКТУ, поэтому основания для удовлетворения заявления истца в данной части отсутствуют.

Таким образом, проанализировав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленного требования.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Учитывая, что требования истца удовлетворены частично, судебный акт принят в его пользу, понесенные им судебные расходы, в том числе, в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Долгодрова Сергея Владимировича удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 718224 вследствие его неиспользования в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 180069 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084) в пользу индивидуального предпринимателя Долгодрова Сергея Владимировича (ОГРНИП 304264904300024) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев