Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. по делу N СИП-1095/2023 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку на момент рассмотрения искового заявления по существу правовая охрана спорного товарного знака уже была прекращена, сведений о продлении срока действия исключительного права на товарный знак не представлено

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. по делу N СИП-1095/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 1 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Инхереевым А.Б.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Мандарин Фудс" (420074, Республика Татарстан, г. Казань, Петербургская ул., д. 52, офис 101.1, ОГРН: 1191690009543) к обществу с ограниченной ответственностью "Мао Партс" (117246, Москва, Научный проезд, дом 19, эт/ком/оф 2/6Д/302, ОГРН: 1157746534219) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Мандарин Фудс" - Фасахова М.Р. (по доверенности от 11.12.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Мандарин Фудс" (далее - общество "Мандарин Фудс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мао Партс" (далее - общество "Мао Партс") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 в отношении услуг "продажа аукционная" 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2023 приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту принимать решение по заявке N 2023701985 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака до момента вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-1095/2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 вследствие его неиспользования.

Заявленные требования мотивированы тем, что являясь правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891, ответчик его не использует в отношении услуги "продажа аукционная" 35-го класса МКТУ в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления, в то время как истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

В обоснование своей заинтересованности, истец указывает на то, что: ему принадлежит исключительное право на фирменное наименование, произвольная часть которого сходна до степени смешения со спорным товарным знаком; он является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 968669, включающего в себя словесный элемент "Мандарин"; подал заявку N 2023701985 на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении услуг, признанных однородными.

В дополнительных пояснениях истец указывает на то, что осуществляет деятельность в сфере общественного питания по оказанию услуг с приготовлением еды и напитков, в этой связи, рекламирует свои услуги посредством размещения информации в сети Интернет на принадлежащем ему сайте https://mandarin-eda.ru/.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, обратил внимание на то, что срок действия исключительного права на спорный товарный знак истек 11.10.2023.

В ответ на запрос суда Роспатент в пояснениях от 25.01.2024 дополнительно сообщил о том, что по состоянию на указанную дату заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак не поступало.

Отзыв ответчика на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, в материалы дела не поступал.

В судебном заседании представитель истца выступил по существу доводов, изложенных в исковом заявлении, поддержал заявленные требования.

Как следует из представленной в материалы дела выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка) в отношении ответчика, данная организация зарегистрирована по адресу 117246, Москва, Научный проезд, дом 19, эт/ком/оф 2/6Д/302. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) указан следующий адрес 108811, Москва, Киевское ш. 22-й (п. Московский) км, домовладение N 4, корп. 2, оф. 542Г, а в качестве адреса для переписки - д. Румянцево, стр. 2, оф. 542Г, пос. Московский, Москва, 108811.

Из материалов настоящего дела следует, что судебные извещения о принятии настоящего искового заявления к производству суда и назначении предварительного судебного заседания (определение от 02.11.2023), о назначении дела к судебному разбирательству (определение от 18.12.2023), об отложении судебного заседания (определение от 23.01.2024) направлялось ответчику по вышеуказанным адресам.

Названные судебные извещения получены 09.11.2023 (почтовое уведомление), 22.12.2023 (отчет об отслеживании почтового отправления) и 13.02.2024 (уведомление) представителем ответчика по его юридическому адресу, что свидетельствует о надлежащем извещении последнего о предъявленных к нему исковых требованиях.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что промежуточные судебные акты в рамках настоящего дела были своевременно опубликованы на сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/ в свободном доступе.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что ответчик надлежащим образом извещен о судебном процессе по настоящему делу.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Суд по интеллектуальным правам установил, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 547891 зарегистрирован 10.07.2015 по заявке N 2013734885 с датой приоритета от 10.10.2013 в отношении товаров "амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; оси для транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; ходовые части транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; электродвигатели для наземных транспортных средств; шины для транспортных средств" 12-го и услуги "продажа аукционная" 35-го классов МКТУ.

В результате государственной регистрации (N РД0246328) договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем исключительного права на данный товарный знак с 15.03.2018 стало общество "Мао Партс".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ, общество "Мандарин Фудс" направило 18.07.2023 в известные адреса ответчика предложение об отказе от права на товарный знак или предоставлении письма-согласия в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с заявленным иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, изучив письменный отзыв третьего лица, суд пришел к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 18.07.2023 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков истец обосновал тем, что ему принадлежит исключительное право на фирменное наименование, произвольная часть которого сходна до степени смешения со спорным товарным знаком; он является правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 968669, включающего в себя словесный элемент "Мандарин"; подал заявку N 2023701985 на регистрацию обозначения "", сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении услуг, признанных однородными; осуществляет деятельность в сфере общественного питания по оказанию услуг с приготовлением еды и напитков (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц), в этой связи, рекламирует свои услуги посредством размещения информации в сети Интернет на принадлежащем ему сайте https://mandarin-eda.ru/ (распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), справка о принадлежности домена).

Помимо сходства спорной регистрации с фирменным наименованием истца и принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 968669, свое намерение использовать для индивидуализации оказываемых им услуг спорное обозначение истец подтверждает также подачей в Роспатент заявки N 2023701985 о регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) обозначения "" в отношении услуг 35-го "продажа товаров; продажа товаров через торговые автоматы; продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, реализация продуктов питания посредством торговых автоматов, вендинговых автоматов", 39-го "доставка товаров", 43-го "кафе, кафетерии, бары, рестораны; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные".

Проверив доводы истца, приведенные в исковом заявлении, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Исходя из сведений, содержащихся в Государственном реестре правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 прекращена 11.10.2023.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Вместе с тем в ответ на соответствующий запрос, Роспатент сообщил о том, что заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак не подавалось.

Таким образом, на момент рассмотрения искового заявления по существу (27.02.2024) правовая охрана спорного товарного знака прекращена, сведений о направлении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак не представлено.

Прекращение на момент судебного разбирательства правовой охраны спорного товарного знака, указывает на отсутствие предмета спора, подлежащего разрешению судом.

В этой связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что данное обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований к обществу.

В соответствии с положениями части 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу.

В связи с вынесением по данному делу решения, которым истцу в удовлетворении заявленных требований отказано, судебная коллегия усматривает основания для отмены обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту принимать решение по заявке N 2023701985, принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2023.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Мандарин Фудс" (ОГРН 1191690009543) к обществу с ограниченной ответственностью "Мао Партс" (ОГРН 1157746534219) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, оставить без удовлетворения.

Отменить обеспечительные меры в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности принимать решение по заявке N 2023701985 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака до момента вступления в законную силу судебного акта по делу N СИП-1095/2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 547891 вследствие его неиспользования, введенные определением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2023.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков