Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2024 г. N С01-145/2024 по делу N А40-42682/2023 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты, направив дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды не исследовали, какое именно обозначение использует ответчик, в отношении каких товаров/услуг зарегистрированы товарные знаки третьего лица и как они соотносятся с оказываемыми ответчиком услугами

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2024 г. N С01-145/2024 по делу N А40-42682/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Лапшиной И.В., Щербатых Е.Ю. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лига С-70" (ул. Теплый стан, д. 12, к. 1, помещ. V, ком. 1-33, 33А, Москва, 117133, ОГРН 1117746226520) на решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2023 по делу N А40-42682/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2023 по тому же делу

по исковому заявлению Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москвы (ул. Академика Виноградова, д. 4Б, Москва, 117133, ОГРН 1037700198106) к обществу с ограниченной ответственностью "Лига С-70" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Фонд поддержки и развития спорта "Чемпион" (ул. Автозаводская, д. 17, к. 3, оф. 11, Москва, 115280, ОГРН 1077799005107) и Лайшева Мария Валерьевна (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москвы - Росляков А.В. (по доверенности от 08.09.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Лига С-70" - Стовбур Л.Н. (по доверенности от 24.04.2023);

от Фонда поддержки и развития спорта "Чемпион" - Соломенцев Н.П. (по доверенности от 07.08.2023), Сова В.В. (по доверенности от 03.07.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр спорта и образования "Самбо-70" Департамента спорта города Москвы (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лига С-70" (далее - общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 464607 в размере 5 000 000 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 48 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Фонд поддержки и развития спорта "Чемпион" (далее - фонд) и Лайшева Мария Валерьевна.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 2 500 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ответчик просит отменить указанные судебные акты.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам приняли участие представители истца, ответчика и фонда.

Лайшева М.В., надлежащим образом извещенная о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в ее отсутствие.

Представитель ответчика поддержал кассационную жалобу, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Представитель фонда поддержал позицию ответчика.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, между учреждением (правообладателем) и фондом (правопреемником) был заключен договор от 01.07.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 464607, зарегистрированный для услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2022 по делу N А40-70984/2022 упомянутый договор признан недействительным; применены последствия недействительности сделки в виде передачи истцу исключительного права на упомянутый знак обслуживания.

Из информации, опубликованной в сети Интернет, истцу стало известно о том, что общество оказывает воспитательные услуги с использованием товарного знака истца в дошкольном учреждении под названием "Детский сад САМБО-70 кидс", которое располагается по адресу: Москва, ул. Теплый стан, д. 12, корп. 1, в шаговой доступности от главного здания истца.

В связи с изложенными обстоятельствами истцом в адрес ответчика была направлена претензия.

Поскольку ответчик требования, изложенные в претензии, не исполнил, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о принадлежности истцу исключительного права на упомянутый товарный знак.

Сравнив товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, суд первой инстанции констатировал их высокую степень сходства по фонетическому и семантическому критериям, указав, что они различаются только визуально ввиду написания элемента "Самбо-70" в разном цвете и разным шрифтом.

Проанализировав услуги 41-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца, суд первой инстанции установил их однородность оказываемым ответчиком под спорным обозначением услугам по воспитанию в дошкольных учреждениях.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Суд первой инстанции отметил, что в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не представил в материалы дела доказательства законности использования указанного обозначения.

При этом суд первой инстанции отклонил доводы ответчика об использовании им под контролем фонда принадлежащих последнему товарных знаков "", "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 555481, N 555482, N 555483, N 886441, сославшись на то, что указанные товарные знаки были зарегистрированы позднее, чем товарный знак истца; их правовая охрана не распространяется на услуги 41-го класса "воспитание в дошкольных учреждениях" МКТУ.

Аргумент ответчика на наличие у него письма-согласия истца на регистрацию обозначения по заявке N 2013718713 в качестве товарного знака ("" по свидетельству Российской Федерации N 555481) суд первой инстанции отклонил, сославшись на установленный в деле N А40-70984/2022 факт сговора в действиях Лайшева Р.А. (генерального директора истца на момент заключения договора от 01.07.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 464607) и Лайшевой (Петренко) М.В. (третьего лица по настоящему делу; генерального директора фонда на момент заключения договора от 01.07.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 464607).

В связи с изложенным суд первой инстанции признал подтвержденным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции учел, что соответствующие требования истца заявлены на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, исходя из принципов разумности и справедливости, суд первой инстанции признал заявленный истцом размер компенсации чрезмерным и несоответствующим последствиям совершенного ответчиком нарушения, определив к взысканию компенсацию в размере 2 500 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Дополнительно суд апелляционной инстанции отклонил довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом как необоснованный, указав на необходимость установления намерения истца причинить вред своими действиями ответчику и наличие последствий от реализации такого намерения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, коллегия судей установила, что ее заявитель не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца исключительного права на спорный товарный знак.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части указанных выводов коллегия судей не проверяет.

В кассационной жалобе ответчик указывает на необоснованности ссылки судов первой и апелляционной инстанций при оценке письма-согласия от 19.02.2015 на обстоятельства, установленные в рамках дела N А40-70984/2022, поскольку указанное письмо-согласие не являлось предметом исследования судов в указанном деле, а общество не принимало участия в этом деле.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суды первой и апелляционной инстанций без достаточных к тому оснований, не исследовав полно и всесторонне обстоятельства настоящего дела, распространили выводы судов по делу N А40-70984/2022 на взаимоотношения сторон, имевшие место в 2015 году, письмо-согласие от 19.02.2015, не изложив соответствующих мотивов.

При этом ответчик отмечает, что требование о признании недействительным письма-согласия от 19.02.2015 истцом не заявлялось.

По мнению ответчика, суды первой и апелляционной инстанций необоснованно сделали вывод о том, что письмо-согласие от 19.02.2015 было выдано истцом при сговоре Лайшевой (Петренко) М.В. и Лайшева Р.А., поскольку в период его выдачи (19.02.2015) Лайшева (Петренко) М.В. не исполняла обязанностей единоличного исполнительного органа ответчика и не была единственным его участником. Так, должность единоличного исполнительного органа ответчика с 26.04.2011 по 26.06.2017 занимал Соломатин С.В., который в настоящее время является директором истца, а в период с 25.03.2011 по 28.06.2017 являлся участником общества; Лайшева (Петренко) М.В. является генеральным директором ответчика только с 27.06.2017, что подтверждается представленными в материалы дела выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), которые не получили надлежащей правовой оценки со стороны судов, как и соответствующие доводы.

Заявитель кассационной жалобы полагает несоответствующими фактическим обстоятельствам, противоречащими сведениям о товарных знаках фонда, представленным в материалы дела, выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что товарные знаки фонда не зарегистрированы для услуг "воспитание в дошкольных учреждениях".

Общество подчеркивает также, что суды первой и апелляционной инстанций не исследовали и не дали надлежащую оценку его доводам об использовании им товарных знаков фонда под его контролем. При этом данные товарные знаки зарегистрированы в установленном законом порядке, их правовая охрана недействительной не признана.

Податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что его довод о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что, по его мнению, подтверждается приведенными аргументами, не получили надлежащей правовой оценки со стороны судов первой и апелляционной инстанций.

Кроме того, общество выразило несогласие с взысканным судами первой и апелляционной инстанций размером компенсации.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 60 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак, входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора.

При этом на истце лежит обязанность доказать принадлежность ему исключительного права или иного подлежащего защите права (право на иск) и факт использования соответствующего объекта ответчиком. Ответчик вправе опровергать доказательства истца или доказывать выполнение им требований законодательства при использовании объекта интеллектуальных прав.

Аналогичный подход отражен в пункте 3 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность относится к компетенции суда, разрешающего спор.

Суд кассационной инстанции полагает заслуживающими внимание доводы ответчика, приведенные в кассационной жалобе.

Так, в ходе рассмотрения дела ответчик ссылался на использование им товарных знаков фонда под контролем последнего.

Как верно отмечает общество, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 555481, N 555482, N 555483, N 886441 зарегистрированы в установленном законом порядке, их правовая охрана не признана недействительной.

В связи с этим у фонда имеются исключительные права на перечисленные товарные знаки (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), которое может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Вместе с тем отклоняя аргументы ответчика об использовании им товарных знаков фонда под его контролем, суды первой и апелляционной инстанций не исследовали по существу эти доводы и не оценили имеющиеся в деле доказательства на предмет подтверждения или опровержения ими доводов общества (соответствует ли обозначение, используемое ответчиком, какому-либо из товарных знаков фонда, имеется ли воля фонда на использование его товарных знаков обществом под контролем фонда).

При этом фонд не оспаривал предоставление обществу возможности использования указанных товарных знаков под контролем фонда.

Под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. На основании оценки имеющихся в деле документов суд может также прийти к выводу о доказанности использования товарного знака третьим лицом под контролем правообладателя в силу аффилированности указанных лиц.

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Кроме того, заключив, что товарные знаки фонда не зарегистрированы для таких услуг, как воспитание в дошкольных учреждениях, суды первой и апелляционной инстанций не проанализировали перечень услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки фонда, включая товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 555481 по заявке N 2013718713, на регистрацию которого истцом, по утверждению ответчика, было выдано письмо-согласие от 19.02.2015.

Таким образом, отклоняя аргументы ответчика, суды первой и апелляционной инстанций не исследовали то, какое именно обозначение использует ответчик (является ли оно одним из товарных знаков фонда), в отношении каких товаров/услуг зарегистрированы товарные знаки фонда, и как они соотносятся с оказываемыми ответчиком услугами, а также об использовании им этих товарных знаков под контролем фонда.

Суд кассационной инстанции также соглашается с тем аргументом ответчика, что вывод судов первой и апелляционной инстанций о распространении на письмо-согласие от 19.02.2015 выводов судов о сговоре Лайшева Р.А. и Лайшевой (Петренко) М.В., сделанных в рамках дела N А40-70984/2022, не мотивированы, сделаны без исследования фактических обстоятельств и представленных доказательств.

В рамках настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций не устанавливали, какие должности на 19.02.2015 занимали названные лица, имели ли возможность повлиять на принимаемые учреждением и обществом решения, какие лица фактически занимали соответствующие должности, могли повлиять на принимаемые решения.

При этом письмо-согласие от 19.02.2015 не являлось объектом исследования в деле N А40-70984/2022, а также было выдано намного раньше, чем заключен договор от 01.07.2020 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 464607, впоследствии признанный недействительным. В связи с этим установленные в рамках дела обстоятельства N А40-70984/2022 без исследования фактических обстоятельств, взаимоотношений учреждения и общества на дату выдачи письма-согласия, не могут безусловно подтверждать сговор упомянутых лиц и при выдаче такого письма.

Суд кассационной инстанции отмечает также, что к апелляционной жалобе ответчика была приложена распечатка сведений об обществе из источника "credinform". Из протокола судебного заседания суда апелляционной инстанции, как и из постановления суда апелляционной инстанции, не усматривается, что приложение к апелляционной жалобе было возвращено заявителю. Наряду с этим суд апелляционной инстанции не указал, какие выводы он сделал по результатам исследования данного документа (в случае его приобщения к материалам дела).

Доводы ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом также не получили оценку со стороны суда первой инстанции, хотя заявлялись ответчиком в отзыве на исковое заявление. А вывод суда апелляционной инстанции в указанной части носит формальный характер и также сделан без учета и проверки всех доводов и аргументов, заявленных ответчиком, несмотря на их подробное обоснование в апелляционной жалобе.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что вопреки требованиям процессуального законодательства (статей 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) доводы ответчика надлежащей оценки в обжалуемых судебных актах не получили.

В связи с этим, суд кассационной инстанции считает вывод судов первой и апелляционной инстанций о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права на товарный знак истца и наличии оснований для взыскания компенсации за это нарушение преждевременным.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к тому выводу, что при рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций не исследовали и не установили все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, не оценили представленные в материалы дела доказательства.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты судами первой и апелляционной инстанций с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в них, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак, а также наличие / отсутствие в действиях истца злоупотребления правом, а в случае, если будет установлено нарушение и не доказано злоупотребление правом истцом, то определение размера компенсации, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенное, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права, надлежащим образом исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, установить на основании полной и всесторонней оценки представленных в материалы дела доказательств наличие или отсутствие нарушения исключительного права истца на спорный товарный знак, наличие / отсутствие в действиях истца злоупотребления правом, а при доказанности нарушения и недоказанности злоупотребления правом со стороны истца определить размер компенсации, и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 15.08.2023 по делу N А40-42682/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А40-42682/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Щербатых