Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2024 г. по делу N СИП-1137/2023 Суд оставил без удовлетворения требования о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке на регистрацию товарного знака, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров и услуг для регистрации знаков, поскольку Роспатент пришел к обоснованному выводу о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2024 г. по делу N СИП-1137/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Борзило Е.Ю., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр-кт Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.07.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке на регистрацию товарного знака N 2021700819, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании принял участие представитель от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Близнякова В.А. (по доверенности от 29.06.2023 N 01/4-32-1190/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.07.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке на регистрацию товарного знака N 2021700819, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Заявляя требование о признании обжалуемого ненормативного правового акта недействительным в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, общество указывает на то, что в возражении на решение Роспатента об отказе в регистрации спорного товарного знака, учитывая довод административного органа о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 443559, без указания конкретных услуг, которые, по мнению экспертизы, являются однородными, оно просило принять решение о регистрации товарного знака в отношении неоднородных услуг.

Роспатент, отказывая в регистрации товарного знака в указанной части, установил, что заявленные к регистрации услуги являются однородными услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 443559, поскольку сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей, одинаковые условия их реализации потребителям, а также являются взаимодополняемыми.

Заявитель полагает, что, вопреки доводам административного органа, услуги "агентства по экспорту и импорту" не могут быть признаны однородными услугам, связанным с розничной продажей товаров, а также услугам, связанным с рекламой.

Как указывает общество, услуга "макетирование рекламы" представляет собой услугу по созданию макета рекламы, данная услуга оказывается дизайнерами, такая услуга может оказываться как рекламными агентствами, так и брендинговыми агентствами, агентствами графического дизайна, а также иными компаниями, оказывающими услуги по дизайну рекламы, упаковки, сайтов, другие.

С учетом изложенного заявитель констатирует: вопреки позиции административного органа, услуги 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту; макетирование рекламы", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 443559, являются однородными не всем заявленным услугам 35-го класса МКТУ.

В связи с этим общество считает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Дополнительно правовая позиция заявителя изложена в процессуальном документе, поступившем в суд 28.02.2024.

Роспатент 19.01.2024 направил в суд отзыв на заявление, в котором просил требования общества оставить без удовлетворения.

Дополнительно правовая позиция изложена административным органом в письменных объяснениях, поступивших в суд 06.03.2024.

В судебном заседании 06.03.2024 представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве на него.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, не явился, явки своего представителя не обеспечил, что в силу положений части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "Ёлки" по заявке N 2021700819 (дата приоритета - 14.01.2021) заявлено обществом с ограниченной ответственностью "Промбизнесгрупп" (далее - общество "Промбизнесгрупп") на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг:

35-го класса "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.";

36-го класса "сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду. страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.";

41-го класса "воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; кинопрокат; киностудии; клубы-кафе ночные [развлечение]; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов*; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.";

43-го класса "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские." МКТУ.

Между обществом "Промбизнесгрупп" и обществом заключен договор от 27.09.2021 о передаче прав на указанную заявку.

Роспатентом 28.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021700819 только в отношении заявленных услуг 36-го и 43-го классов МКТУ.

В отношении услуг 35 и 41-го классов МКТУ обществу отказано в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9, подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название художественного фильма "Ёлки" (2010 года) режиссера Тимура Бекмамбетова (https://www.kinopoisk.ru/film/493768/, https://more.tv/yelki, https://www.ivi.ru/watch/109230).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 443559 "ЁЛКА", зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью "Вельвет Мьюзик" для однородных услуг 35, 41-го классов МКТУ (далее - противопоставленный товарный знак).

В Роспатент 08.02.2023 поступило возражение, в котором выражено несогласие с решением Роспатента от 28.09.2022.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент согласился с доводами общества о том, что нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ вменено на стадии экспертизы ошибочно.

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, приведенный в решении Роспатента от 28.09.2022, для соответствующей части услуг 41-го класса МКТУ, связанных со съемками и производством фильмов, а также их прокатом ("бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дублирование; кинопрокат; киностудии; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление услуг кинозалов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; сочинение музыки; субтитрование; услуги композиторов; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги по распространению билетов; услуги студий записи"), признан Роспатентом верным.

Роспатент отметил высокую степень сходства заявленного обозначения "ЁЛКИ" и противопоставленного товарного знака и высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35, 41-го классов МКТУ.

Административный орган пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении всех испрашиваемых услуг 35-го и части услуг 41-го классов МКТУ.

Как указал в обжалуемом решении Роспатент, услуги 41-го класса МКТУ "развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий; аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление видеофайлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы "видео по запросу"; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы "видео по запросу"; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат оборудования для игр; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги культурные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги студий записи; шоу-программы" заявленного обозначения являются однородными услугам 41-го класса МКТУ "дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; услуги эстрадных артистов (выступления); шоу-программы" противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги либо совпадают по виду (дискотеки; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; сочинение музыки; услуги оркестров; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; шоу-программы), либо относятся к одним родовым группам услуг, а именно к услугам в сфере развлечений, организации досуга и отдыха, издательской и культурно-просветительской деятельности, услугам по производству фильмов, теле- и радиопрограмм, организации выставок, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей. Кроме того, такие услуги как шоу-программы могут включать услуги по прокату декораций для шоу-программ, по прокату аудиооборудования и видеокамер, услуги видеомонтажа, услуги светотехников; услуги по производству кинофильмов - прокат кинематографического оборудования, услуги по написанию сценариев, услуги композиторов.

Высокая степень сходства заявленного обозначения "ЕЛКИ" и противопоставленного товарного знака "ЕЛКА" и высокая степень однородности сопоставляемых услуг 35, 41-го классов МКТУ явились основанием для вывода о существующей вероятности смешения потребителями этих услуг в гражданском обороте.

Административный орган по результатам рассмотрения возражения решением от 27.07.2023 удовлетворил его, изменил решение Роспатента от 28.09.2022 и зарегистрировал товарный знак по заявке N 2021700819 в отношении вышеуказанной части услуг.

Не согласившись с указанным решением Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его в указанной части недействительным.

Исследовав материалы дела, доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на него, выслушав мнение представителя Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против отказа в предоставлении правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находятся в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (14.01.2021) подачи заявки N 2021700819 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за N 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из требований пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В силу подпункта 2 пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения литературы или искусства, персонажу из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как усматривается из материалов дела и установлено административным органом, заявленное обозначение представляет собой слово русского языка "ЁЛКИ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении вышеперечисленных услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ.

Поскольку в поступившем в суд заявлении общество обжалует лишь выводы Роспатента в отношении услуг 35-го класса МКТУ (ввиду отсутствия, по мнению заявителя, однородности с услугами противопоставленного товарного знака), судебному контролю подлежит ненормативный правовой акт в вышеуказанной части.

При принятии обжалуемого решения Роспатент исходил из того, что правовая охрана заявленному на регистрацию обозначению в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ не может быть предоставлена ввиду наличия противопоставленного товарного знака "ЁЛКА" (является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита) с более ранней датой приоритета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста.".

Проанализировав заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленный товарный знак, Роспатент верно констатировал: они ассоциируются между собой в целом за счет фонетического, семантического и графического сходства, представляют собой одно и то же слово русского языка в единственном и множественном числе, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения (степень сходства является высокой).

Выводы о сходстве сравниваемых обозначения и противопоставленного товарного знака и степени сходства заявителем не оспариваются.

Роспатентом, вопреки позиции заявителя, обоснованно приняты во внимание методологические подходы, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, согласно которым вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как было указано ранее, не соглашаясь с решением Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса МКТУ, общество полагало, что в обжалуемом ненормативном акте отсутствуют выводы, подлежащие проверке в порядке судебного контроля, по поводу однородности услуг.

Вышеуказанные аргументы общества признаются судебной коллегией несостоятельными, не основанными на материалах дела и вышеуказанных выводах Роспатента, в которых приведены мотивы относительно однородности услуг 35-го класса МКТУ.

Сравнив соответствующие услуги 35-го класса МКТУ, поименованные в перечне регистрации, и соответствующие услуги противопоставленного товарного знака, Роспатент обоснованно указал: услуги 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" заявленного на регистрацию обозначения являются однородными услугам 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту, макетирование рекламы", указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые услуги относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют одно назначение (стимулирование сбыта товаров и, в конечном итоге, получение прибыли), один круг потребителей, одинаковые условия их реализации потребителям, а также являются взаимодополняемыми (реклама и макетирование рекламы).

Соглашаясь с вышеуказанными выводами Роспатента, судебная коллегия принимает во внимание то, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В соответствии с правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ), изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Оценив самостоятельно соответствующие услуги 35-го класса МКТУ, судебная коллегия соглашается с выводами административного органа об их однородности, что обусловлено их отнесением к одним видовым и родовым группам, их одинаковым назначением, одним кругом потребителей и одинаковыми условиями их реализации (степень сходства оценивает как высокую).

Ссылки заявителя на то, что услуги 35-го класса МКТУ заявленного на регистрацию обозначения, не являются однородными услугам 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту, макетирование рекламы", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, является необоснованными, поскольку сравниваемые услуги относятся к одному роду, имеют одно назначение, являются взаимодополняемыми.

Данный вывод административного органа согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-506/2021.

При принятии решения по делу N СИП-506/2021 специализированный суд исходил из того, что (в отличие от обстоятельств дела N СИП-718/2018) перечень указанных в спорной заявке услуг 35-го класса МКТУ содержит услугу "коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей", которая подразумевает необходимость осуществления широкого спектра экономически значимых действий и не может быть сведена исключительно к заключению с третьими лицами договоров купли-продажи или оказания услуг. При этом данная услуга содержится в перечне услуг заявленного на регистрацию обозначения.

В рамках названного дела N СИП-506/2021 суд первой инстанции пришел к выводу, что услуга 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту" противопоставленного товарного знака и услуги 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, продвижение товаров (для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); продажа аукционная; сбыт товаров через посредников" заявленного на регистрацию обозначения направлены на продвижение товаров и услуг, а в конечном счете способствуют эффективным эксплуатации и управлению коммерческим, промышленным или торговым предприятием, т.е. имеют сходное назначение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам решение суда первой инстанции по делу N СИП-506/2021 признал законным и обоснованным, вынесенным с соблюдением норм материального права и существующих методологических подходов. В частности, суд кассационной инстанции признал несостоятельной позицию о невозможности квалификации в качестве однородных услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" спорного обозначения, для которых испрашивается правовая охрана, и услуги "агентства по импорту-экспорту", в отношении которой зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Заявитель также приводил довод о том, что не может быть принята во внимание позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении от 17.12.2021 по делу N СИП-789/2021, поскольку в нем сделан вывод об однородности услуги 35-го класса МКТУ "макетирование рекламы" всему перечню заявленных услуг 35-го класса МКТУ, а не только в отношении услуг "организация выставок в коммерческих целях и аренда площадей для размещения рекламы".

К вышеуказанной позиции заявителя судебная коллегия относится критически: Суд по интеллектуальным правам при принятии решения по делу N СИП-789/2021 указал, что услуга 35-го класса МКТУ "макетирование рекламы" является однородной услугам 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях и аренда площадей для размещения рекламы", поскольку данные услуги относятся к одной родовой группе услуг, относящихся к услугам в области рекламы, являются взаимодополняемыми.

Таким образом, с учетом установленного сходства сравниваемых обозначения и противопоставленного товарного знака, однородность соответствующих услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент пришел к обоснованному выводу о наличии вероятности их смешения в гражданском обороте и, как следствие, невозможности предоставления правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению в отношении этих услуг на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения судебных расходов по уплате государственной пошлины на его подателя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 27.07.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке на регистрацию товарного знака N 2021700819, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Д.А. Булгаков