Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2024 г. по делу N СИП-793/2023 Суд признал недействительным патент на полезную модель, поскольку представленные ответчиком доказательства не подтверждают наличие у него права на получение патента на спорную полезную модель как на служебную

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2024 г. по делу N СИП-793/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 7 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Чесноковой Е.Н.;

судей Деменьковой Е.В., Щербатых Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" (ул. Большая Нижегородская, д. 94, эт. 3, комн. 4, г. Владимир, 600016, ОГРН 1183328008820) к обществу с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" (ул. Калинина, д. 98А, оф. 303, г. Брянск, 241050, ОГРН 1133340001079) и к Агееву Алексею Александровичу (г. Владимир) о признании недействительным патента Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя".

К участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

представители от общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" - Кулагин А.А. (по доверенности от 09.01.2024);

от общества с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" - Таранюк М.А. (по доверенности от 26.04.2022);

Агеев Алексей Александрович - лично (паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" (далее - научно-производственный комплекс) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" (далее - общество) и к Агееву Алексею Александровичу о признании патента Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя" недействительным полностью и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) аннулировать патент Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

В судебном заседании, состоявшемся 21.02.2024, приняли участие представители научно-производственного комплекса, общества и Агеев А.А.

Роспатент надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил, что не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Представитель научно-производственного комплекса требования поддержал, выступил с правовой позицией по настоящему делу.

Представитель общества возражал против удовлетворения заявленных требований, озвучил правовую позицию по настоящему делу.

Агеев А.А. озвучил правовую позицию по настоящему делу.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя" с формулой "Привод стеклоочистителя, содержащий моторедуктор, кривошип, тяги, поводки с качающимися осями, штуцера, на которых размещены уплотнители из эластичного материала, отличающийся тем, что каждый из уплотнителей выполнен единой деталью в форме цилиндра, нижняя плоскость которого снабжена элементами для ориентации на штуцере, верхняя плоскость выполнена со скосом, соответствующим контуру кузова в месте прилегания к нему, и имеет выступающую часть для дополнительной защиты оси штуцера" выдан по заявке N 2017115093 с приоритетом от 27.04.2017 с указанием в качестве автора Агеева А.А. и в качестве патентообладателя - общество.

С 2020 года обществу стало известно о том, что научно-производственный комплекс изготавливает стеклоочистители A63R42.520510), которые в своем составе содержат все признаки независимого пункта формулы упомянутой полезной модели.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее - УФАС по Владимирской области; антимонопольный орган) по заявлению общества было возбуждено дело N 033/01/14.5-857/2020 о признании действий научно-производственного комплекса по использованию упомянутой полезной модели актом недобросовестной конкуренции, предусмотренным статьей 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции).

Решением УФАС по Владимирской области от 18.06.2021 по делу N 033/01/14.5-857/2020 действия научно-производственного комплекса по введению в оборот товаров, при производстве которых использовалась спорная полезная модель, признаны актом недобросовестной конкуренции, предусмотренным статьей 14.5 Закона о защите конкуренции.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 17.12.2021 по делу N А11-11679/2021, оставленным без изменения постановлением Первого апелляционного суда о 31.03.2022 по тому же делу, требование научно-производственного комплекса о признании недействительным указанного решения антимонопольного органа оставлено без удовлетворения.

Кроме того, общество обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением к научно-производственному комплексу о защите исключительного права на спорную полезную модель (дело N А11-10167/2021).

Вместе с тем, по мнению научно-производственного комплекса, техническое решение, защищаемое патентом Российской Федерации N 175176 на полезную модель, создано Агеевым А.А. в 2013 году в период его работы в открытом акционерном обществе "Завод "Автоприбор" (далее - завод) в рамках служебных обязанностей.

Полагая, что спорный патент является недействительным ввиду указания в нем в качестве патентообладателя общества, которое не имело права на получение патента, считая себя заинтересованным в его оспаривании лицом, научно-производственный комплекс обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что с 1932 года завод выпускал автомобильные компоненты для большинства автопроизводителей, являющиеся результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, к которым относится, в том числе, упомянутая полезная модель. Научно-производственный комплекс с 2018 года владеет имущественным комплексом завода, признанного банкротом и ликвидированного 02.09.2021, в объеме, необходимом для выпуска всей номенклатуры его продукции.

Истец утверждает, что общество не имело законных основание для получения спорного патента на свое имя, поскольку техническое решение, воплощенное в спорной полезной модели, было создано в 2013 году Агеевым А.А. и 27.05.2014 (до даты приоритета спорной полезной модели) внедрено в производство привода стеклоочистителя A63R42.5205100 заводом, что следует из конструкторской документации на это техническое решение и переписки между заводом, Агеева А.А. и группой компаний "ГАЗ".

При этом научно-производственный комплекс подчеркивает, что Агеев А.А. работал в штате акционерного общества "Завод "Автоприбор" с 06.02.2002 по 11.12.2015 в должности "руководителя направления систем стеклоочистки", с 14.12.2015 по 28.08.2018 - работал в той же самой должности в обществе, что подтверждается сведениями из его трудовой книжки.

Наряду с этим истец указывает на то, что постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2017 по делу N А09-608/2017 общество и завод были признаны взаимозависимыми лицами. Данными обстоятельствами, по мнению истца, объясняется отсутствие возражений завода против получения спорного патента обществом.

В представленных пояснениях научно-производственный комплекс дополнил свою позицию по делу, указав, что общество было создано с целью вывода ликвидных активов завода и перевода всех финансовых потоков с завода на другое независимое юридическое лицо, тем самым ущемляя интересы завода, что подтверждается приговором Фрунзенского районного суда города Владимира от 25.01.2021 по делу N 1-1/2021 (N 1-64/2020) (далее - приговор Фрунзенского районного суда города Владимира).

Кроме того, в обоснование своей заинтересованности в подаче искового заявления по настоящему делу истец сослался на упомянутые выше обращения общества в антимонопольный орган с заявлением о признании действий актом недобросовестной конкуренции и арбитражный суд с заявлением о защите исключительного права на спорную полезную модель.

В отзыве на исковое заявление, пояснениях общество возражало против его удовлетворения, полагая заявленные требования необоснованными.

В возражениях на отзыв общества истец оспорил доводы общества, поддержал свою позицию.

Агеев А.А. в письменных пояснениях выразил мнение о том, что общество не может быть патентообладателем спорной полезной модели, подтвердив создание соответствующего технического решения в период своей работы на заводе. Однако в период получения спорного патента не обладал специальными познаниями в области интеллектуальной собственности, в связи с чем не мог дать оценку действиям общества.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос об установлении патентообладателя не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, в отзыве на него, письменных пояснениях сторон, выслушав пояснения представителей истца и общества, Агеева А.А., оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

В силу пункта 3 статьи 1370 ГК РФ исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом (абзац второй пункта 4 статьи 1370 ГК РФ).

В пункте 129 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем.

Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

Как следует из материалов дела, общество обратилось в антимонопольный орган с заявлением о признании действия научно-производственного комплекса актом недобросовестной конкуренции, нарушающим положения статей 14.5 и 14.7 Закона о защите конкуренции.

В данном заявлении общество указало, что при производстве привода стеклоочистителя A63R42.5205100 научно-производственный комплекс использует спорную полезную модель без согласия общества.

Справкой общества, содержащей сведения о наименованиях (артикулах, кодах) продукции, изготовленной с использованием патентов, также подтверждается, что в приводе стеклоочистителя A63R42.5205100 использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 175176.

В сертификате соответствия N C-RU.AH32.B.04844 сроком действия с 11.12.2014 по 10.12.2017 на запасные части для колесно-транспортных средств (включая стеклоочиститель A63R42.5205100) в качестве заявителя указано общество, в качестве изготовителя - завод.

Из представленных в материалы дела истцом чертежей на привод стеклоочистителя, временного разрешения, заявки на одобрение производства автомобильного компонента, календарного плана подготовки и внедрения в производство привода стеклоочистителя, переписки завода с контролирующими органами и организациями, группой компаний "ГАЗ" усматривается, что он имеет номер A63R42.5205100, разрабатывался заводом в период с июля 2013 года (создание проектной команды) по май 2014 года (начало серийного производства), его автором является Агеев А.А.

Трудовой книжкой Агеева А.А. подтверждается, что в период с 06.02.2002 по 11.12.2015 он работал на заводе в должностях инженером-конструктором III категории, начальника бюро, ведущего системного инженера управления конструкторских работ, с 01.12.2011 - ведущего системного инженера управления по техническому развитию, с 16.09.2013 - руководителя направления по системам стеклоочистки там же.

После увольнения 11.12.2015 с завода Агеев А.А. принят на работу в общество с 14.12.2015, где проработал вплоть до 28.08.2018.

Агеев А.А. подтвердил обстоятельства разработки упомянутого технического решения в письменных пояснениях, а также устно в ходе судебного заседания 21.02.2024, указав также, что создал это техническое решение в рамках исполнения своих служебных обязанностей на заводе.

Таким образом, перечисленные доказательства в совокупности и взаимной связи подтверждают, что техническое решение, отраженное на имеющихся чертежах - привод стеклоочистителя A63R42.5205100 было создано Агеевым А.А. в период его работы на заводе, и оно соответствует техническому решению по спорному патенту.

В ходе рассмотрения дела общество не оспаривало, что техническое решение, отраженное на представленных в материалы дела чертежах, идентично полезной модели по патенту Российской Федерации N 175176.

В судебном заседании 21.02.2024 представитель общества не смог пояснить, какие существенные признаки спорной полезной модели отсутствуют в техническом решении на чертежах (привод стеклоочистителя A63R42.5205100).

Доказательств внесения изменений в чертежи в материалах дела не имеется, о недостоверности чертежей, их фальсификации обществом не заявлено.

Аргументы общества о том, что код производства данной детали (A63R42.5205100) при изменении ее частей, материалов, характеристик не меняется, в связи с чем его указание в упомянутых документах не может безусловно подтверждать отсутствие каких-либо изменений, сами по себе не опровергают недоказанность внесения каких-либо изменений в соответствующие чертежи и детали.

При этом общество не оспаривает, что Агеев А.А. является автором спорной полезной модели, что также подтверждается заявкой общества в Роспатент на выдачу патента на спорную полезную модель, где в качестве автора общество указало Агеева А.А.

Учитывая изложенное, а также утверждение самого общества (в указанных выше его заявлении в антимонопольный орган, справке наименованиях (артикулах, кодах) продукции) о том, что в приводе стеклоочистителя A63R42.5205100 использована спорная полезная модель, суд полагает, что техническое решение - привод стеклоочистителя A63R42.5205100, отраженный на чертежах, и спорная полезная модель являются одним и тем же техническим решением.

При этом доступ общества к документации, относящейся к спорной полезной модели, подтверждается следующими обстоятельствами.

Из упомянутого выше приговора Фрунзенского районного суда города Владимира следует, что в результате преступных действий генерального директора завода были созданы условия, позволяющие получать максимальную выгоду обществу и лишающие возможности получения прибыли заводом. При этом общество было создано в нарушение положений статьи 115 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в целях вывода ликвидных активов завода и перевода всех финансовых потоков с завода на другое независимое юридическое лицо, тем самым ущемляя интересы завода. В результате подобной финансово-хозяйственной деятельности завод был признан банкротом.

Кроме того, в рамках дела N А09-608/2017 судами установлено: подготовка к банкротству завода заключалась, в том числе, в создании нового общества (ответчика по настоящему делу), которое создано для осуществления фактически той же деятельности, что и осуществлял завод, при этом площади и оборудование для изготовления продукции арендовались у завода по заниженной цене; разделение (перевод) сотрудников с завода в общество носило формальный характер, поскольку согласно пояснениям соответствующих сотрудников, он были "переведены" с завода в общество посредством подачи заводу заявления об увольнении и заявления о принятии на работу в общество в прежних должностях, сохранив при этом прежние условия труда и не забирая трудовую книжку из отдела кадров завода.

В судебном заседании 21.02.2024 Агеев А.А. также подтвердил, что был уволен с завода и принят на работу в общество при таких же обстоятельствах.

Учитывая изложенное, суд пришел к тому выводу, что имеющимися в материалах дела доказательствами в их совокупности и взаимной связи, пояснениями самого Агеева А.А., сколь-нибудь не опровергнутыми обществом, подтверждается, что спорное техническое решение, запатентованное в качестве полезной модели по патенту Российской Федерации N 175176, было создано Агеевым А.А. в период с 2013 по 2014 год, то есть до его перехода на работу в общество.

Отклоняя доводы общества о создании спорной полезной модели Агеевым А.А. в период его работы в обществе (с декабря 2015 по август 2018 г.) в рамках служебных обязанностей, суд отмечает, что оно не представило в материалы дела каких-либо доказательств того, что спорное техническое решение было разработано Агеевым А.А. именно в этот период.

Представленные обществом служебная записка о проведении расчетов, платежное поручение на уплату государственной пошлины по заявке на полезную модель не могут подтверждать наличие у общества права на получение патента на спорную полезную модель как на служебную.

Доказательств наличия каких-либо иных предусмотренных законом оснований для возникновения / перехода к обществу права на получение патента на спорную полезную модель в материалы дела не представлено, подобных доводов обществом не заявлено.

Доводы ответчика о необходимости критически отнестись к пояснениям Агеева А.А. ввиду того, что в настоящее время он является сотрудником истца, суд отклоняет, поскольку его пояснения являются последовательными, подтверждаются совокупностью иных представленных в материалы дела доказательств. Судом не усмотрено каких-либо противоречий в пояснениях Агеева А.А., в том числе по вопросу оформления спорного патента на общество с учетом установленных обстоятельства приговором Фрунзенского районного суда города Владимира и судебными актами по делу N А09-608/2017.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для указания в спорном патенте общества в качестве патентообладателя.

Ссылка общества на отсутствие у истца заинтересованности в оспаривании спорного патента не может быть принята во внимание, поскольку как указано выше, действия научно-производственного комплекса по заявлению общества признаны актом недобросовестной конкуренции, кроме того, в производстве Арбитражного суда Владимирской области находится дело N А11-10167/2021 по исковому заявлению общества к научно-производственному комплексу о защите исключительного права на спорную полезную модель.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 по делу N СИП-960/2020, гражданское законодательство прямо предусматривает право любого лица, которому стало известно о допущенных нарушениях, требовать признания недействительным патента на полезную модель, в том числе и по основаниям, связанным с неправильным указанием автора и патентообладателя полезной модели. Такое лицо не обязано подтверждать наличие у него частного интереса в признании патента недействительным.

В случае отсутствия собственных претензий на авторство и патентообладание (для физических лиц) либо на патентообладание (для юридических лиц) такое лицо может требовать как признания патента недействительным частично и установления действительных авторов и патентообладателей технического решения (с выдачей нового патента), так и признания такого патента недействительным полностью, что следует из подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В пункте 122 Постановления N 10 указано, что решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента

Принимая во внимание изложенное суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные истцом, относятся на ответчиков.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент Российской Федерации N 175176 на полезную модель "Привод стеклоочистителя" и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод "Автоприбор" (ОГРН 1133340001079) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" (ОГРН 1183328008820) 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Взыскать с Агеева Алексея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Автоприбор" (ОГРН 1183328008820) 3 000 (три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Чеснокова

Судья

Е.В. Деменькова

Судья

Е.Ю. Щербатых