Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. по делу N СИП-172/2023 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, а ответчиком не доказано его использование в отношении указанной части товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. по делу N СИП-172/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Деменьковой Е.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Скейл" (Магистральная ул., д. 59, кв. 53, г. Кострома, 156011, ОГРН 1094401005148) к акционерному обществу "Саранский завод автосамосвалов" (Строительная ул., д. 11, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030, ОГРН 1021301061869) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Скейл" - Туленинов А.Н. (по доверенности от 31.05.2022) (после перерыва);

от акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" - Клименкова А.В. (до перерыва по доверенности от 18.01.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Скейл" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Саранский завод автосамосвалов" (далее - завод) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении всех товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых знаки зарегистрированы, вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2023 исковые требования удовлетворены: досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ вследствие их неиспользования; с завода в пользу общества взыскано 12 000 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2023 по делу N СИП-172/2023 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Определением от 25.12.2023 в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена председательствующего судьи Рогожина С.П. судьей Лапшиной И.В., сформирован состав суда для рассмотрения дела N СИП-172/2023: председательствующий судья - Лапшина И.В., судьи Голофаев В.В., Деменькова Е.В.

Рассмотрение дела начато с начала.

Отправляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость исследовать представленные в материалы дела доказательства на предмет того, подтверждают ли они использование спорных товарных знаков иным лицом под контролем правообладателя.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что в письменных объяснениях от 19.10.2023 завод ссылается на лицензионный договор от 01.01.2018 N ДЛ01/0002/002/18, заключенный между публичным акционерным обществом "ГАЗ" (далее - общество "ГАЗ") и обществом с ограниченной ответственностью "ДеАгостини" (далее - общество "ДеАгостини") и действовавший в период с 01.01.2018 по 30.06.2020.

При новом рассмотрении дела, в судебном заседании принял участие представитель ответчика, который сообщил о неизменности правовой позиции, просил в удовлетворении исковых требований отказать, а также сообщил суду о том, что не оспаривает правовую позицию истца о неиспользовании ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 660336 "SAZ" в латинице.

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 20.03.2024 был объявлен перерыв в судебном заседании до 21.03.2024.

В судебное заседание после перерыва явился представитель общества, который выступил по доводам, изложенным в иске, настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание явку представителя не обеспечили, что в соответствие с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения спора по существу.

Суд по интеллектуальным правам установил, что заводу принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 639303 с датой приоритета от 27.01.2017, зарегистрированный 15.12.2017 по заявке N 2017702725 и на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 660336 с датой приоритета от 19.01.2017, зарегистрированный 20.06.2018 по заявке N 2017701438.

Правовая охрана указанным товарным знакам, в том числе, предоставлена в отношении товаров 28-го класса МКТУ: "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; карусели ярмарочные; качели; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; шары надувные для игр".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков, направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорные товарные знаки либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на них.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения стороны не пришли к соглашению, истец по истечении срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны названных средств индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 30.11.2022, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение своей заинтересованности обществом представлены следующие документы: сертификат соответствия ТС RU С-CN.АБ73.В.00831 от 14.06.2017 действует до 13.06.2023, выписки на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 551654, N 546046, скриншоты сайта https://www.ritmonexx.ru, копия выписки из открытого реестра ФИПС по заявке на товарный знак N 2022783258, копия выписки из открытого реестра ФИПС по заявке на товарный знак N 2022783256.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд признает реальность намерений истца использовать в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками, с обеспечением их правовой охраны в качестве средств индивидуализации на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 28-го класса МКТУ.

Указанный вывод подтверждается тем, что согласно сертификату соответствия ТС RU С-CN.АБ73.В.00831 от 14.06.2017, действующему до 13.06.2023, продукция, производимая обществом, а именно игрушки транспортные, предназначенные для детей старше 3-х лет из пластмассы с элементами из металла, без механизмов: масштабные модели автомобилей, автобусов, танков, марок "Наши грузовики", "Наши танки", "Автоистория", "AVD Models", "Советский автобус", "SSM", изготовлена в соответствии с ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек".

Также, согласно распечаткам сведений с сайта https://www.ritmonexx.ru, в Интернет-магазине по указанному адресу размешено предложение общества к продаже масштабных моделей грузовиков и автобусов "Start Scale Models (SSM)".

При этом судебная коллегия отмечает, что согласно сведениям, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, основной деятельности истца является "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами".

При этом истец предпринял меры по получению права на использование обозначений "" и "" путем подачи заявок N 2022783258 и N 2022783256 на регистрацию средств индивидуализации, в том числе, в отношении товаров 28-го класса МКТУ.

Оценивая степень сходства товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 639303 и N 660336 с обозначениями "" и "" по заявкам N 2022783258 и N 2022783256, суд приходит к выводу о высокой степени их сходства за счет идентичности содержащихся в них словесных элементов "САЗ" "SAZ" / "САЗ" "SAZ", заложенности единых понятий и идей, единого стилистического и графического исполнения при одинаковом количестве букв и звуков.

Сходство сравниваемых обозначений ответчиком не оспаривается.

Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Проанализировав представленные истцом в материалы дела доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары, изготавливаемые истцом, однородны товарам 28-го класса "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр" МКТУ, поскольку относятся к одному роду и виду (игрушки), имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Иные товары 28-го класса МКТУ "карусели ярмарочные; качели; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; шары надувные для игр" не могут быть признаны однородными, поскольку относится к товарам иного назначения, чем игрушки, имеют иное назначение, условия сбыта и отличающийся круг потребителей, не могут быть признаны взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми с товарами, которые реализует истец, а следовательно и заинтересованность истца в отношении указанных товаров отсутствует.

С учетом изложенного, вопреки позиции ответчика об обратном, суд признает реальность намерений истца применять в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения со спорными товарными знаками, с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации в отношении части товарных позиций 28-го класса МКТУ, а именно "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр".

Суд по интеллектуальным правам также не может признать обоснованным довод ответчика о наличии в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом.

В соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, пришел к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, поскольку соответствующие действия не выходят за рамки обычного рыночного поведения, когда хозяйствующий субъект стремиться предотвратить возможность смешения потребителями производимой им продукции с продукцией иных лиц-конкурентов, а также обезопасить себя от предъявления необоснованных претензий со стороны других лиц, обладающих монопольным правом на использование средства индивидуализации, сходного с используемым таким хозяйствующим субъектом обозначением.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

С учетом даты направления правообладателю предложения заинтересованного лица (30.11.2022) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарных знаков, исчисляется с 30.11.2019 по 29.11.2022 включительно.

В качестве доказательств использования спорных товарных знаков в отношении товаров 28-го класса МКТУ, ответчик представил: лицензионный договор, заключенного между обществом "ГАЗ" и обществом "ДеАгостини" от 02.09.2020 N ДЛ01/0001/002/20 (гос. рег. От 29.01.2021 N РД0353280), отчеты о продажах общества "ДеАгостини" за 2021 - 2022 года, акты оказанных услуг обществом "ДеАгостини" за 2021 - 2022 года, товарные накладные общества "ДеАгостини" за 2021 - 2022 года, скриншоты интернет-магазина общества "ДеАгостини" с предложениями о продаже товаров с использованием товарных знаков "САЗ" по свидетельству Российской Федерации N 639303 и "SAZ" по свидетельству Российской Федерации N 660336, в том числе из веб-архива, скриншоты интернет-магазинов третьих лиц с предложениями о продаже товаров с использованием товарных знаков "САЗ" по свидетельству Российской Федерации N 639303 и "SAZ" по свидетельству Российской Федерации N 660336, копии страниц 1, 2 выпусков журнала "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32, N 44, договор от 01.08.2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества "САЗ" управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" (далее - общество "УК "Группа ГАЗ"), договор от 01.08.2022 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества "САЗ" управляющей организации - обществу "УК "Группа ГАЗ", договор от 01.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества "ГАЗ" управляющей организации - обществу "УК "Группа ГАЗ", решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговый центр "Группа ГАЗ" (далее - общество "КЦ "Группа ГАЗ") - общества "ГАЗ", договор от 01.04.2021 N ДЛ01/0001/019/21 возмездного оказания услуг между обществом "САЗ" и обществом "КЦ "Группа ГАЗ", договор от 16.01.2012 N ДЛ01/0001/019-00/12 возмездного оказания услуг между обществом "ГАЗ" и обществом "КЦ "Группа ГАЗ", перечень товарных знаков / заявок на регистрацию товарных знаков группы юридических лиц, контролируемых Левиным К.А., перечень исков, поданных к предприятиям Группы ГАЗ.

Оценив представленные ответчиком доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрев доводы, изложенные истцом и ответчиком применительно к использованию спорных товарных знаков, судебная коллегия пришла к выводу о доказанности использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 с согласия и под контролем его правообладателя, в спорный трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, для индивидуализации части товаров 28-го класса МКТУ в силу следующего.

Данный факт подтверждается тем, что на основании представленных в материалы дела доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303, судебная коллегия приходит к выводу о том, что общество "ГАЗ" и завод являются аффилированными лицами за счет того, что единым исполнительным органом общества "ГАЗ" и ответчика является общество "УК "Группа ГАЗ", что подтверждается договорами от 01.08.2021, 01.08.2022, 01.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества "САЗ" и общества "ГАЗ" управляющей организации - обществу "УК "Группа ГАЗ", решением единственного участника общества "КЦ "Группа ГАЗ" - общества "ГАЗ" о передачи полномочий единого исполнительного органа обществу "УК "Групп "ГАЗ".

Довод истца о недоказанности использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 аффилированными лицами подлежит отклонению в виду следующего.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя. Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных 14 правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 данного Кодекса).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в частности, на основании преобладающего участия в другом лице. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

В соответствии с лицензионным договором от 02.09.2020 N ДЛ01/0001/002/20 общество "ГАЗ" предоставило обществу "ДеАгостини" на возмездной основе неисключительное право на использование товарных знаков, перечисленных в договоре, следующими способами: при изготовлении, применении, хранении, ввозе, предложении к продаже, рекламе, продаже и ином введении в гражданский оборот товаров вместе (в комплекте) с журналами лицензиата, в том числе серий "Автолегенды СССР" (включая указание на обложке журнала ссылки в отношении прилагаемой модели), и упаковки для них, в том числе с помощью третьих лиц.

В материалы дела представлены копии страниц выпусков журналов "Автолегенды СССР. Грузовики" N 32, N 44, с моделями грузовиков "ГАЗ-САЗ-35072" и "ГАЗ-САЗ-53Б". Введение в гражданский оборот указанных выпусков журналов подтверждается товарными накладными от 09.06.2021, 18.02.2021, 22.08.2022, 23.03.2022, 01.02.2021, 31.03.2021, 27.09.2021, 21.10.2021, 01.11.2021, 17.02.2022.

При этом, как указал ответчик в письменных пояснениях от 19.10.2023, введение указанных выше журналов изначально было предусмотрено действовавшим в период с 01.01.2018 по 30.06.2020 между обществом "ГАЗ" и обществом "ДеАгостини" договором от 01.01.2018 N ДЛ01/0002/002/18, государственная регистрация от 06.04.2018 N РД0248552, что подтверждается сведениями, содержащимися в открытых реестрах Роспатента.

Коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с доводом завода о том, что несмотря на отсутствие в лицензионном договоре от 02.09.2020 N ДЛ01/0001/002/20 указания на спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 639303, принятие заводом отчетов названного лицензиата свидетельствует об одобрении использования данного товарного знака.

На основании изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что заводом доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 в отношении товаров "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр", поскольку перечисленные товары вводились в гражданский оборот под контролем правообладателя.

В отношении иных товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 639303 и в отношении которых истцом доказана заинтересованность, а именно "головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки мягкие; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные", которые хотя и являются игрушками, однако не относятся к игрушкам транспортных средств, заводом доказательств использования в материалы дела не представлено.

Касательно использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 660336, ответчик в судебном заседании 20.03.2024 указал, что не оспаривает правовую позицию истца о неиспользовании им товарного знака "SAZ" по свидетельству Российской Федерации N 660336, что принято судом и зафиксировано в протоколе судебного заседания от 20.03.2024.

Судебная коллегия отмечает, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации); обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей статьей, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу (часть 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 660336 не использовался ответчиком в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением, в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ в отношении которых истец признан заинтересованным, а именно "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]".

Принимая во внимание, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр", а ответчиком доказано использование этого товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр", исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

При этом, учитывая, что с истца в пользу ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная последним при подаче кассационной жалобы в президиум Суда по интеллектуальным правам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 9 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Скейл" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 660336 в отношении товаров 28-го класса "автомобили [игрушки]; средства транспортные [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки; игрушки мягкие; игрушки с подвижными частями; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные; модели [игрушки]; макеты [игрушки]; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639303, в отношении товаров 28-го класса "головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; игрушки мягкие; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; карты игральные" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" (ОГРН 1021301061869) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Скейл" (ОГРН 1094401005148) 9 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.В. Деменькова