Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. по делу N СИП-1255/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец доказал наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик не представил доказательств ни в подтверждение использования спорного средства индивидуализации в трехлетний период, ни в подтверждение наличия уважительных причин для его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. по делу N СИП-1255/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, обл. Челябинская, 456618, ОГРН 1027400775819) к акционерному обществу "БАРС" (Кожевенная линия, д. 29, корпус 12, литера 3, Санкт-Петербург, 199106, ОГРН 1027801571038) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269282 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Гавриков М.Д. (по доверенности от 06.12.2023 N 1/244ЮР).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "БАРС" (далее - общество) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269282 (далее - спорный товарный знак, спорное средство индивидуализации) в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (далее - спорные товары, спорные рубрики) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований завод указывает, что имеет законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269282 в отношении товаров 7-го класса МКТУ.

Истец констатирует: он является крупнейшим предприятием по производству горно-шахтного оборудования, производит горнопроходческие комбайновые комплексы, проходческо-очистные комбайны, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, шахтные самоходные вагоны, обогатительное оборудование, конвейерный транспорт, навесное грунторезное оборудование для коммунального хозяйства и строительства.

Завод указывает в исковом заявлении, что имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров.

Кроме того, истец вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 7-го класса МКТУ, однородные тем, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака.

Завод обратился с заявкой N 2023717421 в Роспатент для регистрации словесного обозначения "БАРС" в качестве товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ "машины, а именно станки буровые".

Как отмечено в исковом заявлении, сравнительный анализ спорного товарного знака и заявленного обозначения показал, что сравниваемые обозначения сходны в силу тождества словесных элементов "БАРС".

Истец полагает, что товары "машины, а именно станки буровые", в отношении которых он является заинтересованным лицом, однородны спорным товарам, относятся к одному виду товаров.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что административный орган не заинтересован в исходе спора, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 20.03.2024 представитель истца поддержал заявленные требования.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 269282 (дата приоритета - 27.12.2001, дата регистрации - 26.05.2004) является общество "БАРС". Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе товаров 7-го класса МКТУ "автоматические якоря малые [шлюпочные]; поршни амортизаторов [детали машин]; бабы [машины]; барабаны [детали машин]; блоки [детали машин]; бункера разгрузочные [механические]; буровые вышки; буровые коронки, головки [детали машин]; вакуумные насосы [машины]; вентили [детали машин]; вентили спускные; вентиляторы для двигателей морских, речных судов, кораблей и аппаратов; водоотделители [краны спускные, сливные, дренажные]; водоподогреватели [части машин]; устройства для перемещения грузов на воздушной подушке; воздушные конденсаторы, холодильники; воздушные насосы, компрессоры; выхлопные патрубки для двигателей для морских, речных судов, кораблей и аппаратов; гарнитура паровых котлов машин; генераторы мощности аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы электрические; гидравлические механизмы управления моторами и двигателями для морских, речных судов, кораблей и аппаратов; грузовые подъемники, лифты; грузовые стрелы [подъемные]; грузоподъемные цепи [детали машин]; регуляторы давления [детали машин]; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы скорости [числа оборотов] для двигателей; цилиндры двигателей; дымоходы паровых котлов машин; заслонки [детали машин]; зубчатые передачи машин; карбюраторы; клапаны [детали машин]; клапаны давления, нагнетательные [напорные]; коленчатые валы; колеса зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; колеса машин маховые; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; колесные [зубчатые] механизмы машин для морских, речных судов, кораблей и аппаратов; коллекторы накипи в паровых котлах; компрессоры [машины]; конденсаторы воздушные; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин]; коронки буровые [детали машин]; котлы паровые машин; краны подъемные; краны спускные; крепление лопастей, лопаток [детали машин]; кронштейны [детали машин]; лебедки; ленточные конвейеры, транспортеры; лодочные моторы; лопасти [детали машин]; лопатки [детали машин]; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали машин]; масляные насосы; маховики машин; маховые колеса машин; машины-орудия; мосты откатные [краны]; моторы лодочные; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; передаточные валы, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи силовые для машин; подвески [детали машин]; подъемники; поршневые кольца; поршни [детали машин или двигателей]; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания морских, речных судов, кораблей и аппаратов; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей морских, речных судов, кораблей и аппаратов; редукционные клапаны [детали машин]; роботы [машины]; ролики; роликовые подшипники; машины для вытаскивания рыболовных сетей; сальники [детали машин]; силовые передачи для морских транспортных средств; такелаж бурильный [плавающий и неплавающий]; шлюпочные якоря [малые] автоматические.".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении спорных товаров, а также на неиспользование правообладателем товарного знака в отношении этих спорных рубрик, истец 25.08.2023 обратился к ответчику с досудебным предложением (заключить договор отчуждения исключительного права на товарный знак в пользу истца в отношении спорных товаров или обратиться в Роспатент с заявлением о добровольном отказе от права на товарный знак в отношении спорных товаров).

Не получив согласия на отчуждение исключительного права на товарный знак в отношении спорных рубрик, а также в связи с необращением правообладателя товарного знака в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак в отношении соответствующих товаров, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 23.11.2023 обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 25.08.2023 по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, совпадающему с адресом, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на дату направления предложения. Досудебное предложение обществом получено.

Рассматриваемое исковое заявление подано заявителем в суд 23.11.2023 (согласно оттиску печати на почтовом конверте), то есть с соблюдением установленного законом срока.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". Вместе с тем, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении спорных товаров истцом представлены на материальном носителе и в электронном виде документы, в частности: копия досудебного предложения, направленного ответчику; копия почтовых документов, подтверждающих отправление досудебного предложения; отчет об отслеживании отправления досудебного предложения с почтовым идентификатором; сведения о заводе и обществе из ЕГРЮЛ; распечатка сведений о спорном товарном знаке из официального реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; распечатка сведений по заявке N 2023717421 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака из официального реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; скриншоты статей о станке "БАРС"; скриншоты сведений о заводе; распечатки статьи из Википедии о заводе.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что завод осуществляет деятельность, а также осуществил необходимые подготовительные действия по введению в гражданский оборот товаров, тождественных/однородных товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака, с использованием сходного со спорным товарным знаком обозначения.

Сравнив обозначение, используемое истцом "", и комбинированный товарный знак ответчика "" по фонетическому, семантическому и графическому критериям, судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени их сходства за счет сходства словесных элементов, выполняющих в комбинированном товарном знаке и словесном обозначении основную индивидуализирующую функцию.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Сравнив товары, поименованные в заявке N 2023717421 ("машины, а именно станки буровые"), фактически осуществляемую истцом деятельность в отношении соответствующих товаров и товары 7-го класса МКТУ спорного товарного знака, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного средства индивидуализации, судебная коллегия приходит к выводу об их однородности, поскольку они совпадают как род/вид, имеют один и тот же круг потребителей и могут быть отнесены ими к одному и тому же источнику происхождения.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначения и товарного знака, а также высокую степень однородности соответствующих товаров, в отношении которых истец просит прекратить досрочно правовую охрану спорного товарного знака, с теми товарами/услугами, в отношении которых истец осуществляет/намерен осуществлять соответствующую деятельность, судебная коллегия приходит к выводу о наличии вероятности смешения в гражданском обороте.

Таким образом, судебная коллегия признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 7-го класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На основании положений пункта 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (25.08.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 25.08.2020 по 24.08.2023 включительно.

Ответчиком не представлены документы в подтверждение использования спорного товарного знака в отношении спорных товаров способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, как и не представлено доказательств того, что спорный товарный знак не использовался по независящим от ответчика обстоятельствам или имелись объективные препятствия к такому использованию в спорный период.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного судебная коллегия констатирует: поскольку истец доказал наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 7-го класса МКТУ вследствие его неиспользования, а ответчик не представил доказательств ни в подтверждение использования спорного средства индивидуализации применительно к этим классам МКТУ в трехлетний период, ни в подтверждение наличия уважительных причин для его неиспользования, правовая охрана спорного товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ подлежит прекращению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" (ОГРН 1027400775819) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269282 вследствие его неиспользования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 269282 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного общества "БАРС" (ОГРН 1027801571038) в пользу акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" (ОГРН 1027400775819) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев