Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. N С01-2531/2023 по делу N СИП-410/2023 Дело по иску о признании недействительным решения Роспатента о частичном удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд первой инстанции не установил все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делу, не произвел полную и надлежащую оценку представленных в материалы дела доказательств, не привел мотивы, по которым отклонил представленные ответчиком доказательства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2024 г. N С01-2531/2023 по делу N СИП-410/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика: Щербатых Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2023 по делу N СИП-410/2023

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (просп. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.01.2023 о частичном удовлетворении поступившего 13.09.2022 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 654915.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Продовольственная база "Покоторг" (ул. Угрешская, д. 26, Москва, 115088, ОГРН 1027700048980).

В судебном заседании приняла участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Бенько Ю.А. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-49/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.01.2023, принятого по результатам рассмотрения поступившего 13.09.2022 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 654915 в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 5, 29, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Продовольственная база "Покоторг" (далее - Продовольственная база "Покоторг").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2023 требования Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп" удовлетворены: решение Роспатента от 24.01.2023 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в обжалуемой части признано недействительным как не соответствующее нормам пунктов 6, 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп".

Не согласившись с принятым по делу решением, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" и Продовольственная база "Покоторг", извещенные надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Представитель Роспатента настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 654915 с приоритетом от 02.02.2017 зарегистрирован на имя Продовольственной базы "Покоторг" в отношении широкого перечня товаров 5, 29, 30, 31, 32-го классов МКТУ.

Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" 13.09.2022 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" привела следующие доводы:

податель возражения является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия регистрации продлен до 20.08.2033) в отношении товаров 29-го класса МКТУ;

спорный и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства за счет тождества словесного элемента "РОДНОЕ", входящего в их состав;

товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

существует практика Роспатента, согласно которой признана недействительной правовая охрана товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 591774, товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 626474;

спорный товарный знак включает элементы, тождественные и в высокой степени сходные с противопоставленным товарным знаком.

Административный орган 24.01.2023 принял решение об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в части: в отношении всех товаров 29-го класса МКТУ, товаров 30-го класса МКТУ "изделия желейные фруктовые [кондитерские]; маринады; подливки мясные; пюре фруктовые (соусы)", товаров 31-го класса МКТУ "грибы необработанные; водоросли пищевые; горох необработанный; грибница (мицелий грибной); икра рыб; картофель необработанный; кукуруза; корнеплоды съедобные; рыба живая; салат-латук необработанный; лук необработанный; мука рыбная кормовая; лук-порей необработанный; ревень; овощи необработанные; огурцы необработанные; перец стручковый [растение]; травы пряновкусовые необработанные; свекла; тыквы; фрукты необработанные; шпинат необработанный; ягоды [плоды] необработанные; раки живые".

В отношении всех товаров 5-го, 32-го классов МКТУ и остальной части указанных в регистрации товаров 30-го, 31-го классов МКТУ правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Основанием для принятия решения явилось несоответствие спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с вероятностью смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 295416. Так, административный орган указал на то, что противопоставленный товарный знак имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в спорный товарный знак, а наличие в нем словесного элемента "СВОЕ" не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков; все товары 29-го класса МКТУ и перечисленные в решении товары 30-го, 31-го классов МКТУ спорного товарного знака являются однородными товарам 29-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, как следствие, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Роспатент не согласился с доводом возражения о несоответствии регистрации спорного товарного знака нормам пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, указав, что противопоставленный товарный знак не использован в спорном товарном знаке в качестве элемента, поскольку словесный элемент "СВОЕ РОДНОЕ" спорного товарного знака представляет собой неделимую конструкцию, которая грамматически и семантически объединяет словесные элементы "СВОЕ" и "РОДНОЕ" и препятствует тому, чтобы они воспринимались независимо друг от друга.

Не согласившись с решением Роспатента, Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" обратилась в суд с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным как не соответствующего положениям пунктов 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование заявленных требований Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" указала, что, установив сходство сравниваемых товарных знаков, Роспатент не определил степень сходства и степень однородности товаров, необходимые для вывода о вероятности смешения средств индивидуализации.

По мнению Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп", вопреки выводу административного органа, само по себе расположение словесного элемента "СВОЕ" рядом со словесным элементом "РОДНОЕ" не свидетельствует о том, что данные словесные элементы связаны между собой и являются неделимыми для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ. При проверке соответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ Роспатент должен был сравнить сходство словесного элемента "СВОЕ РОДНОЕ" с противопоставленным товарным знаком, но неправомерно уклонился от этого действия.

Заявитель считал, что Роспатент неправильно установил однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, и привел в заявлении конкретные примеры.

В заявлении Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" указала: сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, что может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы; сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом; товары, индивидуализируемые товарными знаками, воспринимаются как происходящие из одного источника. Данное обстоятельство исключает вывод о невозможности смешения сравниваемых средств индивидуализации в отношении всех товаров, указанных в регистрации спорного товарного знака.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Проанализировав решение административного органа на предмет соответствия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии в указанном решении выводов об однородности товаров 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания" спорного товарного знака и товаров 29-го класса МКТУ "продукты молочные, овощи консервированные, овощи, подверженные тепловой обработке, супы, супы овощные, фрукты, подверженные тепловой обработке" противопоставленного товарного знака; товаров 30-го класса МКТУ "закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков" спорного товарного знака и товаров 29-го класса МКТУ "чипсы картофельные" противопоставленного товарного знака; товара 30-го класса МКТУ "крем заварной" спорного товарного знака и товаров 29-го класса МКТУ "продукты молочные" противопоставленного товарного знака; товара 30-го класса МКТУ "хлопья кукурузные" спорного товарного знака и товара 29-го класса МКТУ "хлопья картофельные" противопоставленного товарного знака, указанных в перечнях регистрации сравниваемых товарных знаков.

Суд первой инстанции констатировал: Роспатент не обосновал в решении, по каким критериям указанные товары не являются однородными, ограничившись лишь указанием на то, что остальные товары 5, 30, 32-го классов МКТУ, товары 31-го класса МКТУ "водоросли кормовые; растения" спорного товарного знака не являются однородными вышеуказанным товарам 29-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, продаются на других прилавках.

С точки зрения суда первой инстанции, административный орган установил сходство сравниваемых товарных знаков без определения степени их сходства и не определил степень однородности товаров, как следствие, вывод о соответствии спорного товарного знака норме подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания", товаров 30-го класса МКТУ "закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков, крем заварной; хлопья кукурузные" является преждевременным.

Как полагал суд первой инстанции, при проверке соответствия обозначения положениям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ административный орган ограничился указанием на то, что слово "РОДНОЕ" в спорном товарном знаке выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом "СВОЕ", расположено рядом с ним на одной строке, в связи с чем слово "РОДНОЕ" не квалифицируется как самостоятельный и независимый элемент спорного товарного знака.

Суд первой инстанции отметил, что даже в случае целостности словосочетания при оценке соответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ Роспатент должен был определить, воспринимается ли потребителями элемент "РОДНОЕ", входящий в состав спорного товарного знака, в качестве противопоставленного товарного знака заявителя.

По мнению суда первой инстанции, изложенные нарушения административного органа при принятии решения являются существенными и не могут быть устранены на стадии судебного контроля.

Таким образом, суд первой инстанции признал решение Роспатента от 24.01.2023 в обжалуемой части недействительным как не соответствующее положениям пунктов 6 и 10 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил: ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку относится к полномочиям Роспатента, о применимом законодательстве, о заинтересованности Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп" в подаче возражения, о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции не проверяется.

По мнению административного органа, указание суда первой инстанции на отсутствие в оспариваемом решении анализа однородности товаров 5-го, 32-го классов МКТУ и части товаров 30-го, 31-го классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе, и товаров 29-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака противоречит тексту этого решения, на страницах 8-12 которого такие выводы сделаны с указанием соответствующих критериев.

С точки зрения Роспатента, вывод суда первой инстанции о том, что при рассмотрении возражения административный орган должен был установить, воспринимается ли потребителями словесный элемент "РОДНОЕ", входящий в состав спорного товарного знака, в качестве противопоставленного знака, противоречит нормам пункта 10 статьи 1483 ГК РФ. При принятии оспариваемого решения административный орган указал: словесный элемент "СВОЕ РОДНОЕ" спорного товарного знака воспринимается как неделимая конструкция, объединяющая указанные элементы грамматически и семантически, как следствие, противопоставленный товарный знак не используется в спорном товарном знаке в качестве элемента, а предоставление ему правовой охраны соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Исходя из положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений, однородности товаров и услуг, а также вероятности смешения таких обозначений в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по признакам однородности товаров, которые подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В кассационной жалобе заявитель выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что в оспариваемом решении не указаны критерии, согласно которым товары 5-го класса МКТУ "питание детское; смеси молочные сухие для детского питания" и товары 30-го класса МКТУ "закуски легкие на основе риса, закуски легкие на основе хлебных злаков; крем заварной; хлопья кукурузные", указанные в регистрации спорного товарного знака, не являются однородными товарам 29-го класса МКТУ "продукты молочные; овощи консервированные; овощи, подверженные тепловой обработке; супы; супы овощные; фрукты, подверженные тепловой обработке; чипсы картофельные; продукты молочные; хлопья картофельные", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

При этом в возражении Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", сославшись на однородность товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не приводит анализ однородности конкретных товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: в оспариваемом решении Роспатент привел свои суждения о том, что все товары 29-го класса МКТУ, товары 30-го класса МКТУ "изделия желейные фруктовые [кондитерские]; маринады; подливки мясные; пюре фруктовые (соусы)", товары 31-го класса МКТУ "грибы необработанные; водоросли пищевые; горох необработанный; грибница (мицелий грибной); икра рыб; картофель необработанный; кукуруза; корнеплоды съедобные; рыба живая; салат-латук необработанный; лук необработанный; мука рыбная кормовая; лук-порей необработанный; ревень; овощи необработанные; огурцы необработанные; перец стручковый [растение]; травы пряновкусовые необработанные; свекла; тыквы; фрукты необработанные; шпинат необработанный; ягоды [плоды] необработанные; раки живые" спорного товарного знака однородны товарам 29-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака с указанием примененных критериев однородности, удовлетворив возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров 29-го класса МКТУ и перечисленных товаров 30-го, 31-го классов МКТУ.

В отношении всех товаров 5-го, 32-го классов МКТУ и той части товаров 30-го, 31-го классов МКТУ спорного товарного знака, для которых правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе, административный орган сделал вывод о том, что они не являются однородными товарам 29-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, продаются на других прилавках.

Таким образом, административный орган рассмотрел доводы об однородности товаров, приняв во внимание отсутствие в возражении детального анализа. При этом степень конкретизации выводов Роспатента адекватна степени конкретизации доводов возражения.

В уточненном заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" привела конкретные доводы об однородности товаров, указанных в регистрации спорного товарного знака, в отношении которых правовая охрана сохранена, и товаров 29-го класса МКТУ, для маркировки которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

С учетом этих доводов в отзыве на заявление Роспатент указал, что данные товары относятся к разным родовым группам (например, продукты молочные, изделия кондитерские, ароматизаторы, крупы, напитки безалкогольные и т.д.), имеют разное назначение (для употребления в пищу новорожденными / для придания блюду определенного вкуса / для применения для жарки и заправки салатов и т.д.), условия хранения (например, молочные продукты необходимо хранить при низкой температуре и т.д.) и круг потребителей, и мотивировал свои выводы в отношении каждой товарной позиции, приведенной Холдинговой компанией "Бизнесинвестгрупп" в уточненном заявлении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что в такой ситуации суд первой инстанции должен был самостоятельно сопоставить перечисленные товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сделать выводы о наличии или отсутствии их однородности, а также о степени такой однородности.

Кроме того, изложенные в уточненном заявлении Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп" основания признания недействительным решения Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 5-го, 32-го классов МКТУ и части товаров 30-го, 31-го классов МКТУ не соответствуют просительной части заявления, согласно которой она оспаривает решение в части отказа в удовлетворении возражения применительно к товарам 5, 29, 32-го классов МКТУ.

Указывая в резолютивной части решения на признание недействительным ненормативного правового акта в "обжалуемой части", суд первой инстанции не указал конкретные классы или рубрики товаров, в отношении которых проверяемый ненормативный правовой акт не соответствует закону и нарушает права подателя возражения, в то время как в просительной части уточненного заявления указаны товары 5, 29, 32-го классов МКТУ, притом что в отношении товаров 29-го класса МКТУ возражение было удовлетворено.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не является мотивированным.

Что касается довода кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 10 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 той же статьи ГК РФ.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 49 Правил N 482 предусмотрено, что на основании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ.

Пункт 10 статьи 1483 ГК РФ, в отличие от пункта 6 этой статьи Кодекса предполагает сопоставление не "старшего" и "младшего" товарных знаков в целом, а целого "старшего" товарного знака с элементами "младшего" товарного знака. Такое основание применяется, в частности, в ситуации, когда правообладатель "младшего" товарного знака использует в своем знаке элемент "старшего". При этом при применении положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ принимается во внимание не само по себе сходство элементов, а их смешение.

Методология оценки вероятности такого смешения определена пунктом 162 Постановления N 10 и применяется в переложении на норму пункта 10 статьи 1483 ГК РФ с учетом особенностей последней.

Следовательно, по смыслу положений пункта 10 статьи 1483 ГК РФ методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает установление следующих обстоятельств:

состоит ли "младший" товарный знак из двух и более самостоятельных элементов;

является ли какой-либо самостоятельный элемент "младшего" товарного знака сходным со всем обозначением "старшего" товарного знака другого лица;

зарегистрированы ли "младший" и "старший" товарные знаки в отношении однородных товаров и услуг;

вероятность смешения "старшего" и элемента "младшего" товарных знаков с учетом сходства обозначений и однородности товаров, а также дополнительных факторов, указанных в пункте 162 Постановления N 10 и влияющих на вероятность смешения.

При этом вероятность смешения применительно к пункту 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается с учетом того, воспринимается ли потребителями элемент, входящий в состав "младшего" товарного знака, в качестве товарного знака другого лица.

При разрешении вопроса о том, состоит ли "младший" товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов "младшего" товарного знака (количества слов, изображений или иных частей).

В кассационной жалобе административный орган указывает на практику президиума Суда по интеллектуальным правам (в частности, на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021 по делу N СИП-591/2020) и утверждает, что в словесных товарных знаках для признания нескольких слов единым элементом достаточно их грамматического анализа - если слова образуют словосочетание, то элементом товарного знака является именно словосочетание.

Вместе с тем Роспатент неточно понимает позицию президиума Суда по интеллектуальным правам.

Согласно многолетней практике Роспатента несколько слов образуют единый элемент товарного знака только в случае, если они представляют собой устойчивое словосочетание (например, "глазное яблоко", "бабье лето", "слуга народа", "битый час", "добрая традиция") или фразеологизм (например, "шапка Мономаха"). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов.

Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая.

Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в связи с этим отмечал, что решающее значение имеет восприятие слов потребителями.

Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу N СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу N СИП-591/2020, от 24.02.2022 по делу N СИП-605/2021.

Суд первой инстанции правомерно установил, что для признания словесного элемента "СВОЕ РОДНОЕ" единым элементом административный орган ограничился констатацией того, что соответствующие слова образуют словосочетание.

Вместе с тем грамматический анализ, пусть и правильно проведенный с точки зрения языкознания, недостаточен для квалификации нескольких слов в качестве единого элемента для целей применения пункта 10 статьи 1483 ГК РФ.

Даже в упомянутом Роспатентом деле N СИП-591/2020 суд анализировал:

приближается ли значение словосочетания к отдельному слову;

сохраняют ли слова, образующие исследуемое сочетание, самостоятельное значение;

являются ли слова, образующие исследуемое словосочетание, информативными; каждое ли из слов привносит значимую информацию в понимание общего смысла сочетания;

может ли изменяться порядок слов в словосочетании;

могут ли заменяться элементы исследуемого словосочетания другими элементами;

особенности композиционного построения элемента спорного товарного знака, благодаря которым входящие в него слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителями как единое целое с учетом специфики их расположения в товарном знаке и обстоятельств его использования.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении Роспатентом методологии анализа восприятия спорного обозначения в качестве единого элемента именно с точки зрения адресной группы потребителей.

В связи с изложенным довод Роспатента, касающийся неправильного применения судом первой инстанции положений пункта 10 стати 1483 ГК РФ, подлежит отклонению.

Между тем, поскольку возражение подано по двум основаниям (подпункт 2 пункта 6 и пункт 10 статьи 1483 ГК РФ), такие основания анализируются последовательно.

Ошибки допущены судом первой инстанции на стадии проверки решения Роспатента по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Именно поэтому, несмотря на верную позицию суда первой инстанции в отношении второго основания возражения, обжалуемый судебный акт не может быть оставлен в силе с исключением из мотивировочной части фрагментов, относящихся к первому основанию.

Обжалуемый судебный акт не может быть признан соответствующим требованиям части 1 статьи 168, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку суд первой инстанции не установил все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, не произвел полную и надлежащую оценку представленных в материалы дела доказательств, не привел мотивы, по которым отклонил представленные ответчиком доказательства.

Решение суда первой инстанции не содержит полноценного анализа доводов Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп", приведенных в уточненном заявлении, и выводов Роспатента в отношении противоречия государственной регистрации спорного товарного знака нормам пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, изложенных в оспариваемом решении.

Отсутствие должной мотивировки выводов суда первой инстанции, а также неполнота исследования доказательств и допущенные нарушения при их оценке являются существенными нарушениями норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильного судебного акта. Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дают повод усомниться в его законности, препятствуют надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует устранить указанные недостатки, предложить Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп" надлежаще определить ту часть оспариваемого решения Роспатента, которая противоречит закону и нарушает ее права, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе оценить доводы Холдинговой компании "Бизнесинвестгрупп", приведенные в уточненном заявлении, и выводы Роспатента в отношении однородности товаров, изложенные в оспариваемом решении, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2023 по делу N СИП-410/2023 отменить.

Направить дело N СИП-410/2023 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.Ю. Щербатых