Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. N С01-147/2024 по делу N А56-112971/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о защите исключительных прав на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды пришли к неверному выводу об отсутствии риска смешения товарных знаков в гражданском обороте и доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2024 г. N С01-147/2024 по делу N А56-112971/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (ул. Пермская, д. 5, Москва, 107143, ОГРН 1027700126849) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2023 по делу N А56-112971/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" к обществу с ограниченной ответственностью "Пятачок" (тер. промышленная зона Южная, стр. 19, помещ. 39, с.п. Лаговское, м.р-н Ломоносовский, обл. Ленинградская, 188517, ОГРН 1157847126062) о защите исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" - Попонина Е.М. (по доверенности от 20.10.2022), Давыденко Т.А. (по доверенности от 02.06.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Пятачок" - Захаров Е.Э. (по доверенности от 11.02.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (далее - общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Пятачок" (далее - общество "Пятачок") об обязании прекратить использование товарного знака "Модерн" по свидетельству Российской Федерации N 245915 (далее - спорный товарный знак) всеми способами в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары и упаковки товаров, маркированные спорным товарным знаком, о взыскании компенсации за период с 30.11.2018 по 30.11.2021 в размере 110 793 153 рублей 45 копеек, об установлении судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты, следующей за датой вступления судебного акта в законную силу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2023, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе истец указывает на неправильное применение судами норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Нарушение выразилось в методологических и фактических ошибках, допущенных судами при изложении обстоятельств дела и установлении сходства и однородности.

Так, суды произвели оценку сходства обозначения и спорного товарного знака без разделения на оригинальные и описательные элементы.

Кроме того, как следует из кассационной жалобы, суды исходили из того, что продукция ответчика всегда осложнена иными товарными знаками, однако данное обстоятельство (наличие на товаре иных средств индивидуализации) не свидетельствует об отсутствии оснований для защиты исключительного права на спорный товарный знак, который в неизменном виде использован ответчиком.

Помимо этого, кассатор полагает, что суд первой инстанции допустил прямое нарушение норм пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), оценив однородность товаров, которые реализовывал ответчик, и товаров, которые реализовывает истец. При этом на основании норм ГК РФ надлежит устанавливать однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, в отношении которых допущено нарушение.

Суды также установили, что такие товары, как "карбонад, мясные рулеты, бекон, ветчина и изделия из ветчины, буженина" поименованы отдельно и не относятся к тем видам товаров, которые отражены в товарном знаке. Вместе с тем, в силу прямого указания норм ГК РФ нарушением является использование тождественного/сходного с товарным знаком обозначения, зарегистрированного в отношении однородных товаров (не обязательно тождественных/идентичных товаров).

По мнению общества "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", оба товара относятся к одному виду (продовольственные товары из мяса, готовые к употреблению, предназначенные для употребления в пищу).

Кроме того, истец отмечает, что форма товара не оказывает влияния на оценку однородности товаров, такой критерий не указан ни в нормативных актах, ни в судебной практике.

Суд указывает, что товары отличаются по способу изготовления, однако подобная информация не способна повлиять на формирование у потребителя мнения о том, что товары принадлежат разным изготовителям.

Таким образом, кассатор настаивает, что суды первой и апелляционной инстанций проигнорировали то, что ответчик использовал обозначение, тождественное товарному знаку истца, не провели полноценный анализ сходства обозначений и риска смешения товаров, нарушив при этом нормы материального и процессуального права.

Кроме того, в подтверждение своей позиции общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" ссылается на судебную практику, согласно которой аналогичные рубрики были признаны однородными.

В суд по интеллектуальным правам 13.03.2024 поступил отзыв ответчика на кассационную жалобу, в котором общество "Пятачок" просит оставить в силе обжалуемые судебные акты.

В судебном заседании 20.03.2024 представители истца поддержали заявленные в кассационной жалобе требования.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзыве на нее, и на наличие безусловных оснований для отмены судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, акционерное общество "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 245915, зарегистрированного 14.05.2003 в отношении, в том числе, следующих товаров 29-го класса МКТУ "мясо; птица домашняя [неживая] и полуфабрикаты из мяса и птицы; мясо консервированное; консервы мясные; изделия колбасные; концентраты бульонные; сосиски; солонина; свинина; составы для приготовления бульона; желе мясное; желе пищевое; субпродукты; паштеты из печени; продукты из соленого свиного окорока; дичь.".

В ходе проведения контрольных мероприятий истцом обнаружены и приобретены товары, предположительно нарушающие исключительные права истца, что подтверждается кассовым чеком от 26.11.2021 N 14180.

На лицевой стороне первого товара содержалась надпись: "Шейка свиная Модерн". На оборотной стороне товар обозначен как "Продукты мясные из свинины копчено-вареные Модерн". В качестве изготовителя указано общество "Пятачок".

На лицевой стороне второго товара содержалась надпись: "Буженина модерн Пожарская". На оборотной стороне было указано: "Продукты мясные из свинины копчено-вареные Модерн". В качестве изготовителя было также указано общество "Пятачок".

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции установил отсутствие риска смешения в гражданском обороте и доказательств нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции обоснованными, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации товаров и услуг, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Методология установления сходства обозначений, однородности товаров и, как следствие, вероятности смешения устанавливается Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный N 38572) (далее - Правила N 482), и пунктом 162 Постановления N 10.

Суд кассационной инстанции, который проверяет лишь соблюдение методологии, установил, что при вынесении обжалуемых судебных актов суды сослались на соответствующую методологию установления сходства обозначений, однородности товаров и, как следствие, вероятности смешения, при этом, сами же нарушили действующие методологические подходы.

Как верно отмечает кассатор, не усматривая сходства товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, суды исходили из того, что спорный товарный знак используется ответчиком в совокупности с иными товарными знаками.

Между тем совершенно не ясно, как это обстоятельство влияет на правомерность использования товарного знака истца ответчиком в отсутствии законных оснований.

Кроме того, суды также не приняли во внимание полное вхождение товарного знака истца в обозначение, используемое ответчиком. Указанное обстоятельство надлежащей правовой оценки не получило.

Судебная коллегия полагает, что аргументы подателя кассационной жалобы о несостоятельности выводов судов в отношении анализа однородности товаров также заслуживают внимание.

Как правильно отмечено в кассационной жалобе, суды оценили однородность товаров, которые реализовывал ответчик, и товаров, которые реализует истец (буженины и шейки, которые реализовал ответчик, и колбасы сырокопченой, которую реализует истец).

При этом на основании норм действующего законодательства надлежит устанавливать однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с теми товарами, в отношении которых допущено ответчиком нарушение.

Ссылки судов на то, что спорный товарный знак не зарегистрирован в отношении идентичных (таких же) товаров, сделаны без учета того, что в рассматриваемой ситуации оценке подлежали и однородные товары.

Выводы об отсутствии однородности товаров сделаны судами в нарушение норм материального права и без учета методологических подходов, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 и Правилах N 482.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения являются преждевременными.

Поскольку при вынесении решения и постановления судами первой и апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм материального права, которые могли повлиять на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в соответствии с установленной методологией сделать надлежащий вывод об отсутствии или наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2023 по делу N А56-112971/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А56-112971/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев