Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2024 г. N С01-321/2024 по делу N А12-20833/2023 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, поскольку в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации является незаконным и необоснованным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 апреля 2024 г. N С01-321/2024 по делу N А12-20833/2023

Судья Суда по интеллектуальным правам Погадаев Н.Н., рассмотрев (без вызова сторон) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенко Александра Борисовича (Санкт-Петербург, ОГРНИП: 304780527100132) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 03.11.2023 по делу N А12-20833/2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Косенко Александра Борисовича к индивидуальному предпринимателю Швардыгулину Сергею Николаеву (р.п. Красный Яр, ОГРНИП: 304345327100329) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенко Александра Борисович обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Швардыгулину Сергею Николаеву о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации в размере 92 857 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, судебных издержек в сумме 8778 рублей 90 копеек, состоящих из стоимости товара в размере 100 рублей, почтовых расходов 478 рублей 90 копеек, размеров государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП 200 рублей, расходов на фиксацию правонарушения 8000 рублей.

Дело рассматривалось в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.11.2023, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023, исковые требования удовлетворены частично, с Швардыгулина С.Н. взыскана в пользу Косенко А.Б. компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303 в размере 1648 рублей 35 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 65 рублей, расходы по возмещению стоимости товара в размере 1 рубль 77 копеек, почтовых расходов 2 рубля 74 копейки, расходы по оплате государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП в размере 3 рубля 54 копейки.

Не согласившись с вышеуказанными судебными актами, ответчик обратился с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит отменить принятые по делу решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2024 кассационная жалоба принята к производству суда и определено, что она будет рассмотрена без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле в порядке статьи 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В качестве оснований для отмены обжалуемых судебных актов ответчик ссылается на нарушения норм материального и процессуального права.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к тому, что суды первой и апелляционной инстанции неправомерно разрешили вопрос о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в связи с неверным расчетом ее размера. Так, при расчете размера компенсации суды первой и апелляционной инстанции не учли размер разового паушального взноса, а также приняли во внимание количество товаров находящихся в одном классе, в отношении которого заключен лицензионный договор.

По утверждению истца, ответчиком не представлены доказательства, опровергающие расчет компенсации или позволяющие установить иной размер стоимости использования права.

Исходя из неправомерного разрешения судами требования о размере компенсации, заявитель кассационной жалобы утверждает, что суды первой и апелляционной инстанции также неправомерно разрешили вопрос о распределении судебных расходов.

В адрес Суда по интеллектуальным правам истцом 12.03.2024, 14.03.2024 и 26.03.2024 поступили пояснения истца, согласно которым он поддерживает и раскрывает изложенные в кассационной жалобе доводы.

На основании изложенного, исходя из указанной в письменных пояснениях от 26.03.2024 просительной части, истец просит отменить обжалуемые решение и постановление в части определения размера компенсации и распределения судебных расходов, не передавая дело на новое рассмотрение принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В установленный определением суда от 16.02.2024 срок, отзыв ответчика на кассационную жалобу истца в материалы дела не поступил.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о принятии кассационной жалобы к производству, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Как указано в абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" (далее - Постановление N 13) с учетом положений части 2 статьи 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Законность судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288 ² Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Косенков А.Б. является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 359303, зарегистрированного 08.09.2008 в отношении товаров 3, 8, 11, 21, 26-го и услуг 35, 44-го классов МКТУ.

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что 18.02.2022 в торговой точке по адресу: Волгоградская область, р.п. Красный Яр, ул. Центральная, 6а ответчиком допущено предложение к продаже и реализация товара (набора маникюрных инструментов, а именно: кусачки, пилочка), обладающего техническими признаками контрафактности.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав, Косенков А.Б. направил в адрес ответчика претензию о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака.

Поскольку претензионный порядок не привел к необходимому результату, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением, представив в его обоснование чек от 18.02.2022, спорный товар и видеосъемку процесса закупки товара.

Размер заявленной компенсации, рассчитан истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходя из стоимости правомерного использования товарного знака в двукратном размере, из расчета: (1 300 000 рублей / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения) Х 2, что составляет 92 857 рублей. В основу данного расчета положен лицензионный договор от 06.04.2021 о предоставлении права использования товарного знака "KAIZER" по свидетельству Российской Федерации N 359303, заключенный между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ" (далее - лицензионный договор).

Исследовав материалы дела, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив представленные доказательства, суд первой инстанции признал доказанным:

принадлежность истцу исключительного правам на товарный знак, в защиту которого предъявлены настоящие исковые требования;

реализацию ответчиком товара, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца;

факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорный товарный знак.

Исходя из заявленного истцом расчета размера компенсации, оценив и исследовав условия, представленного в материалы дела лицензионного договора, суд первой инстанции установил, что нарушение допущено:

ответчиком в период действия лицензионного договора о предоставлении права использования спорного товарного знака;

одним способом и путем продажи одного товара "инструменты для маникюра и педикюра", относящегося к 8-му классу МКТУ.

Принимая во внимание, что по лицензионному договору истец предоставил лицензиату право использования спорного товарного знака в отношении всего 7 (семи) классов МКТУ и 13 (тринадцати) товаров 8-го класса МКТУ, в то время как ответчиком реализован один контрафактный товар, который относится к 8 классу МКТУ, суд первой инстанции произвел свой расчет размера компенсации, исходя из расчета: (300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 13 количество товаров в классе по условиям договора / 4 способа применения)*2, что составило сумму 1 648 рублей 35 копеек.

При этом при расчете суммы суд первой инстанции не принял во внимание, разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 руб. ввиду отсутствия в лицензионном договоре срока, за который выплачивается данное вознаграждение.

С учетом изложенного, вопрос о распределении судебных расходов разрешен судом первой инстанции пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Повторно рассмотрев заявленные требования с учетом доводов апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции определил размер подлежащей взысканию компенсации в размере 252 рублей 10 копеек.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из расчета: 300 000 рублей / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа применения / 85 субъектов Российской Федерации * 2), в котором не учел количество товаров указанных в 8-м классе МКТУ, однако принял во внимание территорию использования товарного знака, и как следствие, разделил на количество субъектов Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции также отметил, что не вправе выйти за пределы апелляционной жалобы, ухудшив положение истца по сравнению с тем, которого он добился в суде первой инстанции, в связи с этим, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из кассационной жалобы, истец не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанции о принадлежности истцу исключительного права и нарушении ответчиком исключительных прав истца путем предложения к продаже и реализации товара сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

В связи с этим названные выводы судов первой и апелляционной инстанции не подлежат исследованию судом кассационной инстанции на основании части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановления от 13.12.2016 N 28-П, от 24.07.2020 N 40-П).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как указывалось ранее, в рассматриваемом случае произведя расчет компенсации, подлежащей взысканию с учетом фактических обстоятельств дела, суд первой инстанции принял во внимание конкретное количество товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых заключен лицензионный договор, а суд апелляционной инстанции территориальный принцип распределения, разделив на количество субъектов Российской Федерации.

Между тем принимая во внимание доводы кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам не может признать названные выводы судов первой и апелляционной инстанции правомерными и обоснованными.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019 также отмечена необходимость соотнесения условий лицензионного договора, которым истец обосновывает расчет компенсации, и обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, в том числе в части перечня товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

При определении цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование спорного товарного знака, необходимо также учитывать виды товаров в рамках одного класса МКТУ, поскольку это может оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом правообладателю вознаграждения, однако это не означает, что размер вознаграждения по лицензионному договору должен быть арифметически поделен на количество наименований товаров, указанных в лицензионном договоре.

При этом суд обращает внимание на то, что согласно ГОСТ Р 51303-2013 под видом товаров понимается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением (например, плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней одежды). В соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 группа товаров: совокупность товаров определенного класса, обладающих сходными потребительскими свойствами и показателями, а также общим назначением (например, верхняя одежда, белье, обувь, молочные продукты).

Заключение лицензионного договора на использование товарного знака в отношении нескольких наименований товаров, входящих в один класс МКТУ, является обычной хозяйственной практикой. Например, если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса МКТУ: кусачки для ногтей; ножницы; пилочки для ногтей, то разумно предположить, что по лицензионному договору будет предоставлено право использования в отношении всей группы указанных товаров (вид товаров: маникюрные инструменты). Соответственно, вознаграждение по такому лицензионному договору будет охватывать всю эту группу товаров.

В такой ситуации, если ответчик будет использовать товарный знак при продаже лишь одного товара, например ножниц, то стоимостью, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, будет вознаграждение по лицензионному договору за всю указанную группу товаров, и исходя из этой стоимости будет рассчитываться компенсация.

Если ответчик использовал обозначение лишь в отношении одного товара и заявил обоснованный довод о том, что по лицензионному договору предоставлено право использования товарного знака в отношении товаров, которые не относятся к одному виду, суд может определить иной размер стоимости права использования для целей расчета компенсации с учетом того, что размер вознаграждения по такому договору не является стоимостью права использования, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Например, когда право использования по лицензионному договору предоставлено в отношении разнородных товаров 8-го класса МКТУ: шпатели, ножницы, молотки для работы с камнем, а ответчик использует товарный знак для одного товара, например для ножниц, стоимость права использования, которая взимается при сравнимых обстоятельствах за использование товарного знака в отношении ножниц, вероятно, будет ниже вознаграждения по такому договору. Соответственно, для расчета компенсаций может быть взято за основу не все вознаграждение по такому лицензионному договору, а лишь его часть.

Как правило, готовые изделия классифицируются в соответствии с их функцией или назначением (общие замечания к МКТУ). В связи с этим видится разумным исходить из того, что вознаграждение за использование товаров из одного класса МКТУ - это стоимость права использования, взимаемая при сравнимых обстоятельствах за использование любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары не относятся к одному виду.

Таким образом, если по лицензионному договору предоставлено право использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования, взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам, поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено.

Применительно к рассматриваемому делу, поделив размер платежа на количество товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору, суд первой инстанции не установил факт отнесения данных товаров к одному виду товаров.

В свою очередь товары 8-го класса МКТУ, поименованные в лицензионном договоре, помимо товара "инструменты для маникюра", содержат такие товары как "пинцеты для эпилирования" или "устройства для завивки волос (неэлектрические)", которые не представляется возможным отнести к товарам одного вида.

При этом суд обращает внимание на то, что бремя доказывания отнесения товаров одного класса МКТУ к разной видовой группе лежит на ответчике.

Таким образом, установление факта отнесения товаров к одному виду является существенным для разрешения вопроса о размере компенсации, подлежащего взысканию с ответчика.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным аналогичный довод кассационной жалобы, а соответствующий вывод суда первой инстанции не правомерным.

Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что представленный лицензионный договор не предусматривает какие-либо ограничения и условия использования спорного товарного знака в субъектах Российской Федерации. Поэтому, в условиях установленного в Российской Федерации единого экономического пространства, свободного передвижения товаров и услуг, производить расчет суммы компенсации исходя из деления на действие договоров в пределах одного субъекта Российской Федерации является незаконным и необоснованным.

В связи с этим приведенный судом апелляционной инстанции расчет размера компенсации также является несостоятельным.

Суд по интеллектуальным правам также полагает обоснованным и заслуживающим внимания довод кассационной жалобы о неправомерном исключении из расчета размера компенсации разового паушального платежа.

Так, в силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, в лицензионном договоре можно одновременно установить как фиксированный разовый лицензионный платеж (паушальный платеж), так и периодические платежи (например, процент от продаж).

Поскольку и паушальный взнос, и периодические платежи составляют стоимость права использования объекта интеллектуальных прав, обе суммы подлежат учету при расчете компенсации за нарушение исключительного права на этот объект.

В связи с этим соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что разовый паушальный платеж не подлежит учету, признаются неправомерными.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера компенсации, определенной судами.

Принимая во внимание, что распределяя судебные расходы, суд первой инстанции исходил из их пропорциональности определенной сумме компенсации, размер которой признан необоснованным, суду первой инстанции также надлежит повторно разрешить вопрос распределения судебных издержек по результатам разрешения требования о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика.

С учетом указанных обстоятельств суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все юридические значимые обстоятельства, необходимые для определения размера компенсации, подлежащей взысканию. При этом данные обстоятельства являются существенными и свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, которые повлияли на исход дела.

Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

На основании указанного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций в обжалуемой части приняты с существенным нарушением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доказательствам и доводам участвующих в деле лиц, в том числе произвести расчет компенсации, подлежащий взысканию с истца в пользу ответчика принимая во внимание разовый паушальный платеж, определить виды товаров 8-го класса МКТУ и с учетом данных видов установить подлежит ли учету данный факт при определении размера компенсации, а также разрешить вопрос о распределении судебных расходов с учетом определенного размера компенсации. На основании установленных обстоятельств принять обоснованный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 03.11.2023 по делу N А12-20833/2023 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства, отменить.

Направить дело N А12-20833/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Н.Н. Погадаев