Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2024 г. N С01-492/2024 по делу N СИП-386/2023 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о признании действий по регистрации товарного знака и по его использованию злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, поскольку суду следует установить, являлась ли цель регистрации обществом спорного товарного знака добросовестной или она была направлена на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и на причинение убытков истцу

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2024 г. N С01-492/2024 по делу N СИП-386/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Деменьковой Е.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СПЗ-4" (ул. 22 Партсъезда, д. 7а, г. Самара, 443022, ОГРН 1066318037158) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2023 по делу N СИП-386/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СПЗ-4" к обществу с ограниченной ответственностью "Самарский подшипниковый завод-4" (Заводское ш., д. 111, пом. 431Б, Советский вн. р-н, г. Самара, ОГРН 1196313052011) о признании действий по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753920 и по его использованию злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СПЗ-4" - Ефанов А.Е. (по доверенности от 31.07.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Самарский подшипниковый завод-4" - Ларшин Р.В. (по доверенности от 27.02.2024), Токар Е.Я. (по доверенности от 14.11.2023).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СПЗ-4" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.12.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753920, а также о признании действий общества с ограниченной ответственностью "Самарский подшипниковый завод-4" (далее - завод) по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753920 и по его использованию злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Делу присвоен номер СИП-195/2023.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2023 требование общества о признании действий завода по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753920 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции выделено в отдельное производство.

Делу присвоен номер СИП-386/2023 (настоящее дело).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2023 произведена замена ненадлежащего ответчика - Роспатента надлежащим - заводом.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2023 требования о признании действий завода по регистрации и использованию спорного товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с названным решением суда, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить заявленное требование или направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Завод представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Представители общества и завода приняли участие в судебном заседании.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель завода возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая изложенные в ней доводы необоснованными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 422141 (дата регистрации - 09.11.2010, дата приоритета - 31.12.2009), зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса "вкладыши подшипников [детали машин]; кольца для шариковых подшипников; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; подшипники антифрикционные [детали машин]; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подшипники, втулки подшипников, буксы для шеек валов [детали машин]; шарниры универсальные, карданные; шкивы [детали машин]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Завод 20.09.2019 подал заявку N 2019747192 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ "вкладыши подшипников [детали машин]; опоры подшипниковые для машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; сепараторы подшипников".

Указанное обозначение зарегистрировано Роспатентом 16.04.2020 с приоритетом от 20.09.2019 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753920 в отношении упомянутых товаров.

Ссылаясь на наличие конкурентных отношений с заводом на дату приоритета спорного товарного знака, на недобросовестную цель при регистрации упомянутого средства индивидуализации, на нарушение такой регистрацией своих прав, общество обратилось с исковым заявлением о признании действий завода по регистрации и использованию данного товарного знака злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

В обоснование своей позиции общество указывало на то, что с 2006 по 2013 год должность директора общества занимал Кузьменко Е.Е., имевший доступ ко всей информации общества, включая коммерческую тайну. В 2019 году Кузьменко Е.Е. зарегистрировал завод с полным фирменным наименованием - общество с ограниченной ответственностью "Самарский подшипниковый завод-4" и с сокращенным фирменным наименованием - ООО "СПЗ-4".

Общество обращало внимание на то, что завод осуществляет аналогичные вид деятельности, связанный с реализацией подшипников, юридический адрес, схожие адрес сайта и адрес электронной почты.

Истец ссылался на наработанную репутацию на рынке подшипниковой продукции, на известность широкому кругу потребителей своего товарного знака "" и настаивал на том, что ответчик зарегистрировал обозначение, сходное с указанным товарным знаком общества и содержащее элемент "СПЗ-4".

В обоснование своего требования общество также приводило доводы об использовании заводом в лице Кузьменко Е.Е. информации о контрагентах, которые с момента учреждения завода прекратили договорные отношения с обществом и стали приобретать продукцию у завода.

Все названные обстоятельства в совокупности, по мнению истца, подтверждают недобросовестность ответчика, его намерение создать у потребителей ложное впечатление, воспользоваться деловой репутацией общества.

Рассмотрев заявленные требования в порядке искового производства, руководствуясь положениями статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктов 7 и 9 статьи 4, части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), разъяснениями, содержащимися в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2), а также подходами, изложенными в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023 (далее - Обзор), суд первой инстанции не нашел оснований для их удовлетворения.

Установив, что общество учреждено 22.12.2006 открытым акционерным обществом "Самарский подшипниковый завод" с долей участия 75% уставного капитала и Кузьменко Е.Е. с долей участия 25%, что с момента учреждения и до 30.05.2013 Кузьменко Е.Е. являлся генеральным директором общества, изучив представленные договоры за период с 2009 по 2013 год, подписанные Кузьменко Е.Е., суд первой инстанции заключил, что Кузьменко Е.Е. был осведомлен о деятельности общества, связанной с реализацией подшипников.

Суд также установил, что в 2019 году Кузьменко Е.Е. учредил (с долей участия 100%) и возглавил как директор завод, который занимается выпуском широкой номенклатуры линейки шариковых, цилиндрических, роликосферических и других подшипников.

Суд первой инстанции указал на наличие конкурентных отношений между заводом и обществом, что сторонами не оспаривалось.

Суд первой инстанции также заключил, что Кузьменко Е.Е. знал о регистрации на имя общества товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141, поскольку именно он подписывал договор на разработку комбинированного товарного знака и документы, связанные с регистрацией последнего.

Кроме того, суд первой инстанции сослался на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2023 по делу N СИП-195/2023 (оставлено без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023), которым предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным ввиду его противоречия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ из-за вероятности смешения с товарным знаком общества по свидетельству Российской Федерации N 422141.

Вместе с тем, исследовав представленные обществом документы (договоры, товарные накладные, универсальные передаточные документы на поставку подшипников, реестры продаж и реестры оплат, справки о реализации готовой продукции), суд пришел к тому выводу, что обществом не подтверждены факты реализации продукции с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141. В связи с этим суд первой инстанции заключил, что такие документы сами по себе не могут подтверждать использование обществом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141 (или соответствующего обозначения до его регистрации в качестве товарного знака) при реализации подшипниковой продукции и, как следствие, не могут подтверждать осведомленность Кузьменко Е.Е. об использовании обществом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141.

Суд первой инстанции также отверг иные доказательства, представленные обществом в подтверждение осведомленности Кузьменко Е.Е. об использовании обществом упомянутого товарного знака.

Что касается довода общества о том, что спорный товарный знак содержит элемент "СПЗ 4", входящий в состав фирменного наименования истца, суд первой инстанции указал, что правовая охрана спорного товарного знака не была признана недействительной на основании положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем доказательства опровержения презумпции соответствия регистрации спорного товарного знака требованиям приведенной нормы не представлены.

При этом в спорный товарный знак буквы "СПЗ" и цифра "4" включены как неохраняемые элементы, а сходство товарных знаков в рамках дела N СИП-195/2023 признано за счет общего впечатления, формируемого всеми элементами сравниваемых обозначений, а не только неохраняемых элементов.

Учитывая недоказанность факта осведомленности Кузьменко Е.Е. об использовании обществом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141 и о формировании в период его использования положительной репутации, суд первой инстанции пришел к выводу о необоснованности позиции истца, указывающего на намерение ответчика воспользоваться репутацией общества при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Суд первой инстанции также указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства, позволяющие сделать однозначный вывод о том, что в связи с регистрацией и использованием ответчиком спорного товарного знака потребительский спрос на рынке подшипников перераспределился в пользу ответчика и истцу причинен ущерб. Равным образом не доказано, что право на спорный товарный знак приобреталось заводом с целью предъявления к иным лицам, включая общество, требований о запрете использования сходных обозначений.

Таким образом, суд первой инстанции заключил, что общество не доказало недобросовестность завода на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве спорного товарного знака.

В отношении требования о признании действий ответчика злоупотреблением правом суд первой инстанции, сославшись на разъяснения, изложенные в пункте 170 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), на положения статьи 10 ГК РФ, указал: завод использовал спорный товарный знак исключительно для индивидуализации собственных товаров, не создавал каких-либо препятствий в ведении предпринимательской деятельности общества с помощью такого товарного знака, следовательно, сама по себе подача заявки, последующая регистрация и использование такого товарного знака способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, не могут быть признаны злоупотреблением правом со стороны завода.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы решения суда первой инстанции о наличии конкурентных отношений между обществом и заводом, а также о применимом праве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных к кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Оспаривая решение суда первой инстанции, завод полагает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, настаивает на том, что завод умышленно разработал и зарегистрировал товарный знак с недобросовестной целью - вызывать смешение средств индивидуализации в глазах потребителей.

Ссылаясь на то, что Кузьменко Е.Е. являлся генеральным директором общества, а затем учредил и возглавил завод, общество полагает, что он не мог не знать о деятельности истца на рынке по продаже подшипников (аналогичном товарном рынке) и об использовании обществом как своего фирменного наименования, так и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 422141.

Общество указывает на известность своего предприятия на рынке подшипников, что подтверждено доказательствами, представленными в материалы дела, в том числе в отношении объемов реализованной продукции.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что, используя товарный знак, в отношении которого велика вероятность смешения с товарным знаком общества, завод действовал вопреки требованиям разумности и добросовестности, создавал смешение с предприятием истца и создал перераспределение рынка в свою пользу.

Общество полагает, что им представлено достаточно доказательств в подтверждение недобросовестности цели завода как на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака и регистрации такого знака, так и при последующем его использовании.

Общество также ссылается на нарушение судом принципов равноправия сторон и состязательности судопроизводства.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу статьи 10.bis. Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В пункте 30 Постановления N 2 разъяснено, что при рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, на извлечение преимущества из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам - конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 этого Закона, статьей 10.bis Парижской конвенции.

В соответствии с нормой части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

На это же указано в пункте 169 Постановления N 10.

Как разъяснено в абзаце шестом упомянутого пункта Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны заявителя, в подобных случаях суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу суд может отказать.

С точки зрения определения намерений при выяснении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак изучению подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

С учетом того что настоящее дело рассматривается в порядке искового производства, действия ответчика, которому истец вменяет совершение акта недобросовестной конкуренции, подлежат исследованию на предмет их добросовестности по отношению к истцу, а не к иным хозяйствующим субъектам (последнее относится к полномочиям антимонопольного органа).

Сформулированные правовые подходы подтверждены позициями, приведенными в Обзоре судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023 (пункты 13, 14, 17 Обзора).

Прежде всего президиум Суда по интеллектуальным правам констатирует: указанные в кассационной жалобе обстоятельства, относящиеся к "клонированию" заводом общества (которые могут быть предметом дела о самостоятельном нарушении антимонопольного законодательства), исходя из предмета настоящего спора могут быть приняты во внимание только в части того, свидетельствуют они или нет о недобросовестной цели при получении спорным товарным знаком правовой охраны.

По существу доводов кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Суд первой инстанции установил наличие между обществом и заводом конкурентных отношений на товарном рынке по продаже подшипников на дату приоритета спорного товарного знака.

Делая вывод об отсутствии осведомленности завода об использовании обществом товарного знака последнего и, как следствие, о неподтвержденности недобросовестной цели регистрации заводом спорного товарного знака, суд первой инстанции не учел, что гражданское законодательство указывает на обязанность участников правоотношений действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ). В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Как разъяснено в пункте 1 Постановления N 25, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Как указывалось, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит прежде всего от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки (пункт 169 Постановления N 10, пункты 14, 15 Обзора).

При недобросовестной конкуренции цель регистрации сходного обозначения направлена на создание преимуществ над конкурентами, что требует установления взаимоотношений между истцом и ответчиком на дату совершения последним действий, направленных на приобретение исключительного права на спорный товарный знак.

Как установлено судом первой инстанции и не оспаривается лицами, участвующими в деле, Кузьменко Е.Е. являлся единоличным исполнительным органом и соучредителем общества, а в последующем - учредителем и генеральным директором завода. Суд также указал, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака Кузьменко Е.Е. знал о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 422141, правообладателем которого является общество. Кроме того, суд первой инстанции отметил, что названный товарный знак и спорный товарный знак сходны и предоставление правовой охраны последнему признано недействительным ввиду его противоречия положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, осуществляя профессиональную деятельность в сфере управления юридическим лицами (компаниями), ведущими деятельность на одном и том же товарном рынке, Кузьменко Е.Е. не мог не знать о состоянии такого рынка, в частности о деятельности самого общества, в том числе на дату приоритета спорного товарного знака. Приведенные фактические обстоятельства участия Кузьменко Е.Е. в деятельности как истца, так и ответчика повышают стандарт заботливости и осмотрительности, которые требовались от завода при добросовестном выборе обозначения для индивидуализации своих товаров.

При указанных фактических обстоятельствах осведомленность завода об использовании обществом товарного знака может предполагаться и она может следовать из совокупности обстоятельств. Анализ информированности завода об использования обществом принадлежащего ему товарного знака в отрыве от того, что директор завода - бывший директор общества, является необоснованным.

Из разъяснений, приведенных в пункте 169 Постановления N 10 и в пункте 17 Обзора, следует, что факт осведомленности об использовании другим лицом обозначения при подаче заявки на регистрацию товарного знака устанавливается с учетом того, насколько широко используется это обозначение, насколько оно оригинально и узнаваемо. Такая вероятность устанавливается в том числе с учетом особенностей самого спорного обозначения: чем более широко оно используется и чем более оно оригинально и узнаваемо, тем меньше вероятность того, что два лица могли начать его использование самостоятельно, независимо друг от друга.

Кроме того, исходя из положений статей 1477, 1481, 1484 ГК РФ целью регистрации товарного знака является индивидуализация товаров в хозяйственной деятельности. При этом под использованием товарного знака понимается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункты 1, 2 статьи 1486 ГК РФ).

При этом правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет в порядке, предусмотренном статьей 1486 ГК РФ.

Таким образом, по общему правилу, регистрация средства индивидуализации осуществляется с целью последующего его использования. Доводов и доказательств того, что деятельность в сфере продажи подшипников обществом не велась, завод не приводил.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции об отсутствии в действиях завода по регистрации и использованию спорного товарного знака признаков недобросовестной конкуренции преждевременны, поскольку не соответствуют обстоятельствам дела и применимым к спорным правоотношениям нормам права.

Суду первой инстанции необходимо исследовать цель, преследуемую заводом, учредителем и генеральным директором которого является Кузьменко Е.Е., при приобретении исключительного права на спорный товарный знак: являлась эта цель добросовестной или она была направлена на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и на причинение убытков обществу исходя из оценки совокупности всех обстоятельств, установленных по делу, в их взаимосвязи.

На основании частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение норм материального права и несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, являются основанием для отмены обжалуемого решения.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Наряду с этим применительно к данным в абзаце пятом пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" разъяснениям о том, что, отменяя судебный акт, суд кассационной инстанции в постановлении вправе указать и на другие нарушения, допущенные судом первой инстанции при рассмотрении дела, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание суда первой инстанции на следующее.

Как разъяснено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

В пункте 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2022) закреплен следующий правовой подход: признание действий лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом невозможно в рамках рассмотрения заявления, содержащего отдельное требование о признании таких действий злоупотреблением правом, а осуществляется при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего возражения.

Таким образом, сформированная высшей судебной инстанцией практика применения законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности исходит из того, что отдельное требование о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом не подлежит рассмотрению в суде.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует выяснить, настаивает ли общество на заявленном им требовании о признании действий завода по регистрации и использованию товарного знака злоупотреблением правом, в зависимости от процессуальной позиции истца - принять обоснованный судебный акт, разъяснить правовые последствия истцу частичного отказа от иска, разрешить вопрос об определении размера государственной пошлины, подлежащей уплате за рассмотрение дела с учетом количества заявленных неимущественных требований, и ее распределении в зависимости от исхода дела (часть 2 статьи 49, статьи 102, 110, 150, 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2023 по делу N СИП-386/2023 отменить.

Дело N СИП-386/2023 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова

Е.В. Деменькова