Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2024 г. по делу N СИП-1214/2023 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения общеизвестным в отношении отдельных товаров для регистрации знаков, поскольку заявителем не представлена совокупность доказательств, являющихся достаточными для признания заявленного обозначения общеизвестным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2024 г. по делу N СИП-1214/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 23 апреля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Кондитерская фабрика "Ударница" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения общеизвестным в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Кондитерская фабрика "Ударница" - Валентик Е.Б., Юшкевич Т.А. (по доверенности от 10.03.2023 N 029-23);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-51/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница" (далее - фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным обозначения "" в отношении товаров 30-го класса "пастила, зефир, зефир в шоколаде" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В обоснование заявленных требований фабрика указывает на то, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям статьи 6.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.; далее - Парижская конвенция) и пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и выводы административного органа противоречит представленным в материалы административного дела доказательствам.

Фабрика отмечает, что является правообладателем серии средств индивидуализации, состоящей из 35 товарных знаков, включающих словесный элемент "Шармель", первая заявка на регистрацию товарного знака из серии "Шармэль" была подана еще в 2002 году, некоторые из товарных знаков уже прекратили свое действие, поскольку представляют собой этикетки, которые уже перестали использоваться и на смену которым пришли этикетки с новым дизайном, но неизменным с 2002 года остается логотип (заявленное обозначение), который нанесен на каждую упаковку зефира, пастилы или мармелада.

Фабрика подвергает сомнению подход Роспатента, в соответствии с которым представленные в подтверждение общеизвестности обозначения доказательства (не только договоры, но и результаты социологического опроса, данные об объемах продаж, копии сертификатов на продукцию, результаты библиографического исследования, данные о проведенных рекламных кампаниях и др.) не были оценены в совокупности, а были исследованы раздельно, в зависимости от даты их составления (количественный критерий).

Фабрика настаивает на том, представленные доказательства подлежали оценке именно в совокупности, поскольку общеизвестность товарного знака должна быть исследована не только на самостоятельно избранную им дату приоритета, но и к моменту подачи данного заявления.

С учетом того, что в 2005 г. была проведена успешная рекламная компания, в результате которой рост продаж составил более 50%, а также, что примерный срок интенсивного использования, после истечения которого можно признать товарный знак общеизвестным, составляет ориентировочно 5 лет, фабрика настаивает на том, что на 01.01.2008 спорное обозначение было уже общеизвестным, а также, что заявитель вправе выбрать любую дату по своему усмотрению.

В связи с этим заявитель настаивает на том, что административный орган провел неполный анализ представленных документов, сославшись лишь на то, что они датированы после испрашиваемой даты, и неправомерно отклонил результаты социологических опросов.

Помимо этого, фабрика обращает внимание на то, что Роспатент уклонился от оценки факта общеизвестности не только на испрашиваемую дату, но и на дату подачи заявления, хотя должен был сделать такой выводы, согласно указаниям Конституционного Суда Российской Федерации.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов фабрики.

Вопреки доводу о доказанности широкой известности спорного обозначения на заявленную дату, Роспатент отмечает, что подавляющее большинство представленных фабрикой договоров поставки, а также товаросопроводительных документов относятся к периоду после даты, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным.

Административный орган обращает внимание на то, что в материалах административного дела имеется лишь три товарных накладных (от 26.06.2006 N 10186, от 14.02.2005 N 84465, от 14.02.2004 N 84466), согласно которым заявитель поставил контрагентам 700 коробок зефира "Шармэль" и 44 коробки зефира "Шармэль"; доказательств, согласно которым приведенный объем поставки является существенным применительно к количеству потребителей испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ и величине спроса на указанную продукцию, в Роспатент не представлено.

По мнению Роспатента, об интенсивном использовании обозначения заявителем "Шармэль" не может свидетельствовать справка об объемах продаж продукции, маркированной обозначением "Шармэль" по регионам, поскольку она является документом, исходящим от заявителя, а содержащиеся в нем сведения не подтверждаются иными имеющимися в материалах дела доказательствами.

Административный орган также утверждает, что интенсивное использование заявителем обозначения "Шармэль" не может подтверждаться и отчетом N 83-2022, выводы которого о доле рынка товаров 30-го класса МКТУ строятся на ответах респондентов, принявших участие в социологическом опросе, а не сопоставительном анализе фактически введенной в гражданский оборот продукции различных изготовителей.

Роспатент подвергает сомнению состоятельность довода о применении лишь количественного критерия при оценке известности спорного обозначения, поскольку в соответствии со сложившейся судебной практикой вывод о широкой известности товарного знака на территории Российской Федерации может быть сделан только в случае, если заявитель доказал интенсивное использование данного обозначения на территории Российской Федерации на заявленную дату; при этом вопрос о соответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ устанавливается на дату подачи заявления лишь в том случае, когда была доказана широкая известность на испрашиваемую дату.

Фабрика представила возражения на отзыв Роспатента.

В судебном заседании 09.04.2024 представители фабрики выступили по существу доводов заявленных требований, просили их удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на него.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, и отзыве на него, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов административного дела, в Роспатент 26.12.2022 от фабрики поступило заявление о признании обозначения "" общеизвестным в отношении товаров 30-го класса "пастила, зефир, зефир в шоколаде" МКТУ.

В подтверждение приобретения обозначением "" широкой известности заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения о серии товарных знаков Заявителя [1];

- сведения об объемах продаж за период 2005 - 2022 гг. [2];

- копии сертификатов на продукцию 2004 - 2022 гг. [3];

- копии договоров с торговыми сетями, дистрибьюторами, с приложениями, дополнительными соглашениями, протоколами разногласий, спецификациями, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными, платежными документами с 2001 по 2022 годы [4];

- результаты социологического опроса, проведенного ФГБУН ИСФНИСЦРАН [5];

- копию протокола осмотра доказательств и пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств [6];

- диск с файлами записей, подтверждающих участие потребителей в соцопросе и пояснительная записка к диску и ссылке на файл [7];

- результаты исследования доли рынка товаров, подготовленный лабораторией социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [8];

- результаты аналитического обзора источников информации 2001 - 2022 гг. [9];

- подборка ссылок на статьи о продвижении бренда "ШАРМЭЛЬ" 2003 - 2022 гг. [10];

- распечатка с сайта www.udarnitsa.ru, 2023 г. [11];

- распечатка с сервиса whois с сайта национального регистратора доменных имен со сведениями о дате регистрации домена, 2023 г. [12];

- копию документа, подтверждающего оплату госпошлины за рассмотрение заявления [13].

Впоследствии заявителем также были представлены дополнительные материалы:

- копии договоров с торговыми сетями, дистрибьюторами, с приложениями, дополнительными соглашениями, протоколами разногласий, спецификациями, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными, платежными документами 2001 - 2022 гг. [14];

- ходатайство о сокращении перечня товаров 30-го класса МКТУ "пастила; зефир; зефир в шоколаде" [15];

- пояснения к заключению, подготовленному Лабораторией социологической экспертизы института социологии ФНИСЦ РАН по результатам социологического опроса, проведенного с 18.07.2022 по 19.08.2022 среди совершеннолетних жителей российской федерации - потребителей кондитерских изделий [16];

- копии договоров с рекламным агентством ЗАО "Бейтс РГВИ Саатчи энд Саатчи Эдвертайзинг", договоры между ЗАО "Бейтс РГВИ Саатчи энд Саатчи Эдвертайзинг" и рекламными агентствами-исполнителями в регионах, актов, счетов, счетов-фактур, платежных документов, отчетов комиссионера (ЗАО "Бейтс РГВИ Саатчи энд Саатчи Эдвертайзинг"), 2001 - 2022 гг. [17];

- копии фотоотчетов о размещении наружной рекламы на рекламных щитах в различных городах Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар) [18];

- договоры на изготовление и размещение стикеров и плакатов в метро (в Москве и Санкт-Петербурге), 2003 - 2004 гг. [19];

- копии фотоотчетов о проведении промоакций в магазинах [20];

- копии документов, подтверждающих размещение рекламы на федеральных телеканалах ОРТ, РТР, СТС, НТВ, Рен-ТВ, ТВ-3, ДТВ, ТНТ, М1 и региональных каналов городов Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, 2003 - 2004 гг. [21];

- копии эфирных справок и графиков фактического размещения рекламы, подтверждающих ее размещение в период 2003 - 2004 годов [22];

- результаты социологического опроса 2006 года ООО "Исследовательский центр Фокус Плюс", копия договора с ООО "Исследовательский центр Фокус Плюс" [23];

- копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 бухгалтерского учета "Готовая продукция" 2003 - 2022 гг. [24];

- копии статистических отчетов [25];

- копии договоров с торговыми сетями [26];

- дополнение к заявлению о признании комбинированного обозначения "Шармэль" общеизвестным товарным знаком [27];

- статьи СМИ со сведениями о снижении уровня покупательской способности [32];

- данные об объемах продаж за 2022 год [28].

Решением от 18.08.2023 Роспатент отказал в удовлетворении заявления фабрики о признании обозначения "" общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 30-го класса "пастила, зефир, зефир в шоколаде" МКТУ.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из отсутствия в представленных обществом материалах доказательств, свидетельствующих о том, что на российском рынке на 01.01.2008, дату с которой заявитель просит признать спорное обозначение общеизвестным, доля рынка кондитерских изделий, в том числе пастилы, зефира и мармелада, пастилы и зефира в шоколаде, под обозначением "Шармэль" составляла в среднем 30%.

Административный орган учел, что заявителем не представлены какие-либо рекламные материалы, свидетельствующие о рекламировании соответствующей продукции, маркированной заявленным комбинированным обозначением, после 2005 года, то есть в период, предшествующий испрашиваемой дате 01.01.2008, активной рекламной компании и, как следствие, роста интереса потребителей к соответствующей продукции общества и расширения круга ее потребителей.

Роспатент также отметил, что факт использования обозначения по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается его общеизвестность, сам по себе не свидетельствует о приобретении таким обозначением статуса общеизвестного товарного знака; при этом многочисленные документы датированы или содержат в своем составе дату позднее испрашиваемой даты; кроме того, такие товары, как пастила в шоколаде и мармелад под заявленным обозначением фабрикой никогда не производились.

Не согласившись с принятым решением и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает права и законные интересы фабрики, последняя обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок фабрикой соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Заинтересованность заявителя в оспаривании решения Роспатента обусловлена принадлежностью ему исключительных прав на серию товарных знаков "Шармэль" по свидетельствам Российской Федерации N 228274 () с приоритетом от 19.06.2002, N 252871 () с приоритетом от 26.02.2003, N 252872 () с приоритетом от 26.02.2003, N 252873 () с приоритетом от 26.02.2003, N 264976 () с приоритетом от 12.02.2003, N 281767 () с приоритетом от 21.03.2003, N 325105 () с приоритетом от 15.06.2005, N 324801 () с приоритетом от 12.09.2005, N 402966 () с приоритетом от 28.01.2009, N 423045 () с приоритетом от 10.12.2009, N 432142 () с приоритетом от 10.12.2009, N 432143 () с приоритетом от 10.12.2009, N 432144 () с приоритетом от 10.12.2009, N 431057 () с приоритетом от 10.12.2009, N 424776 () с приоритетом от 10.12.2009, N 424777 () с приоритетом от 10.12.2009, N 441740 () с приоритетом от 10.12.2009, N 431058 () с приоритетом от 10.12.2009, N 431059 () с приоритетом от 10.12.2009, N 431060 () с приоритетом от 10.12.2009, N 430770 () с приоритетом от 15.12.2009, N 530469 () с приоритетом от 27.02.2013, N 513664 () с приоритетом от 27.02.2013, N 550197 () с приоритетом от 24.12.2013, по международной регистрации N 890584 () с приоритетом от 03.06.2021, а также фактом использования спорного обозначения.

С учетом даты подачи заявления (26.12.2022) законодательство, применимое для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, включает ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

Судебная коллегия также полагает необходимым принять во внимание положения Парижской конвенции и подходы, сформулированные в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.

На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом пункта 2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Из необходимости учета Рекомендаций ВОИС исходит и сам Роспатент (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу N СИП-676/2017).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Коллегия судей принимает во внимание то, что положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат исчерпывающего перечня доказательств, которыми может подтверждаться признание товарного знака общеизвестным. Положения пункта 3 статьи 17 Административного регламента направлены на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, однако приведенный в нем перечень предоставляемых документов также не является исчерпывающим, что следует из самой формулировки указанной нормы, использующей приведенный перечень как примеры возможных документов.

Таким образом, заявитель вправе представлять любые доказательства в подтверждение общеизвестности товарного знака.

Согласно статье 2 Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность и степень использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака; учитываются материалы, отражающие факты успешного осуществления права на товарный знак.

Вместе с тем ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства - члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране - члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Таким образом, все указанные положения и разъяснения направлены на выяснение вопросов использования обозначения, причем использования в отношении товаров определенного лица, то есть в качестве средства его индивидуализации (товарного знака), и при этом такого использования, о котором известно соответствующему потребителю.

В случае если на соответствующую дату использование обозначения не установлено либо речь идет об использовании в ином качестве, либо об использовании, о котором потребителю неизвестно, вывод о приобретении обозначением статуса общеизвестного товарного знака на указанную дату сделан быть не может.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что рассмотрение данного дела производится по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Следовательно, при рассмотрении данного дела суд проверяет не возможность признания заявленного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака как такового, а с учетом положений главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяет только законность проверки, проведенной Роспатентом.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу N СИП-281/2020.

В оспариваемом решении Роспатент действительно признал, что в течение длительного времени фабрика использует обозначение "" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пастила, зефир, зефир в шоколаде".

Вместе с тем Роспатент установил, что большая часть представленных заявителем документов не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение именно на 1 января 2008 г. стало широко известным на территории Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ.

Так, подавляющее большинство представленных заявителем договоров поставки, а также товаросопроводительных документов относятся к периоду после даты, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Относимыми к исследуемому периоду времени являются следующие представленные заявителем документы:

договор поставки от 10.03.2004 N Р-020 с приложением (т.2, л. 78-84; т. 29, л. 110-116);

договор поставки от 12.10.2001 N 247/М (т. 8, л. 114-121; т. 25, л. 91-99);

договор поставки от 01.11.2005 N 20500 с приложением (т. 8, л. 122-131; т. 25, л. 100-109; т. 42, л. 91-99);

договор поставки от 31.12.2006 N 20500 (т. 8, л. 132-137; т. 25, л. 110-115; т. 42, л. 100-106);

договор поставки от 31.12.2007 N 20500 (т. 8, л. 140-148; т. 25, л. 118-126; т. 42, л. 107-112);

договор поставки от 22.03.2007 N 07121 ДП (т. 10, л. 3-23; т. 26, л. 44-63; т. 42, л. 120-140) с дополнительными соглашениями, со счетами-фактурами от 2015 г., с товарными накладными от 2018 г., с платежными поручениями от 2015 г.;

договор поставки от 23.06.2005 N 378-8/е0392 (т. 10, л. 75-84; т. 25, л. 119-121; т. 43, л. 11-13), со счетами-фактурами от 2015 г., с товарными накладными от 2015 г.;

договор поставки от 23.08.2007 N С-1166 (т. 25, л. 122-128; т. 43, л. 14-20) со счетами фактурами от 2015 г.;

договор поставки от 17.05.2006 N 04-0407-2 со спецификациями (т. 10, л. 113-119; т. 42, л. 141-147), со счетами-фактурами и товарными накладными от 2015 г.;

договор поставки от 25.02.2004 N 199/П-04 со спецификациями (т. 10, л. 148-150, т. 11, л. 1-4);

договор поставки от 06.02.2003 N М-050 (т. 14, л. 99-102; т. 29, л. 2-10; т. 43, л. 6-10);

договор поставки от 01.01.2007 N А377 (т. 43, л. 2-6).

Вместе с тем, как верно отметил Роспатент, упомянутые договоры, дополнительные соглашения и приложения к ним свидетельствуют лишь о том, что заявитель принял на себя обязательство поставить различную продукцию по заказу покупателей, и не подтверждают фактическую продажу товаров 30-го класса МКТУ "пастила, зефир, зефир в шоколаде", маркированных заявленным обозначением, до испрашиваемой даты - 01.01.2008.

В материалах административного дела имеется лишь три товарных накладных от 26.06.2006 N 100186, от 14.02.2005 N 84465, от 14.02.2004 N 84466 (т. 42, л. 113-117), согласно которым заявитель поставил контрагентам 748 коробов (в одном коробе 16 упаковок весом 250 гр или 32 упаковки весом 120 гр.), общим весом 3603, 23 кг.

Суд соглашается с административным органом, что приведенный объем поставок не является существенным применительно к количеству потребителей испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ и величине спроса на указанную продукцию. Доказательства иного ни в Роспатент, ни в суд не представлено. При этом коллегия судей также отмечает, что правовая охрана в качестве общеизвестного товарного знака предоставляется обозначению на территории всей Российской Федерации, это предполагает, что заявленное обозначение должно приобрести известность среди потребителей на территории всей Российской Федерации. Однако, по мнению суда, поставки совокупным объемом 3,6 тонны в масштабах рынка кондитерских изделий (в частности зефира и пастилы) на территории Российской Федерации не являются значительными.

Кроме того, коллегия судей отмечает, что на даты указанных товарных накладных фабрика являлась правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом "ШАРМЭЛЬ". Установить каким именно обозначением или товарным знаком маркировалась поименованная в товарных накладных продукция не представляется возможным.

Помимо этого заявитель представил сертификаты соответствия от 10.11.2004, от 12.10.2005, от 30.09.2005, от 07.09.2004, от 28.02.2007, от 07.12.2007, от 18.10.2005, от 26.01.2005, от 07.07.2006, которые действительно относятся к спорной продукции, вместе с тем не подтверждают обстоятельства ее введения в гражданский оборот.

Справки Федеральной службы государственной статистики содержат информацию об объемах произведенных заявителем кондитерских изделий. Однако из указанных справок не следует, что упомянутые в них кондитерские изделия представляли собой испрашиваемые товары 30-го класса МКТУ и были маркированы заявленным обозначением, а не иными средствами индивидуализации заявителя.

Относительно имеющихся в материалах административного дела копий оборотно-сальдовых ведомостей по счету N 43 бухгалтерского учета заявителя необходимо отметить следующее.

В соответствии с Инструкцией N 94н счет N 43 бухгалтерского учета предназначен для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции. Этот счет используется организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную производственную деятельность.

Таким образом, приведенные оборотно-сальдовые ведомости свидетельствуют лишь о том, что упомянутые в данных документах товары находилась на балансе заявителя в качестве готовой продукции.

Однако данными документами бухгалтерского учета не подтверждается, что указанная продукция была поставлена заявителем контрагентам (счета N 45, 90 бухгалтерского учета) и доведена до конечного потребителя.

Также об интенсивном использовании обозначения заявителем "Шармэль" не может свидетельствовать справка об объемах продаж продукции, маркированной обозначением "Шармэль" по регионам, поскольку, как верно отметил Роспатент, названная справка является документом, исходящим от заявителя, а содержащиеся в нем сведения не подтверждаются иными имеющимися в материалах дела доказательствами.

Кроме того, интенсивное использование заявителем обозначения "Шармэль" не может подтверждаться Отчетом N 83-2022, поскольку сам по себе социологический опрос в отсутствие совокупности иных доказательств, не может безусловно свидетельствовать об общеизвестности товарного знака.

Согласно упомянутому отчету, по состоянию на 1 января 2008 года доля рынка продукции заявителя, маркированной обозначением "Шармэль", составила в среднем 30%.

Однако при исследовании названного отчета в совокупности с иными доказательствами (на отсутствие именно такого подхода со стороны Роспатента обращает внимание заявитель), следует вывод, что приведенные в нем результаты не подтверждаются иными имеющимися в материалах административного дела документами, отражающими фактическое использование заявителем обозначения "Шармэль", поскольку из представленных документов не следуют значительные объемы производства и реализации товаров 30-го класса МКТУ под указанным обозначением по состоянию на 1 января 2008 года, которые могли бы обуславливать существенное положение соответствующей продукции на рынке.

Следовательно, выводы, содержащиеся в Отчете N 83-2022, не могут объективно свидетельствовать о том, что товары 30-го класса МКТУ заявителя, маркированные обозначением "Шармэль", занимают существенную долю на рынке соответствующей продукции по состоянию на 1 января 2008 года.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей полагает, что представленные в Роспатент документы не подтверждают интенсивное использование обозначения "Шармэль", в силу которого данное обозначение стало на испрашиваемую дату широко известным среди соответствующих потребителей в отношении товаров 30-го класса МКТУ заявителя.

Заявитель указывает, что Роспатент необоснованно применил количественный критерий при оценке заявленного обозначения, который выражается в необходимости подтверждения интенсивного использования заявленного обозначения на испрашиваемую дату для признания его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Вместе с тем, как прямо следует из положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, товарный знак может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в случае, если он в результате интенсивного использования стал широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Таким образом, вывод о широкой известности товарного знака на территории Российской Федерации может быть сделан только в случае, если заявитель доказал интенсивное использование данного обозначения на территории Российской Федерации на заявленную дату.

На основании изложенного довод заявителя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения руководствовался избыточными критериями при оценке заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, является необоснованным.

Оценив имеющиеся в материалах административного дела документы, касающиеся рекламы продукции заявителя, коллегия судей полагает, что они не могут свидетельствовать о широкой известности обозначения "Шармэль" на 1 января 2008 года в отношении испрашиваемых товаров.

Согласно представленным в материалы административного дела актам и отчетам ЗАО "Бейтс РГВИ" в целях исполнения комиссионных поручений осуществило заказ производства и размещения плакатов, стикеров (баннеров) и рекламных видеороликов под условными наименованиями "Шармэль", "Шармэль Пломбир", "Ударница". Однако из приведенных документов не следует, реклама каких товаров, маркированных обозначением "Шармэль" могла оказываться во исполнение приведенных соглашений.

Кроме того, в Роспатент не представлено доказательств, согласно которым заказанные ЗАО "Бейтс РГВИ" стикеры были фактически произведены, а также были впоследствии где-либо размещены.

Имеющиеся в материалах административного дела фотографии рекламных щитов не содержат информации о дате размещения на них рекламных плакатов. При этом большая часть из приведенных снимков относится лишь к товару 30-го класса МКТУ "зефир в шоколаде".

В материалы административного дела были представлены копии эфирных справок в подтверждение размещения рекламных роликов продукции заявителя в период с 2003 года по 2004 год на телевидении. Вместе с тем из большей части названных документов не усматривается, в отношении каких именно товаров.

Как верно отметил Роспатент, признание обозначения "Шармэль" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ "пастила, зефир, зефир в шоколаде", представляющих собой продукцию широкого потребления (кондитерские изделия), покупка которых является нерегулярной и часто носит спонтанный характер, и потребитель руководствуется, в первую очередь, доступностью необходимой продукции в магазине и не прибегает к детальному осмотрительному анализу таких товаров. При этом соответствующая продукция производится различными производителями.

В связи с этим привлечение внимания потребителей посредством рекламы, которая на постоянной основе акцентирует внимание данных лиц на продукцию, маркированную конкретным обозначением, как и непосредственная доступность такого обозначения могут обуславливать его известность.

Однако из представленных в материалы административного дела документов не следует, что заявителем осуществлялась реклама его продукции, маркированной обозначением "Шармэль", с 2005 года, т.е. на протяжении трех лет до испрашиваемой даты, реклама соответствующей продукции не осуществлялась. Указанное обстоятельство с учетом разнообразия рынка соответствующих товаров 30-го класса МКТУ, невысокими подтвержденными объемами поставок таких товаров именно заявителем в торговые розничные сети, не может свидетельствовать о широкой известности заявленного обозначения потребителям на 1 января 2008 года.

Таким образом, документы, представленные заявителем в подтверждение рекламы продукции, маркированной заявленным обозначением, не могут свидетельствовать о его широкой известности на территории Российской Федерации среди потребителей товаров 30-го класса МКТУ на испрашиваемую дату.

Относительно представленного заявителем в материалы административного дела Заключения N 85-2022 (т. 23, л.д. 2) коллегия судей отмечает.

Указанное заключение подготовлено по результатам аналитического обзора источников информации для определения уровня известности словесного обозначения "Шармэль" в отношении кондитерских изделий, в том числе товаров 30-го класса МКТУ "пастила; зефир; мармелад; зефир в шоколаде; пастила в шоколаде".

Однако значительная часть упомянутых в названном исследовании источников относится к периоду после даты, с которой испрашивается признание заявленного обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Следует отметить, что согласно Заключению N 85-2022 было выявлено 33 статьи из различных средств массовой информации, в котором упоминается обозначение "Шармэль".

Также в Заключении N 85-2022 приведено несколько научных работ в области лингвистики, филологии, экономики и маркетинга, в которых упоминается обозначение "Шармэль".

Вместе с тем приведенные научные работы не адресованы среднему рядовому российскому потребителю испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ. В связи с этим сам факт обнародования данных публикаций не может обуславливать широкую известность заявленного обозначения среди указанных лиц.

Кроме того, содержащиеся в названных научных работах сведения представляют собой частное мнение третьих лиц, не основанное на каких-либо имеющихся в материалах административного дела доказательствах. В связи с этим информация, приведенная в упомянутых научных публикациях, не может подтверждать какие-либо относимые к вопросу широкой известности заявленного обозначения факты.

Принимая во внимание вышесказанное, представленное заявителем в Роспатент Заключение N 85-2022 не может свидетельствовать о широкой известности заявленного обозначения на испрашиваемую дату.

Также заявителем в материалы административного дела представлено Заключение N 65-2022 (т. 22, л.д. 36) подготовленное по результатам социологического опроса с целью определения уровня известности "" по свидетельству Российской Федерации N 264976, тождественного заявленному обозначению, в отношении товаров 30 класса МКТУ "пастила, зефир, мармелад, пастила в шоколаде".

Как следует из выводов, приведенных в Заключении N 65-2022, обозначение "Шармель" ретроспективно было известно большей части респондентов, в том числе на дату 01.01.2008.

Вместе с тем коллегия судей отмечает, что при отсутствии в материалах дала иных доказательств, подтверждающих широкую известность сорного обозначения на испрашиваемую дату, сами по себе результаты социологического исследования не могут быть положены в основу выводов о подтверждении заявителем интенсивного использования заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ на испрашиваемую дату, поскольку указанные обстоятельства должны подтверждаться совокупностью доказательств.

Кроме того, упомянутое заключение подготовлено по результатам социологического опроса, проведенного в период с 18 июля 2022 года по 19 августа 2022 года. Таким образом, результаты данного социологического исследования относятся к периоду после даты, с которое испрашивается признание обозначение "Шармэль" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Коллегия судей отмечает, что данное социологическое исследование, действительно содержит ретроспективные вопросы и соответствующие выводы.

Так, при проведении исследования для определения ретроспективной выборки респондентов опрошенным предлагалось вспомнить 2008 год. В анкете был приведен ряд событий, которые произошли в данный период. После этого респондентов просили сообщить, как бы указанные лица ответили на вопросы относительно восприятия заявленного обозначения, если бы они были заданы по состоянию на 1 января 2008 года.

Вместе с тем с момента проведения анкетирования до вышеуказанной даты прошло более 14 лет, в связи с чем ответы на данные вопросы носят предположительный характер и не могут объективно свидетельствовать о реальном восприятии потребителями заявленного обозначения на испрашиваемую дату.

При этом приведенные вопросы задавались респондентам в 2022 году и ответы были фактически обусловлены восприятием ими заявленного обозначения на дату проведения исследования.

Вместе с тем, подавляющая часть представленных заявителем документов свидетельствует об использовании обозначения "Шармэль" в отношении испрашиваемых товаров 30-го класса МКТУ после 1 января 2008 года (в период с 2008 года по 2022 год, а большая часть доказательств с 2015 года). Указанное обстоятельство с учетом отсутствия в материалах административного дела доказательств, подтверждающих интенсивное использование заявленного обозначения до испрашиваемой даты, очевидным образом могло предопределить ответы участников исследования.

С учетом изложенного результаты вышеуказанного социологического исследования не могут быть признаны объективными.

Принимая во внимание вышесказанное, заявителем не представлено доказательств, согласно которым обозначение "Шармэль" отвечает критериям, предъявляемым к общеизвестным в Российской Федерации товарным знакам именно на испрашиваемую дату - 01.01.2008.

При этом является необоснованным довод заявителя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого решения уклонился от оценки вопроса соответствия обозначения "Шармэль" критериям общеизвестного товарного знака на дату подачи заявления (26 декабря 2022 года).

Как следует разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации, приведенных в пункте 3.3 Определения N 2145-О, согласно пункту 3 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 ГК РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается, в частности, по решению Роспатента в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Приведенные предписания в системном единстве с положениями пункта 1 статьи 1508 ГК РФ исключают признание в качестве общеизвестного товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) хотя и отвечавшего ранее признакам общеизвестного товарного знака, но переставшего им соответствовать на момент подачи его правообладателем заявления о признании данного товарного знака (обозначения) общеизвестным.

Следовательно, правообладатель товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) обязан вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату приоритета, но и к моменту подачи данного заявления.

Таким образом, из приведенных разъяснений следует, что вопрос соответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ устанавливается Роспатентом на дату подачи заявления о признании его общеизвестным товарным знаком в том случае, если указанное обозначение было признано широко известным на испрашиваемую дату.

Вместе с тем, как отмечалось ранее, представленные в материалы административного дела доказательства не подтверждают соответствие заявленного обозначения критериям общеизвестного товарного знака. В связи с этим вопрос соответствия данного обозначения указанным требованиям на дату подачи АО "Ударница" заявления 26 декабря 2022 года не подлежал исследованию Роспатентом.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фабрикой не представлена совокупность доказательств, являющихся достаточными для признания заявленного обозначения "" общеизвестным на дату 01.01.2008 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "пастила, зефир, зефир в шоколаде".

Выводы административного органа сделаны при правильном применении норм материального права и методологических подходов, определяющих установление либо отсутствие различительной способности обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Основаниями для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (абзац первый статьи 13 ГК РФ, абзац первый пункта 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта (действий, бездействия) недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение упомянутым актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта (действий, бездействия) закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, оспариваемый ненормативный правовой акт (действия, бездействие) не может быть признан недействительным (незаконным).

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "Кондитерская фабрика "Ударница" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.08.2023 об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения общеизвестным в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Р.В. Силаев