Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2024 г. N С01-543/2024 по делу N А40-171126/2023 Суд отменил судебные акты по делу о защите исключительного права на товарный знак в части взыскания судебных расходов на фиксацию правонарушения, дело в данной части направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку довод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства несения истцом расходов (издержек) в заявленном размере имеет существенное значение для правильного разрешения вопроса о распределении таких расходов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2024 г. N С01-543/2024 по делу N А40-171126/2023

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Лапшиной И.В., рассмотрев в судебном заседании, проводимом в соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без вызова сторон, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Королевой Надежды Николаевны (ОГРНИП 317774600321329) на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023, принятые в порядке упрощенного производства по делу N А40-171126/2023, по иску общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (ул. Боткинская, д. 15А, корп. 1, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1027801539083) к индивидуальному предпринимателю Королевой Надежде Николаевне о защите исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Королевой Надежде Николаевне о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере 62 500 рублей.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы Королева Н.Н. ссылается на то, что суды первой и апелляционной инстанций неправомерно удовлетворили исковые требования, поскольку лицензионный договор от 11.08.2021, на основании которого истцом рассчитана сумма компенсации, не мог быть взять за основу при определении размера компенсации, поскольку факт реализации спорного товара установлен 04.04.2021, то есть до заключения указанного договора.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы приходит к выводу, что на момент совершения нарушения (04.04.2021) сумма в размере 62 500 рублей не являлась суммой, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что судами не могла быть взыскана стоимость фиксации правонарушения, поскольку истцом не было представлено доказательств реального несения расходов на фиксацию правонарушения.

Истец отзыв на кассационную жалобу не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных указанной статьей.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационной жалобы предпринимателя суд не усматривает. В силу части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационной жалобы по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак "ZINGER" по свидетельству Российской Федерации N 266060, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров и услуг 6, 8, 14, 21, 26, 35 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе товаров - "бритвы; бритвы электрические; кусачки для ногтей [электрические или неэлектрические]; кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; кусачки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрических; наборы педикюрных инструментов; ножевые изделия; ножницы для ногтей [электрические или неэлектрические]; ножницы; ножницы механические для стрижки волос [ручные инструменты]; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей [электрические или неэлектрические]; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; режущие инструменты; щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы".

В торговой точке, расположенной по адресу: г. Троицк, ул. Солнечная, д. 9, м-н "Хозмаг" 04.04.2021 был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от Кузнецовой Н.Н. товара - маникюрные инструменты, имеющего технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 04.04.2021 года, а также спорным товаром и видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца.

Учитывая, что ответчиком допущены нарушения исключительных прав истца, заявлены требования о взыскании компенсации в общем размере 62 500 рублей.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта нарушения исключительных прав ответчиком, обоснованности требования о взыскании компенсации в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что факт нарушения ответчиком права истца на товарный знак путем реализации контрафактного товара подтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств, что ответчиком не оспаривается, в связи с чем законность этих судебных актов в данной части не проверяется, суд рассматривает дело в пределах доводов кассационной жалобы.

В рассматриваемом случае истцом избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (двукратном размере стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата за использование права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060).

Размер компенсации за нарушение прав истцом определен следующим образом: за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060 в размере двукратной стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата (истца) по лицензионному договору от 11.08.2021 (750 000 / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев х 2 = 62 500 рублей).

Довод подателя кассационной жалобы о том, что лицензионный договор заключен позже приобретения спорного товара, признается судом несостоятельным, поскольку предоставление лицензионных договоров в обоснование размера компенсации является обоснованием того, что при сравнимых обстоятельствах такая сумма обычно взимается за правомерное использование товарного знака независимо от момента совершения правонарушения и заключения лицензионного договора.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Примененный судами первой и апелляционной инстанций алгоритм определения цены не противоречит положениям пункта 3 статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Указанный лицензионный договор является действительным, о его фальсификации в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицами, участвующими в деле, не заявлялось, контррасчет размера компенсации ответчиком в материалы дела представлен не был, как и иные лицензионные договоры или сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака. Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о необоснованности выводов судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для возмещения истцу за счет ответчика судебных расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 рублей.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы судов о доказанности несения истцом издержек на фиксацию правонарушения (на сбор доказательств) не соответствуют собранным по делу доказательствам.

Как разъяснено в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

При данных обстоятельствах довод ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства несения истцом расходов (издержек) в размере 8 000 рублей имеет существенное значение для правильного разрешения вопроса о распределении таких расходов.

Из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, на основании каких доказательств истца суды пришли к выводу о несении им издержек в указанном размере.

Поскольку суд кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями на установление фактических обстоятельств дела и оценку доказательств, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу в части распределения судебных расходов истца на фиксацию правонарушения (в составе 8 546 рублей, указанных в резолютивной части судебного решения) подлежат отмене с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо дать оценку доводу ответчика о недоказанности истцом факта несения судебных расходов, заявленных к возмещению, установить и исследовать все существенные для правильного разрешения вопроса о распределении судебных издержек обстоятельства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также надлежит распределить понесенные заявителем кассационной жалобы расходы за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2023 по делу N А40-171126/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023 по тому же делу отменить в части взыскания с индивидуального предпринимателя Королевой Надежды Николаевны (ОГРНИП 317774600321329) 8 000 рублей судебных расходов на фиксацию правонарушения (в составе 8 546 рублей, указанных в резолютивной части судебного решения).

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суда города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 18.10.2023 по делу N А40-171126/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2023 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

И.В. Лапшина