Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2024 г. по делу N СИП-638/2023 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое его использование, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2024 г. по делу N СИП-638/2023

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 29 мая 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисова Ю.В.,

судей - Булгаков Д.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аториным Р.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ул. Калиновская, д. 40, пом. 1, ком. 23, г. Кострома, 156013, ОГРН 1134401002669) к иностранному лицу KEF Celestion Corporation (P.O. Box 709, Floor 2, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215166 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" - Степанова М.М. (по доверенности от 16.06.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу KEF Celestion Corporation (далее - иностранное лицо) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215166 (далее - спорный товарный знак, спорное средство индивидуализации) вследствие его неиспользования в отношении части товаров 9-го класса "приборы и инструменты электрические, фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений" (далее - спорные товары, спорные рубрики) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Истец полагает, что имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215166, поскольку имеет реальные намерения использовать обозначение, сходное со спорным товарным знаком, для индивидуализации однородных товаров 9-го класса МКТУ.

Общество также указывает на высокую степень сходства спорного товарного знака и обозначения, заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака, на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, из которого следует, что административный орган не заинтересован в исходе спора, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 29.05.2024 представитель истца поддержал заявленные требования, просил досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении спорных товаров.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

При этом судебной коллегией учитывается следующее.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

В целях надлежащего уведомления ответчика о настоящем судебном процессе судом предпринята попытка его извещения по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), в соответствии с которыми Судом по интеллектуальным правам был направлен 04.10.2023 запрос о вручении документа с приложенной к нему копией определения Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2023 по делу N СИП-638/2023, составленный в соответствии с положениями Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15.11.1965, иностранному лицу KEF Celestion Corporation по адресу: P.O. Box 709, Floor 2, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands.

Ответ на указанный запрос, направленный компетентному органу Каймановых островов - The Clerk of the Courts (ШПИ RO061193772RU), в Суд по интеллектуальным правам не поступил. Между тем согласно сведениям, размещенным в сервисе "Почта России", почтовая корреспонденция была вручена адресату 23.11.2023, о чем свидетельствует вернувшееся уведомление.

Также судебная корреспонденция направлена 04.08.2023 ответчику напрямую по известному суду юридическому адресу: 709, P.O. BOX 709, Floor 2, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands, KEF Celestion Corporation (ШПИ RO061188018RU). Почтовая корреспонденция возвращена из-за истечения сроков хранения 10.05.2024.

Кроме того, судебная корреспонденция направлена 04.10.2023 ответчику напрямую по вышеуказанному адресу. Согласно сведениям, размещенным в сервисе "Почта России", почтовая корреспонденция была вручена адресату 23.11.2023, о чем свидетельствует вернувшееся уведомление.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 Конвенции.

Частью 2 статьи 15 Гаагской конвенции предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Поскольку с момента направления судебного поручения в компетентный орган Каймановых островов до даты проведения судебного заседания, в котором дело рассматривается по существу, прошло больше шести месяцев, судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом приняты исчерпывающие меры по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в деле в качестве ответчика.

Последующее отложение судебных заседаний приведет к неоправданному затягиванию рассмотрения дела и нарушению процессуальных прав участвующих в деле лиц.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 215166, зарегистрированный 21.06.2002 в отношении следующих товаров 9-го класса МКТУ (с учетом последующего сокращения правообладателем перечня рубрик): "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; огнетушители.".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении спорных товаров, а также на неиспользование правообладателем спорного товарного знака в отношении этих товаров, истец 01.04.2023 обратился к ответчику с предложением заключить договор отчуждения исключительного права на спорный товарный знак или обратиться в Роспатент с заявлением о добровольном отказе от прав на спорное средство индивидуализации.

Не получив согласия на отчуждение исключительного права на спорный товарный знак, а также в связи с необращением правообладателя в Роспатент с заявлением об отказе от прав на него, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 30.06.2023 обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, заслушав мнение представителя истца, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением, направленным правообладателю 01.04.2023.

Рассматриваемое исковое заявление подано в суд 30.06.2023, то есть с соблюдением установленного законом срока.

Факт направления ответчику досудебного предложения урегулировать спор ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака". Вместе с тем, в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом представлены на материальном носителе и в электронном виде документы, в частности: документы: копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2021771991; распечатка сведений о заявке N 2021771991; распечатка сведений о деятельности истца в сети Интернет; документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

В регистрации заявленного обозначения отказано, поскольку установлено наличие сходного спорного товарного знака.

Судебная коллегия также принимает во внимание доказательства истца, представленные в материалы дела, указывающие на вид его деятельности и реализацию им электронной техники.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают совершение истцом ряда подготовительных действий для реализации товаров 9-го класса МКТУ, однородных спорным товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака.

Сходство обозначения "UNIC" со спорным товарным знаком "" обусловлено тем, что они являются словесными и состоят из словесных элементов "UNIC"/ "Uni-Q", которые обладают высокой степенью сходства по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Исследовав вопрос об однородности товаров (реализуемых истцом и в отношении которых планируется осуществление деятельности по вводу в гражданский оборот) спорным товарам 9-го класса МКТУ (для которых зарегистрирован спорный товарный знак) коллегия судей приходит к выводу об их однородности, поскольку они относятся к одной родовой категории, имеют общее назначение, общий круг потребителей, обладают свойством взаимозаменяемости и взаимодополняемости (степень однородности оценивает как высокую).

Кроме того, сходство обозначений и однородность товаров не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров (что обусловливает вероятность их смешения в гражданском обороте). Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215166 в отношении спорных рубрик.

Установив заинтересованность истца в досрочном прекращении охраны спорных товарных знаков, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса об их использовании ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (01.04.2023), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 01.04.2020 по 31.03.2023 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака в отношении спорных товаров суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении спорных рубрик, так же как и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по данному основанию.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров 9-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ОГРН 1134401002669) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215166 в отношении части товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "приборы и инструменты электрические, фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений" вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица KEF Celestion Corporation (P.O. Box 709, Floor 2, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1107, Cayman Islands) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ОГРН 1134401002669) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Борисова Ю.В.

Судья

Булгаков Д.А.

Судья

Погадаев Н.Н.