Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2024 г. N С01-949/2024 по делу N А40-146292/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку преждевременные выводы судов об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и спорного товарного знака и об отсутствии однородности услуг привели к немотивированным выводам об отсутствии вероятности смешения спорных обозначений в гражданском обороте

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2024 г. N С01-949/2024 по делу N А40-146292/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Оськиной К.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" (ул. Красная, д. 74, кв. 8,8/1, г. Краснодар, 350000, ОГРН 1122310003166) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2023 по делу N А40-146292/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2024 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" к Вольневичу Даниилу Анатольевичу (Москва) и обществу с ограниченной ответственностью "ИСТ Поинт" (наб. Пресненская, д. 12, этаж/пом 11/10, Москва, 123112, ОГРН 1127746544353) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" - Коростелева К.В. (по доверенности от 21.07.2022, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от Вольневича Даниилы Анатольевича - Романовский А.А. (по доверенности от 12.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "ИСТ Поинт" - Глушков Н.А. (по доверенности от 06.06.2024).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" (далее - общество "Ндфлка.РУ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Вольневичу Даниилу Анатольевичу о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 762308 (далее - спорный товарный знак), судебных расходов.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2023 в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "ИСТ Поинт" (далее - общество "ИСТ Поинт"). При этом истец указал требования к каждому из ответчиков, изменив в том числе их размер в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

- запретить Вольневичу Д.А. использовать спорный товарный знак и сходные с ним обозначения "taxconcierge" и "tax-concierge" в доменных именах taxconcierge.ru и tax-concierge;

- обязать Вольневича Д.А. и общество "ИСТ Поинт" опубликовать в полном объеме вступивший в законную силу судебный акт, которым будет закончено рассмотрение настоящего дела по существу, в печатном СМИ газете "Коммерсантъ" (свидетельство СМИ ПИ N ФС 77 - 76924) в течение 30 календарных дней со дня вступления указанного судебного акта в законную силу;

- взыскать с Вольневича Д.А. в пользу общества "Ндфлка.РУ" компенсацию за нарушения исключительного права на спорный товарный знак в размере 10 000 рублей;

- взыскать с общества "ИСТ Поинт" в пользу общества "Ндфлка.РУ" компенсацию за нарушения исключительного права на спорный товарный знак в размере 9 891 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2024, исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Ндфлка.РУ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Истец полагает, что обжалуемые решение и постановление приняты судами с существенным нарушением норм материального и процессуального права, выводы судов о применении норм материального права не соответствуют представленным в дело доказательствам.

Суд первой инстанции необоснованно применил статью 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении исковых требований, а вывод суда о неиспользовании истцом спорного товарного знака противоречит материалам дела.

Кроме того, по мнению кассатора, судами произвольно "сокращено" основание предъявленного иска и не исследованы обстоятельства использования ответчиками обозначений, тождественных товарному знаку истца.

Суды в отсутствие ходатайства истца об изменении основания иска к Вольневичу Д.А. "исключили" из основания иска, в частности обстоятельства использования данным ответчиком тождественного со спорным товарным знаком обозначения "Налоговый консьерж", а также обозначений "Первый налоговый консьерж" и "сервис Налоговый консьерж".

Общество "Ндфлка.РУ" полагает, что судами не учтено признание Вольневичем Д.А. факта нарушения, добровольное прекращение ответчиками большей части нарушений, отказ от обжалования судебных актов о принятии предварительных обеспечительных мер, которые вводятся при доказанности факта нарушения.

Кроме того, кассатор указывает на противоречивое поведение ответчиков, изменение их правовой позиции в процессе рассмотрения настоящего спора.

Общество "Ндфлка.РУ" настаивает, что аффилированные ответчики использовали серию обозначений, представляющих собой различные варианты написания словосочетания "Налоговый консьерж": тождественное, в сочетании с иными элементами, на английском языке, в транслитерации.

Сходство вышеуказанных обозначений с товарным знаком истца, по мнению кассатора, очевидно для ответчиков, поскольку после получения претензии Вольневич Д.А. устранил все нарушения (кроме доменного нарушения, которое он не мог устранить в связи с принятыми судом предварительными обеспечительными мерами).

Как отмечает податель кассационной жалобы, судами также нарушена методология определения степени сходства спорных обозначений, определения вероятности смешения их в сознании потребителей, а также нарушена методология оценки однородности услуг.

Суд апелляционной инстанции в результате неправильного применения норм статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал результаты опроса потребителей недопустимым и неотносимым доказательством.

По мнению истца, вывод судов о прекращении Вольневичем Д.А. нарушения в отношении доменных имен и об отсутствии оснований для запрета ответчику использовать товарный знак в доменных именах основан на неверном применении судами подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

Таким образом, кассатор полагает, что им доказаны все обстоятельства, необходимые для удовлетворения иска о защите исключительного права на спорный товарный знак.

В Суд по интеллектуальным правам от общества "ИСТ Поинт" поступил отзыв на кассационную жалобу, согласно которому оно полагает, что судами обоснованно применена статья 10 ГК РФ, поэтому кассационная жалоба истца удовлетворению не подлежит.

В суд поступил также отзыв от Вольневича Д.А., в котором он указывает, что обжалуемые решение и постановление являются законными и обоснованными.

Представитель истца в судебном заседании 11.06.2024 поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители ответчиков не усматривали оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и на наличие безусловных оснований для отмены судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Ндфлка.РУ" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 762308 (дата приоритета - 16.12.2019), зарегистрированного в отношении услуг 35, 36 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Вольневич Д.А. является администратором доменных имен taxconcierge.ru и tax-concierge.ru.

С использованием сайтов taxconcierge.ru и tax-concierge.ru предлагаются и оказываются следующие услуги: "ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчетности, защита интересов от лица налогоплательщиков, снижение налогового давления".

Для индивидуализации указанных выше услуг на сайтах taxconcierge.ru и tax-concierge.ru используются тождественные и сходные со спорным товарным знаком обозначения "Налоговый консьерж", "Первый налоговый консьерж", "сервис Налоговый консьерж", "Tax Concierge Service", "Tax Concierge". Доменные имена taxconcierge.ru и tax-concierge.ru также являются сходными с товарным знаком "Налоговый Консьерж".

В период с 14.07.2020 по 08.07.2022 общество "ИСТ Поинт" осуществляло предпринимательскую деятельность под фирменными наименованием "общество с ограниченной ответственностью "Такс Консьерж Сервис" (далее - общество "Такс Консьерж Сервис").

Обозначение "Такс Консьерж Сервис" в написании на латинице использовалось на сайтах Вольневича Д.А.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) видами деятельности общества "Такс Консьерж Сервис" (общества "ИСТ Поинт") являются в том числе:

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;

- деятельность по проведению финансового аудита;

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Истцом в адрес Вольневича Д.А. направлена претензия о незаконном использовании спорного товарного знака. После получения претензии ответчик устранил нарушение исключительного права на спорный товарный знак на сайтах taxconcierge.ru и taxconcierge.ru, но не передал истцу права администрирования указанных доменных имен.

Общество с ограниченной ответственностью "Ндфлка.РУ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Вольневичу Д.А. о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 762308. Судом первой инстанции в качестве соответчика привлечено общество "ИСТ Поинт".

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд первой инстанции признал исковое заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению, не установил нарушения ответчиками исключительного права истца на спорный товарный знак.

Суд первой инстанции счел установленным и исходил из того, что общество "ИСТ Поинт" не нарушало исключительное право истца по причине отсутствия сходства товарного знака с его фирменным наименованием, отсутствия вероятности смешения при использовании фирменного наименования с товарным знаком в отношении услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Суд первой инстанции также указал, что Вольневич Д.А. прекратил использование доменных имен после получения досудебной претензии.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, оставил принятое им решение без изменения.

Суд апелляционной инстанции также указал, что представленные обществом "Ндфлка.Ру" в материалы дела доказательства (рецензия, лингвистическое заключение) не отвечают критериям объективности и обоснованности, представленный опрос является недопустимым и неотносимым доказательством.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзывах на нее, заслушав мнение представителей истца и ответчиков, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 1 статьи 1373 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Как верно отмечает заявитель кассационной жалобы, суды в нарушении требований процессуального законодательства в отсутствие ходатайства истца об изменении основания иска исключили из основания иска обстоятельства использования Вольневичем Д.А. обозначения "Налоговый консьерж", тождественного спорному товарному знаку, а также обозначений "Первый налоговый консьерж" и "сервис Налоговый консьерж" (фактически "сокращено" основание предъявленного искового заявления, а также не исследованы обстоятельства использования ответчиком обозначения, тождественного спорному товарному знаку).

Между тем, как указывало общество "Ндфлка.РУ" в исковом заявлении и отражено в описательной части судебных актов, ответчики использовали обозначения, связанные между собой словесным элементом "налоговый консьерж" в различных вариантах написания: на кириллице, на латинице или в транслитерации: "Налоговый консьерж", "сервис Налоговый консьерж", "Первый налоговый консьерж", "Tax Concierge", "tax-concierge.ru", "taxconcierge.ru", "Tax Concierge Service", "ООО "Такс Консьерж сервис", "Общество с ограниченной ответственностью "Такс Консьерж сервис".

Заслуживают внимания и аргументы подателя кассационной жалобы о нарушении судами методологии, установленной в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за N 38572), вступивших в действие 31.08.2015.

Например, при анализе признаков семантического сходства обозначений и товарного знака истца судами в сравниваемых обозначениях не выявлены элементы, на которые падает логическое ударение, не проанализировано наличие/отсутствие подобия заложенных в обозначения понятий, идей, не учтено значения обозначений в разных языках.

Судебная коллегия указывает, что судами нарушена и методология установления однородности услуг, поскольку однородность услуг, указанных обществом "Ндфлка.РУ" в основании иска (оказываемых ответчиками до направления досудебного предложения), с услугами из перечня спорного товарного знака судами не исследовалась. Суды сравнили услуги, фигурирующие на сайте истца, с услугами, которые предлагались на сайте ответчика уже в момент рассмотрения дела.

Преждевременные выводы судов об отсутствии сходства (и сделанные в отношении далеко не всех обозначений, используемых ответчиками) сравниваемых обозначений и спорного товарного знака и об отсутствии однородности услуг привели к немотивированным выводам об отсутствии вероятности смешения спорных обозначений в гражданском обороте.

Судами оставлено без должного внимания то, что Вольневич Д.А. признал факт нарушения, добросовестно прекратил большую часть нарушений, что подтверждается его позицией, изложенной в отзыве на исковое заявление.

Выводы судов о злоупотреблении истцом правом ввиду якобы неиспользования им спорного товарного знака (статья 10 ГК РФ) противоречат обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, в отсутствие надлежащей оценки представленных истцом скриншотов сайта (на которых в течение нескольких лет размещалась публичная оферта об оказании услуг под соответствующим брендом).

Кроме того, в материалы дела представлены доказательства того, что в рамках оказания услуг под товарным знаком "Налоговый консьерж" истец является официальным партнером публичного акционерного общества "Сбербанк" и акционерного общества "Альфа-банк".

В нарушение норм части 1 статьи 162 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судами не дана оценка указанным выше доказательствам, а в решении суда первой инстанции, применившего статью 10 ГК РФ, не приведены мотивы, по которым суд отклоняет данные доказательства.

Таким образом, поскольку при вынесении решения и постановления судами первой и апелляционной инстанций допущены существенные нарушения норм материального права, которые могли повлиять на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, сделать надлежащий вывод об отсутствии или наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2023 по делу N А40-146292/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2024 по тому же делу отменить.

Дело N А40-146292/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев