Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2024 г. по делу N СИП-298/2024 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров, а ответчик не доказал его использование в отношении такой части товаров, для которых спорный знак зарегистрирован, а равно не доказал существование в исковой период обстоятельств, объективно препятствующих его использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2024 г. по делу N СИП-298/2024

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 19 августа 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борзило Е.Ю., Пашковой Е.Ю.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Яковлевой П.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Office C18/F EGL TOWER 83 Hung to Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) к обществу с ограниченной ответственностью "Олмас-Колор" (ул. Кораблестроителей, д. 36/1, кв. 342, Санкт-Петербург, 199155, ОГРН 1157847234192) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 769160 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED - Репников А.В. (по доверенности от 29.07.2022), посредством веб-конференции.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Олмас-Колор" (далее - общество) о досрочном прекращении вследствие неиспользования правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 769160.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, надлежаще извещенный о начале судебного процесса по данному делу с его участием, а также о времени и месте судебного заседания, в т.ч. посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети Интрнет, в картотеке арбитражных дел, отзыв на иск не представил, явку своего представителя не обеспечил, что в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания.

Роспатент в отзыве, представленном на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 769160 зарегистрирован 29.07.2020 на имя общества с приоритетом правовой охраны от 18.11.2019 в отношении следующих товаров:

2-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "краски; краски акварельные; краски алюминиевые; краски антикоррозийные; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски влагостойкие; краски водоотталкивающие; краски водостойкие; краски герметизирующие; краски для древесины; краски для ткани; краски интерьерные; краски клеевые; краски малярные; краски масляные; краски огнестойкие; краски смешанные; краски типографские; краски флуоресцентные; краски эмалевые; покрытия [краски]; краски для автомобильной промышленности; краски для бетонных покрытий; краски для декоративно-прикладных целей; краски для керамических изделий; краски для керамической промышленности; краски для мебельной промышленности; краски для моделей самолетов; краски для наружных работ; краски для промышленного оборудования и машин; краски для художественных целей; краски масляные для творчества; краски типографские для клиширования; краски типографские металлические; покрытия [краски] для древесины";

3-го класса МКТУ "средства чистящие для духовок, печей; средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие для любых целей; средства чистящие для мусорных баков; средства чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; средства чистящие для шин и колес наземных транспортных средств; косметика декоративная; косметика для кожи; косметика для лица; косметика для личного пользования; красители косметические; кремы косметические; лосьоны косметические; маски косметические; масла косметические; средства косметические";

24-го класса МКТУ "текстиль и его заменители; белье постельное; белье для бытового использования; портьеры, занавесы, плотные шторы; занавески";

25-го класса МКТУ "одежда; обувь; уборы головные".

Компания, полагая, что общество не использует указанный товарный, знак обратилось в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к правообладателю с предложением от 08.12.2023 (направлено по почте 18.12.2023) о выдаче письма-согласия на регистрацию на имя компании товарного знака "Dyson home" по заявке N 2022738223, которой Роспатентом был противопоставлен товарный знак общества.

Отсутствие ответа общества на указанное предложение компании послужило для последней основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака общества полностью вследствие его неиспользования правообладателем.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы истца, выслушав в судебном заседании его представителя, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 08.12.2023 о представлении письма-согласия на регистрацию товарного знака истца, почтовыми квитанциями о его отправке обществу 18.12.2023 по адресам, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания и Едином государственном реестре юридических лиц. Общество на указанное предложение заинтересованного лица не ответила.

Соблюдение досудебного порядка ответчиком не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункта 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал, что он осуществил подготовительные действия по вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации различных товаров под обозначением "Dyson home", в т.ч. заключил договоры с российскими юридическими лицами посредством которых намерен вводить продукцию в гражданский оборот, а также обратился в Роспатент с заявкой N 2022738223 на регистрацию на имя компании товарного знака "Dyson home" в отношении широкого перечня товаров 3, 7, 8, 11, 14, 18, 21, 25 и 28-го классов МКТУ, которой Роспатентом противопоставлен, в т.ч. вышеуказанный товарный знак общества в отношении товаров 3 и 25-го классов МКТУ.

В подтверждение осуществления реальной подготовки к использованию обозначения при вводе товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации компания представила следующие документы: договор сотрудничестве и совместной деятельности с обществом с ограниченной ответственностью "МИЛЛИОН ТОВАРОВ" от 21.04.2021; декларацию о соответствии N РОСС RU Д-HK.РА02.В.04519/21; УПД со счёт-фактурой N 280721-001 от 28.07.2021, N 130921-001 от 13.09.2021, N 060921-001 от 06.09.2021; договор сотрудничестве и совместной деятельности с обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР" от 27.04.2021; договор производственного подряда N ПП-РТЭ-12/07 от 12.07.2021 между обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР" и обществом с ограниченной ответственностью "РусТабЭкспорт"; договор поставки N ПП-ЕТ-23/12 от 23.12.2020 между обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР" и обществом с ограниченной ответственностью "ЕвроТек"; договор подряда N ПП-НК-21/12 от 21.12.2021 между обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР" и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Натур Косметикс"; свидетельства N RU.78.01.05.015.E.000443.05.14, N RU.78.01.05.015.E.000444.05.14, N RU.78.01.07.015.E.000451.05.14, N RU.23.KK.08.015.E.000742.06.14, N RU.23.KK.08.015.E.000744.06.14, N RU.78.01.05.015.E.000347.04.15, N RU.78.01.05.015.E.000348.04.15, N RU.23.KK.08.015.E.000190.02.1618; УПД со счёт-фактурой N 140921-001 от 14.09.2021, N 261021-004 от 26.10.2021, N 271021-001 от 27.10.2021, N 141021-001 от 14.10.2021, N 291121-008 от 29.11.2021, N 150921-003 от 15.09.2021, N 050721-001 от 05.07.2021.

Из указанных документов и факта подачи заявки N 2022738223 на регистрацию товарного знака, признанного Роспатентом сходным до степени смешения с товарным знаком ответчика, усматривается факт принятия истцом мер к началу использования такого обозначения в отношении товаров 2, 3 и 25-го классов МКТУ.

С учетом изложенного в отношении указанных классов товаров истец является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В то же время суд не усматривает оснований для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 24-го класса МКТУ "текстиль и его заменители; белье постельное; белье для бытового использования; портьеры, занавесы, плотные шторы; занавески", для которых он зарегистрирован, поскольку истец не доказал осуществление деятельности по вводу в гражданский оборот указанных товаров либо товаров однородных им, а также подготовку к осуществлению такой деятельности.

Довод истца о том, что товары 24-го класса МКТУ "текстиль и его заменители; белье постельное; белье для бытового использования; портьеры, занавесы, плотные шторы; занавески", для которых зарегистрирован товарный знак ответчика, являются однородными товарам "триммеры для одежды; гладильные станции; сушилки для белья; одежда", ввод которых в оборот вышеупомянутыми контрагентами истца подтверждается УПД со счёт-фактурой N 261021-004 от 26.10.2021, N 291121-008 от 29.11.2021, N 271021-001 от 27.10.2021, N 150921-003 от 15.09.2021, N 060921-001 от 06.09.2021 и декларацией о соответствии N РОСС RU ДНК.РА02.В.04519/21, подлежит отклонению как несостоятельный.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

То обстоятельство, что триммеры для одежды, гладильные станции, сушилки для белья используются в быту и на производстве для обработки (обслуживания) текстиля и его заменителей, белья постельного, белья для бытового использования, портьер, занавесов, штор и занавесок само по себе не свидетельствует об их однородности согласно вышеприведенным критериям.

С учетом тех же критериев суд не усматривает оснований для вывода об однородности текстиля и его заменителей, белья постельного, белья для бытового использования, портьер, занавесов, штор и занавесок с одеждой.

Судом также принято во внимание, что Роспатентом заявке истца не был противопоставлен спорный товарный знак ответчика в отношении товаров 24-го класса МКТУ.

Указанное свидетельствует, о наличии у истца права на иск по статье 1486 ГК РФ в отношении лишь части рубрик, для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (18.12.2023) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 18.12.2020 по 17.12.2023 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товаров, услуг в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака (знака обслуживания), так и связанные с введением товаров (услуг) в гражданский оборот, то есть с доведением их до потребителя (услугополучателя).

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех рубрик МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Ответчик не заявил в рамках данного дела об использовании спорного товарного знака в трехлетний период доказывания и доказательств возможного использования не представил.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров, а ответчик не доказал его использование в отношении такой части товаров, для которых спорный знак зарегистрирован, а равно не доказал существование в исковой период обстоятельств, объективно препятствующих его использованию.

Данные обстоятельства являются основанием для частичного удовлетворения иска.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (знак обслуживания).

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Office C18/F EGL TOWER 83 Hung to Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) к обществу с ограниченной ответственности "Олмас-Колор" (ОГРН 1157847234192) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 769160 вследствие его неиспользования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 769160 вследствие его неиспользования в отношении товаров 2, 3 и 25-го классов МКТУ.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Олмас-Колор" (ОГРН 1157847234192) в пользу иностранного лица SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED (Office C18/F EGL TOWER 83 Hung to Road, Kwun. Tong, Kowloon, Hong Kong) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Е.Ю. Борзило

Е.Ю. Пашкова