Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 июля 2003 г. N КГ-А40/4894-03 В соответствии с нормами законодательства о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 29 июля 2003 г. N КГ-А40/4894-03

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Яндекс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Юмакс+" о запрещении ответчику использовать товарный знак "Jandex" в доменном имени Jandex.ru.

Третьим лицом в исковом заявлении привлечен Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС).

Исковые требования мотивированы тем, что истец является владельцем товарного знака "Jandex" в отношении товаров (услуг) 09, 35, 38, 41, 42 классов, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 208835, выданным Российским агентством по патентам и товарным знакам; ответчиком зарегистрирован на свое имя домен второго уровня Jandex.ru, содержащий в своем наименовании обозначение, идентичное с товарным знаком истца; истец не давал согласия ответчику на использование своего товарного знака в доменном имени; ответчик, используя охраняемый в Российской Федерации товарный знак истца в своем доменном имени без разрешения истца, нарушает исключительное право последнего пользоваться товарным знаком; ответчику отказано в регистрации товарного знака Jandex в отношении товаров (услуг) 14, 24, 25, 26, 28 классов; ответчик не использует домен Jandex.ru для создания собственного сайта и размещения на нем информации; при наборе в адресной строке Jandex.ru происходит немедленная переадресация на другой информационный ресурс.

Решением от 21 февраля 2003 года в иске отказано по тем мотивам, что сходство товарного знака "Jandex" и домена Jandex.ru очевидно, однако истец не доказал использование ответчиком доменного имени в сети Интернет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца; ответчик не размещает на сайте "Jandex.ru" никакой информации, по его утверждению наименование спорного домена определено намерениями организовать Интернет-магазин по продаже окон и дверей польской фирмы Jandex.S.С.; доменное имя было зарегистрировано до даты приоритета товарного знака истца; закон не запрещает использование сходного до степени смешения с товарным знаком доменного имени в отношении неоднородных товаров и услуг.

Постановлением апелляционной инстанции от 3 июня 2003 года решение оставлено без изменения с подтверждением содержащихся в нем выводов.

В кассационной жалобе истец просит отменить решение и постановление, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, поскольку размещение без согласия истца в доменном имени Jandex.ru обозначения Jandex, идентичного товарному знаку истца, является самостоятельным нарушением прав истца на товарный знак, что следует из природы доменного имени, как адреса и средства индивидуализации владельца; факт регистрации доменного имени до даты приоритета товарного знака истца не свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика злоупотребления правом; ответчик является администратором домена с 20.10.2000 г.; при наборе пользователем сети Интернет домена jandex.ru производится незамедлительная переадресация на сайт yandex.ru, что подтверждает использование ответчиком доменного имени для оказания услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку переадресация является одним из видов услуг, оказываемых в сети Интернет, а товарный знак истца распространяется в отношении товаров и услуг 42 класса - "все виды услуг в глобальных компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет".

В заседании кассационной инстанции представитель истца привел поводы, аналогичные изложенным в жалобе, а также сослался на необоснованный вывод суда о том, что представленный истцом нотариальный протокол в качестве доказательства использования ответчиком доменного имени для предоставления пользователям сети Интернет рекламных и информационных материалов о продаже компьютеров и развлечениях является недопустимым доказательством в силу статьи 102 Основ законодательства Российской Федерации "О нотариате", поскольку признание недействительным нотариального действия производится в предусмотренном законом порядке; указанный протокол подлежал оценке, как простое письменное доказательство; при оценке действий ответчика по переадресации домена Jandex.ru на сайт Yandex.ru судом не исследовалось содержание указанного сайта.

Представитель ответчика возразил против доводов жалобы, ссылаясь на их необоснованность, письменный отзыв на жалобу не представлен.

Третье лицо - РосНИИРОС, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, отзыва на жалобу и своего представителя не направило.

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав представителей сторон и проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и норм процессуального права, кассационная инстанция находит решение и постановление подлежащими отмене, исходя из следующего.

Судом обеих инстанций установлено, что доменное имя ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца, а также тот факт, что доменное имя зарегистрировано и используется ответчиком путем переадресации на сайт "Yandex.ru". Указанные обстоятельства ответчиком не отрицались.

Вместе с тем выводы суда о том, что ответчик не использует доменное имя в сети Интернет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, сделан при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела.

Товарный знак истца зарегистрирован, в частности, по классу 42 МКТУ - "все виды услуг в глобальных компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет".

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством различных видов связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров и услуг на рынок, для покупки и продажи товаров.

Доменное имя используется для адресации информационных ресурсов (сайтов) в сети Интернет.

В связи с этим суду следовало установить, использует ли ответчик сходное до степени смешения обозначение в доменном имени и для адресации в сети Интернет в отношении услуг 38 класса МКТУ - "связь" и 42 класса МКТУ - "все виды услуг в глобальных компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет", по которым зарегистрирован товарный знак истца, для передачи данных, распространения информации в сети Интернет и переадресации.

В материалах дела имеется заключение Федерального института промышленной собственности от 22.04.2003 года по этому вопросу, оценка которому судом не давалась.

С учетом того, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит соответствующих норм, определяющих правовой статус доменного имени и регулирующих отношения, возникающие в связи с использованием доменных имен в сети Интернет, суду следовало обсудить вопрос о назначении экспертизы в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд не указал, почему представленный истцом нотариальный протокол в качестве доказательства использования ответчиком доменного имени для предоставления пользователям сети Интернет однородных услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, не подлежит оценке, как простое письменное доказательство в соответствии со статьей 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Без установления указанных выше обстоятельств нельзя признать обоснованным вывод суда об отсутствии в действиях ответчика признаков нарушения исключительных прав истца на зарегистрированный товарный знак Jandex в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В нарушение статей 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты не содержат мотивов, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался истец.

В связи с изложенным решение и постановление подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, всесторонне и полно исследовать доказательства по делу, при необходимости обсудить вопрос о назначении экспертизы, дать оценку всем доводам истца и ответчика и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, проанализировать положения Регламента РосНИИРОС, регулирующие вопросы доменных имен, высказать свое суждение о действиях ответчика с учетом норм законодательства Российской Федерации и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, после чего разрешить спор.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение от 21 февраля 2003 года и постановление апелляционной инстанции от 3 июня 2003 года по делу N А40-47583/02-67-466 Арбитражного суда города Москвы отменить и дело передать в первую инстанцию того же суда на новое рассмотрение.