Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 декабря 2012 г. N Ф07-6469/12 по делу N А56-5835/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 3 декабря 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 декабря 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.И., судей Рудницкого Г.М. и Сергеевой И.В.,

при участии от ООО "Пронто-Москва" Егязаряна К.А. (доверенность от 24.10.2011), от ООО "Пронто-Петербург" Лактионова Д.О.(доверенность от 01.11.2012), Евсеева А.И. (доверенность от 01.11.2012) и Горчинского Д.Ю. (доверенность от 02.10.2012),

рассмотрев 03.12.2012 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012 (судья Рагузина П.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012 (судьи Савицкая И.Г., Зотеева Л.В., Лопато И.Б.) по делу А56-5835/2012,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва", место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр., д. 2, ОГРН 1027739241309 (далее - ООО "Пронто-Москва"), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском (с учетом уточнения исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург", место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, корп. 3, ОГРН 1027809238962 (далее - ООО "Пронто-Петербург"), о взыскании 5 000 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование ответчиком товарного знака истца "Из рук в руки" по свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 13.09.2000 N 215097 (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097), а также о запрете использовать товарный знак любым способом в отношении любых товаров по 16 классу Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ).

Решением суда от 25.05.2012 ООО "Пронто-Петербург" запрещено использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097) любым способом в отношении любых товаров по 16 классу МКТУ, с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" взыскано 300 000 руб. денежной компенсации и 6 880 руб. судебных расходов, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением апелляционного суда от 28.08.2012 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Пронто-Петербург" просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, либо принять новый судебный акт и отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Податель жалобы ссылается на то, что судами не приняты во внимание и не нашли отражения в судебных актах доводы ООО "Пронто-Петербург" о том, что ООО "Пронто-Петербург" с 30.05.1994 на законных основаниях начало издавать газету "Из рук в руки. Санкт-Петербург", содержащую в своем наименовании словесное обозначение "Из рук в руки", выполненное в оригинальной графической манере, которое в дальнейшем стало иметь сходство с товарным знаком ООО "Пронто-Москва", зарегистрированным 19.06.2002 полагает, что владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Пронто-Москва" просит оставить решение и постановление без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на то, что доводы ООО "Пронто-Петербург", изложенные в кассационной жалобе не соответствуют законодательству и не относятся к предмету настоящего иска.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании кассационной инстанции представители ООО "Пронто-Петербург" подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представитель ООО "Пронто-Москва" обратился с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит удовлетворению.

Материалами дела подтверждается следующее.

ООО "Пронто-Москва" является владельцем исключительных прав на товарный знак в виде словесного изображения, выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, "Из рук в руки", цветовое сочетание: красный, белый, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, с приоритетом от 13.09.2000 (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097). Срок действия товарного знака продлен до 13.09.2020. Товарный знак зарегистрирован в качестве общеизвестного в отношении товаров и услуг 16 класса МКТУ - газеты, свидетельство о регистрации от 21.12.2004 N 33.

Ссылаясь на то, что с 30.09.2010 ООО "Пронто-Петербург" не имея прав на использование товарного знака, использует товарный знак при издании газет "Из рук в руки. Санкт-Петербург", "Из рук в руки. Великий Новгород", "Из рук в руки. Псков", "Из рук в руки. Вологда-Череповец", "Авто. Из рук в руки", "Недвижимость. Из рук в руки", "Из рук в руки. Калининград", ООО "Пронто-Москва" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции сделал вывод о сходстве до степени смешения обозначения, используемого ответчиком, с товарным знаком истца, а также о том, что продукция истца и ответчика - однородна.

Суд сослался на то, что по лицензионному договору между истцом и ответчиком от 05.07.2005 N 1281 о предоставлении права на использование товарного знака, была предоставлена лицензия на использование товарного знака по свидетельству N 118747 с приоритетом от 09.02.1994, то есть другого товарного знака, а также на то, что данный договор прекращен, доказательств, подтверждающих передачу истцом ответчику права на использование товарного знака, охраняемого на основании свидетельства N 215097, не представлено, и признал требования истца обоснованными, сочтя, что использование ответчиком обозначения "Из рук в руки" нарушает права истца на товарный знак. Суд посчитал возможным снизить размер взыскиваемой компенсации до 300 000 руб.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Кассационная инстанция полагает, что решение и постановление подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение, поскольку изложенные в обжалуемых судебных актах выводы не соответствуют обстоятельствам дела, так как сделаны при неполном исследовании обстоятельств дела.

В материалах дела имеется распечатка с сайта Российского Агентства по патентам и товарным знакам, из которой следует, что Совместное российско-итальянское предприятие "Пронто-Москва" являлось правообладателем товарного знака "Из рук в руки" в отношении 16 класса МКТУ - печатные издания периодические, газеты, зарегистрированного 15.07.1994, дата подачи заявки 09.02.1994, дата истечения срока действия регистрации 09.02.2004, аналогичного товарному знаку, охраняемому по свидетельству N 215097.

В опровержение заявленных требований ответчик ссылается на статьи 8, 18, 19 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", статью 10 и пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 8 Парижской конвенции и пункт 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом ООО "Пронто-Петербург" ссылается на то, что оно непрерывно использует спорное обозначение "Из рук в руки" при издании газет с 30.05.1994 с ведома и согласия истца, который являлся учредителем ответчика до 12.01.2012, то есть использует это обозначение гораздо ранее регистрации этого обозначения в качестве товарного знака и ранее приоритета товарного знака, в связи с чем такое использование не является нарушением прав истца; указывает, что является учредителем и издателем газет, в названия которых входит спорное обозначение, зарегистрированных в качестве средств массовой информации, приоритет товарному знаку был предоставлен позднее, чем были зарегистрированы средства массовой информации с указанными наименованиями.

Однако суды первой и апелляционной инстанций приведенные ответчиком доводы не проверили и не дали им оценку в судебных актах.

При таких обстоятельствах решение и постановление подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установить, с какого времени предоставлена правовая защита в отношении спорного обозначения в качестве товарного знака истцу или его правопредшественнику, установить дату приоритета упомянутого товарного знака, проверить обстоятельства, связанные с тем, с какого времени ответчик выпускает газеты со спорным наименованием, когда указанные издания зарегистрированы в качестве средства массовой информации, установить использует ответчик в средствах массовой информации наименование "Из рук в руки" до или после приоритета, установленного в отношении товарного знака истца, проверить доводы ответчика о том, что спорное обозначение используется им с согласия истца, являвшегося учредителем ответчика, а также проверить все иные доводы участвующих в деле лиц, после чего дать установленным обстоятельствам правовую оценку.

При новом рассмотрении дела суду следует также решить вопрос о распределении между участвующими в деле лицами судебных расходов по кассационной жалобе.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012 по делу А56-5835/2012 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий

Т.И. Сапоткина

Судьи

Г.М. Рудницкий И.В. Сергеева