Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2025 г. N С01-2517/2024 по делу N А82-8786/2023 Суд оставил без изменения постановление суд апелляционной инстанции об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку нарушением исключительного права на товарный знак может быть его использование в документации о введении маркированного им товара в гражданский оборот, но в данном случае такой товар в оборот не вводился

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2025 г. N С01-2517/2024 по делу N А82-8786/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 4 февраля 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 февраля 2025 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ткачем М.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (3-й Лихачевский пер., д. 7, к. 4, кв. 76, Москва, 125438, ОГРН 1047796042535) на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23.09.2024 по делу N A82-8786/2023, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" (ул. М. Пролетарская, д. 33, г. Ярославль, 150001, ОГРН 1077604031218) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля (Революционный проезд, г. Ярославль, 150000, ОГРН 1087606000294).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" - Мельникова (по доверенности от 15.04.2024) (после перерыва);

от общества с ограниченной ответственностью "Виннер" - Угрюмова М.С. (по доверенности от 01.01.2025).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (далее - общество "Мастерфайбр") обратилось к обществу с ограниченной ответственностью "Виннер" (далее - общество "Виннер") с исковым заявлением о взыскании компенсации в размере 4 774 566 рублей 92 копеек за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 296527 (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля (далее - учреждение).

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 25.03.2024 исковые требования удовлетворены частично: с общества "Виннер" в пользу общества "Мастерфайбр" взыскана компенсация в размере 2 387 283 рублей 46 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 23.09.2024 решение Арбитражного суда Ярославской области от 25.03.2024 отменено, по делу принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Не согласившись с постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 23.09.2024, общество "Мастерфайбр" обратилось с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит его отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явился представитель общества "Виннер".

Общество "Мастерфайбр" и учреждение, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Представитель общества "Виннер" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 04.02.2025.

После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.

Представитель общества "Мастерфайбр" настаивал на удовлетворении кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 296527 с приоритетом от 07.04.2004, зарегистрированного 07.10.2005 в отношении товаров 7-го и 27-го классов, в том числе "покрытия для детских и спортивных площадок", и услуг 35, 37, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Истцу стало известно о заключении между обществом "Виннер" (подрядчиком) и учреждением (заказчиком) муниципального контракта от 28.12.2020 N 236-20 на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 6а.

Согласно разделу 2 акта КС-2 от 25.10.2021 N 07-01-03/2 ("Покрытие площадок для подвижных игр и для беговой дорожки "Мастерфайбр" S=820м ²) подрядчик выполнил работы: "(применительно) устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых (покрытие "Мастерфайбр". Покрытие из окрашенной резиновой крошки толщиной 10 мм)" на сумму 1 208 736 рублей 52 копеек.

Учреждение (заказчик) и общество "Виннер" (подрядчик) заключили также муниципальный контракт от 28.12.2020 N 237-20 на выполнение работ по организации строительства дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: г. Ярославль, ул. Дядьковская, в районе д. 7.

В разделе 2 акта КС-2 от 26.10.2021 N 07-01-03/2 ("Покрытие площадок для подвижных игр и для беговой дорожки "Мастерфайбр" S=808м ²) отражено, что подрядчик выполнил работы: (применительно) устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-фурановых (покрытие "Мастерфайбр")". Покрытие из окрашенной резиновой крошки толщиной 10 мм) на сумму 1 178 546 рублей 94 копейки.

Полагая, что в документации, размещённой в общедоступных официальных источниках (ЕИС), указано на выполнение обществом "Виннер" работ с использованием покрытия "Мастерфайбр" без согласия на использование товарного знака, общество "Мастерфайбр" направило обществу "Виннер" претензию от 18.04.2022 с требованием добровольно уплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке послужило основанием для обращения с иском в суд.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из следующего.

Доказательствами, представленными в материалы дела, подтверждается, что общество "Мастерфайбр" является правообладателем товарного знака, в защиту которого подано исковое заявление.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в соответствие с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) упоминание в документации об исполнении муниципальных контрактов от 28.12.2020 N 236-20 и от 28.12.2020 N 237-20, в актах к ним КС-2 N 07-01-03/2 от 25.10.2021 и КС-2 N 07-01-03/2 от 26.10.2021 является одним из способов использования товарного знака.

Сравнив со спорным товарным знаком обозначения, использованные для маркировки покрытия в актах КС-2 и актах приемки выполненных работ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обществом "Виннер" были использованы сходные с защищаемым товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, что может привести к смешению товаров в гражданском обороте.

Суд первой инстанции указал, что в материалы дела не представлены доказательства в подтверждение согласования в установленном законом порядке обществом "Виннер" и учреждением замены покрытия "Мастерфайбр" на иное покрытие, а также фактическое использование его при исполнении муниципальных контрактов.

Размер компенсации определен судом исходя из принципов разумности и соразмерности, с учетом характера допущенного ответчиком нарушения в однократном размере стоимости использованного покрытия, что составляет 2 387 283 рубля 46 копеек.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотревший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, счел неправомерным вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции отметил, что, несмотря на использование ответчиком сходного с товарным знаком истца обозначения в документации, фактически резиновое покрытие "Мастерфайбр" заменено на другое покрытие - "Висион спорт" с согласия учреждения. С точки зрения суда апелляционной инстанции, наименование "покрытие "Мастерфайбр" использовано как ориентир для определения цены с учетом включения в документацию слова "применительно".

Как указал суд апелляционной инстанции, нарушением исключительного права на товарный знак может быть его использование в документации о введении маркированного им товара в гражданский оборот, в то время как в данном случае такой товар в оборот не вводился.

Суд апелляционной инстанции констатировал отсутствие оснований для взыскания с общества "Виннер" компенсации, в связи с чем отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт об отказе в иске.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что ее заявителем не оспариваются выводы суда апелляционной инстанций о применимом законодательстве, о принадлежности истцу исключительного права на защищаемый товарный знак, о сходстве используемого ответчиком в документации обозначения и защищаемого товарного знака, об однородности товаров и возможности смешения товаров в гражданском обороте.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в отзыве на нее, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в необжалованной части Суд по интеллектуальным правам не проверяет.

Общество "Мастерфайбр" в кассационной жалобе настаивает на том, что размещение на документации сходного со спорным товарным знаком обозначения является самостоятельным нарушением исключительного права на товарный знак, предусмотренным статьей 1484 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в материалы дела не представлены дополнительные соглашения об изменении условий муниципальных контрактов в части замены покрытия, как того требует норма части 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ссылаясь на положения статей 704, 740, 745 ГК РФ, общество "Мастерфайбр" утверждает: работы по муниципальным контрактам выполнены ответчиком с использованием контрафактного покрытия, что подтверждается актами КС-2 от 25.10.2021 и актами о приемке выполненных работ от 25.10.2021 и от 26.10.2021, как следствие, основания для взыскания компенсации имеются.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, выслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Суд апелляционной инстанции установил, что учреждением (заказчиком) было дано согласие подрядчику на замену материала, при этом фактически покрытие детских площадок на объектах выполнено не из плитки "Мастерфайбр", а из бесшовного резинового покрытия "Висион спорт", соответственно, в актах КС-2 использована формулировка "применительно" для целей определения сметной стоимости работ, учитывая использование федеральных сметных цен.

Проанализировав представленные доказательства, в том числе письма подрядчика в адрес заказчика от 25.05.2021 N 2105253-ВР, 2105254-ВР о согласовании замены плитки заводского изготовления "Мастерфайбр" на бесшовное резиновое покрытие "Висион спорт" при выполнении работ по муниципальным контрактам; письмо проектировщика, который осуществляет строительный надзор, - общества с ограниченной ответственностью "СеверПроектСтрой" от 28.05.2021 N 23/74 в адрес учреждения о согласовании замены покрытия, договоры подряда от 30.06.2021 N 22/21 и N 23/21, заключённые обществом "Виннер" с обществом с ограниченной ответственностью "Висион спорт" на выполнение работ по производству и монтажу бесшовного резинового покрытия (Vision Sport, толщина 10 мм) из окрашенной резиновой крошки; акты освидетельствования скрытых работ от 15.10.2021 N 18, от 16.10.2021 N 18, сертификаты и паспорта качества, сертификат соответствия, суд апелляционной инстанции счел их относимыми и допустимыми доказательствами покрытия детских площадок бесшовным резиновым покрытием "Висион спорт". Данное обстоятельство подтверждено также в отзыве учреждения.

Суд кассационной инстанции полагает выводы суда апелляционной инстанции соответствующими материалам дела.

Как верно отметил суд апелляционной инстанции, согласование сторонами муниципальных контрактов замены покрытия путем обмена письмами в отсутствие дополнительного соглашения не имеет правового значения для вывода о наличии или отсутствии нарушения прав истца на товарный знак.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции о том, что ответчик, использовав в документации сходное с защищаемым товарным знаком обозначение в отношении покрытия, которое фактически не было введено в гражданский оборот, не допустил нарушения исключительного права истца на этот товарный знак.

Судебная коллегия считает, что указание в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ на такой способ осуществления исключительного права на товарный знак как размещение его на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, не исключает вывод о нарушении этого права при введении в гражданский оборот товара, отличного от указанного в документации.

Сам факт размещения сходного с защищаемым товарным знаком обозначения в документации, к которой относятся акты КС-2 и акты приемки выполненных работ, в отсутствие согласия правообладателя является нарушением исключительного права на средство индивидуализации.

При этом использование в документации формулировки "применительно" к покрытию "Мастерфайбр" как ориентир для определения цены правового значения не имеет.

Таким образом, суд кассационной инстанции считает правомерным довод общества "Мастерфайбр" о нарушении обществом "Виннер" его исключительного права на спорный товарный знак путем размещения сходного обозначения на документации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Компенсация определена истцом в двукратном размере стоимости использованного покрытия, указанной в актах КС-2 от 25.10.2021, что составляет 4 774 566 рублей 92 копейки.

Вместе с тем, как верно отмечено судом апелляционной инстанции, истец не требует компенсации за незаконное размещение товарного знака на товаре, не представляет доказательства в подтверждение данного обстоятельства.

Таким образом, расчет компенсации за незаконное использование ответчиком сходного с товарным знаком обозначения на документации не может быть произведен в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, предусматривающим такой расчет исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления N 10, суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что обжалуемый судебный акт является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 23.09.2024 по делу N A82-8786/2023 оставить изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр" (ОГРН 1047796042535) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

 

Судья

И.В. Лапшина

 

Судья

Е.С. Четвертакова