Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 января 2011 г. N Ф05-14536/2010 по делу N А40-50412/2008

г. Москва

19 января 2011 г.

N КГ-А40/15942-10 Дело N А40-50412/08-67-437

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 января 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Губина А.М.,

судей Бусаровой Л.В. и Русаковой О.И.

при участии в заседании:

от истца: Степанова Н.И., доверенность от 11 августа 2008 года

от ответчиков: Роспатент - Шеманин Я.А., доверенность от 14 октября 2010 года N 01/25-95/41; ФГУ "ФИИПС" - не явился, извещен

третье лицо: Компания "Diamant Nahrungsmittel Gesellshaft mbh & Co KG" (Германия) - не явилось, извещено

рассмотрев 12 января 2011 г. в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - Роспатента

на решение от 10 июня 2010 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Чадовым А.С.

на постановление от 05 октября 2010 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями: Якутовым Э.В., Поташовой Ж.В., Цымбаренко И.Б.

по заявлению Aurora Muhle Hamburg Gmbh

о признании решения недействительным

к Роспатенту, ФГУ "ФИПС"

третье лицо: Компания "Diamant Nahrungsmittel Gesellshaft mbh & Co KG" (Германия)

УСТАНОВИЛ: Aurora Muhle Hamburg Gmbh (далее - Компания "Аурора Мюле Гамбург ГмбХ") обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) и Федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ "ФИПС") о признании недействительным решения Роспатента от 25 апреля 2008 года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DIAMANT" по свидетельству N 120063.

По делу в качестве третьего лица привлечена Компания "Diamant Nahrungsmittel Gesellshaft mbh & Co KG" (Германия).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2010 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 октября 2010 года, заявление удовлетворено, решение Роспатента от 25 апреля 2008 года признано недействительным, в удовлетворении требований к ФГУ "ФИПС" отказано. Принимая обжалуемые решение и постановление, суды исходили из доказанности факта использования правообладателем товарного знака "DIAMANT" на территории Российской Федерации в период с 12 февраля 2002 по 11 февраля 2007 года.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент обратился с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, как принятые при неправильном применении норм материального права, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования. В обосновании кассационной жалобы заявитель ссылается на отсутствие в материалах дела надлежащих и достаточных доказательств, подтверждающих использование товарного знака правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено. По мнению заявителя, представленный в материалы дела договор, заключенный правообладателем с Компанией "Диамант Интернешнл Польска СП.з.о.о", а также договор, заключенный между Компанией "Диамант Интернешнл Польска СП.з.о.о" и Компанией "Фрито Лей Поланд СП.з.о.о", которая в свою очередь поставляла данный товар в Россию по договору с компанией ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", вопреки выводу судов не доказывают факт использования товарного знака непосредственно правообладателем. Судами не дано правовой оценки вышеперечисленным договорам, позволяющим квалифицировать отношения указанных лиц с правообладателем.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам, представитель Компании "Аурора Мюле Гамбург ГмбХ" полагает доводы кассационной жалобы необоснованными, а принятые судебные акты законными и принятыми при полном выяснении обстоятельств, имеющих значения для дела, и при правильном применении норм материального права.

ФГУ "ФИПС" и Компания "Diamant Nahrungsmittel Gesellshaft mbh & Co KG", извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалованных судебных актов, суд кассационной инстанции полагает состоявшиеся по делу решение и постановление подлежащими отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в связи со следующим.

Как установлено судом и следует из материалов дела регистрация товарного знака "DIAMANT" была произведена 13 сентября 1994 года за N 120063 на имя компании "Georg Plange GmbH und Co., Hamburg", чьим правопреемником является Компания "Аурора Мюле Гамбург ГмбХ" (прежнее название "Диамант Мюле Гамбург Гмбх"), в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно мучные и зерновые продукты, за исключением кормов для животных.

12 февраля 2007 года в Роспатент поступило заявление Компании "Diamant Nahrungsmittel Gesellschaft mbH & Co KG" о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подачи заявления.

Решением Роспатента от 25 апреля 2008 года заявление компании "Diamant Nahrungsmittel Gesellschaft mbH & Co KG" удовлетворено, правовая охрана товарного знака "Diamant" по свидетельству N 120063 досрочно прекращена, в связи с неиспользованием правообладателем в течение периода с 12 февраля 2002 года по 11 февраля 2007 года включительно, на основании пунктов 1, 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 2009 года N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" (далее - Закон о товарных знаках).

Удовлетворяя заявленное требование о признании решения Роспатента недействительным, суды исходили из доказанности использования правообладателем товарного знака "DIAMANT" в спорный период на территории Российской Федерации, поскольку Компания "Диамант Интернешнл Польска СП.з.о.о", на основании заключенного с Компанией "Аурора Мюле Гамбург ГмбХ" лицензионного договора, осуществляла изготовление и последующую продажу муки "DIAMANT" Компании "Фрито Лей Поланд СП.з.о.о", которая в свою очередь, поставляла данный товар в Россию компании ООО "Фрито Лей Мануфактуринг".

Данные обстоятельства признаны подтвержденными представленными счетами-приложениями, а также письмами ФТС России от 12 августа 2009 года N 14-37/37997 и от 01 сентября 2009 N 14-37/41398, согласно которым товар "мука", обозначенная товарным знаком "DIAMANT" ввозилась на территорию Российской Федерации в период с 12 февраля 2002 года по 11 февраля 2007 года.

Кассационная инстанция не может признать выводы судов об удовлетворении заявления соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и требованиям закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона о товарных знаках использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе печатных изданиях, на официальных бланках на вывесках при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Признавая использования товарного знака правообладателем, суды в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих данное обстоятельства, приняли заключенный правообладателем договор с Компанией "Диамант Интернешнл Польска СП.з.о.о", а также договор, заключенный между Компанией "Диамант Интернешнл Польска СП.з.о.о" и Компанией "Фрито Лей Поланд СП.з.о.о", которая в свою очередь поставляла данный товар в Россию по договору с компанией ООО "Фрито Лей Мануфактуринг".

Вместе с тем, из оспариваемых судебных актов не следует вывод суда о том, что оспариваемый товарный знак индивидуализировал именно товары правообладателя и использовался, таким образам, им самим.

Статьей 26 Закона предусмотрено, что право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

В соответствии со статьей 27 Закона, договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

Вместе с тем, в нарушение положений статей 22, 26, 27 Закона о товарных знаках судебные акты не содержат выводов о том, что в оспариваемый период, по заказу правообладателя товарного знака, а также по его технологии и рецептуре или на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом, изготавливалась продукция (мука), маркированная указанным товарным знаком, и вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поскольку выводы арбитражных судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, а фактические обстоятельства дела установлены недостаточно полно, их выяснение имеет существенное значение для правильного рассмотрения спора, то состоявшиеся по делу судебные акты в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении суду надлежит с учетом указанного оценить представленные доказательства, с учетом требований процессуального законодательства, и с учетом правильного применения норм материального права вынести законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10 июня 2010 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 октября 2010 года по делу N А40-50412/08-67-437 отменить.

Дело N А40-50412/08-67-437 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий-судья

А.М. Губин

Судьи

Л.В. Бусарова О.И. Русакова