Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 июня 2011 г. N Ф05-4809/11 по делу N А40-97627/2010

г. Москва

17 июня 2011 г.

N КГ-А40/5388-11 Дело N А40-97627/10-15-820

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июня 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 июня 2011 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Бусаровой Л.В.,

судей Комоловой М.В., Ядренцевой М.Д.

при участии в заседании:

от истца: Павловский А.С.- доверенность от 25.08.2010 года

от ответчика ЗАО "Ф-Синтез": Маруневич Е.А.- доверенность от 24.08.2010 года

от ответчика ООО "Фортис": Попандопуло Н.И.- доверенность от 11.01.2011 года N 4

рассмотрев 9 июня 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу истца: ЗАО "Фарм-Синтез"

на постановление от 05.03.2011 года N 09АП-1112/2011

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Поповым В.В., Суслопаровой М.И., Трубицыным А.И.,

по иску ЗАО "Фарм-Синтез"

к ЗАО "Ф-Синтез", ООО "Фортис", ЗАО "Р-Фарм"

о защите прав на товарный знак

УСТАНОВИЛ: ЗАО "Фарм-Синтез" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО "Ф-Синтез", ООО "Фортис", ЗАО "Р-Фарм" о защите прав на товарные знаки N 260450 "Октреотид", N 292148 "Октреотид-Депо" и графического товарного знака N 411939 путем запрета ООО "Фортис", ЗАО "Р-Фарм" реализовывать продукцию, маркированную обозначениями "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез", графическим обозначением по товарному знаку N 411939, в том числе через систему государственных закупок; запретить ЗАО "Ф-Синтез" размещать (использовать) словесное обозначение "Октреотид" графическим обозначением по товарному знаку N 41193 при производстве, рекламе и предложении к продаже лекарственных средств с наименованиями "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез", графическим обозначением по товарному знаку N 411939; обязании отозвать из хозяйственного оборота и уничтожить всю продукцию, маркированную обозначениями "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез", графическим обозначением по товарному знаку N 411939 (с учетом изменения предмета исковых требований в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятых судом первой инстанции).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 3 декабря 2010 года исковые требования удовлетворены частично: ЗАО "Ф-Синтез" запрещено размещать (использовать) словесное обозначение "Октреотид" графическим обозначением по товарному знаку N 41193 при производстве, рекламе и предложении к продаже лекарственных средств с наименованиями "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез", графическим обозначением по товарному знаку N 411939; ООО "Фортис", ЗАО "Р-Фарм" запрещено реализация продукции, маркированную обозначениями "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез", графическим обозначением по товарному знаку N 411939; в удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2011 года решение суда первой инстанции отменено в части запрета ответчикам использовать словесное обозначение "Окреотид" и графическое изображение по товарному знаку N 411939, а также взыскания расходов по госпошлине. Суд апелляционной инстанции в этой части в удовлетворении иска отказал, поскольку материалы дела свидетельствуют об отсутствии у истца исключительных прав на спорные обозначения.

Истец - ЗАО "Фарм-Синтез" обратился с кассационной жалобой, в которой просит постановление суда первой инстанции отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование жалобы заявитель сослался на несоответствие выводов, изложенных в постановлении суда апелляционной инстанции, фактическим обстоятельствам дела, на неправильное применение норм материального права.

До рассмотрения кассационной жалобы представитель ЗАО "Фарм-Синтез" обратился с ходатайством о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебных актов по делам N N А40-9872/11-27-78 и А40-9877/11-67-77, в рамках которых был рассмотрен вопрос о признании предоставления правовой охраны товарным знакам NN 270512, 264606, 292148, 2600450 недействительным.

Заявленное ходатайство суд кассационной инстанции рассмотрел и, в связи с отсутствием оснований, в удовлетворении отказал. Рассмотрение споров по делам N N А40-9872/11-27-78 и А40-9877/11-67-77 не препятствует рассмотрению кассационной жалобы по настоящему делу на вступивший в законную силу судебный акт.

Ответчик: ЗАО "Р-Фарм", надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы (в деле имеется уведомление о получении им копии определения суда кассационной инстанции о назначении судебного заседания), своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что согласно ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В суде кассационной инстанции представитель заявителя кассационной жалобы доводы, изложенные в ней, поддержал.

Представитель ЗАО "Ф-Синтез" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель ООО "Фортис" против удовлетворения кассационной жалобы также возражал.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей истца и ответчиков, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции.

Как установлено судами обеих инстанций и следует из материалов дела, истец основывал свои исковые требования на том, что является правообладателем товарных знаков N 260450 "Октреотид" с приоритетом от 01.04.2003 года, N 292148 "Октреотид-Депо" с приоритетом от 11.02.2004 года, графическое обозначение в виде треугольников N 411939 с приоритетом 08.09.2009 года.

ЗАО "Ф-Синтез" является производителем лекарственных средств "Октреотид-Лонг ФС", "Октреотид ФСинтез" на основании регистрационных удостоверений Росздравнадзора от 29.04.2010 года

ЗАО "Ф-Синтез" производило, предлагало к продаже, рекламировало данные обозначения, что подтверждено материалами дела и не оспаривается сторонами.

Удовлетворяя исковые требования к ЗАО "Ф-Синтез", ООО "Фортис" и ЗАО "Р-Фарм", суд первой инстанции руководствовался ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что ответчиками допущено нарушение исключительных прав истца.

Действительно согласно п. 1 ст. 1484 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Однако, как установлено судом апелляционной инстанции, Решениями Палаты по патентным спорам, утвержденными Роспатентом 27.12.2010 г., признано предоставление правовой охраны товарным знакам N N 292148, 260450 недействительным полностью.

Согласно ст. 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью, свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В соответствии со ст. 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Таким образом, поскольку у истца отсутствуют исключительные права на данные обозначения, суд апелляционной инстанции правомерно признал выводы суда первой инстанции о незаконном использовании ответчиками спорных обозначений в названии лекарственных средств ошибочными, и отказал в удовлетворении иска в части запрета ответчикам использовать словесное обозначение "Окреотид" и графическое изображение по товарному знаку N 411939, а также взыскания расходов по госпошлине.

Отказывая в удовлетворении иска в отношении графического обозначения по товарному знаку N 411939, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ЗАО "Ф-Синтез" начало использовать обозначение в виде треугольников в качестве своего коммерческого обозначения с августа 2009 года, то есть ранее приоритета товарного знака истца (8 сентября 2009 года).

Как следует из п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

С учетом ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции пришёл к правильному выводу об отсутствии оснований, свидетельствующих о нарушении прав истца ответчиком при использовании графического обозначения по товарному знаку N 411939, в связи с чем, обоснованно отказал в иске и в этой части.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судом апелляционной инстанции фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной судом при рассмотрении дела ошибки.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 года по делу N А40-97627/10-15-820 оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО "Фарм-Синтез" - без удовлетворения.

Председательствующий

Л.В. Бусарова

Судьи

М.В. Комолова М.Д. Ядренцева