Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2011 г. N Ф05-9575/11 по делу N А40-9872/2011

г. Москва

26 сентября 2011 г.

Дело N А40-9872/11-27-78

Резолютивная часть постановления объявлена: 20 сентября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен: 26 сентября 2011 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: М.Р. Агапова, В.А. Долгашевой

при участии в заседании:

от заявителя - Закрытое акционерное общество "Фарм-Синтез" (г. Москва, ОГРН 1037739009406): Горелова Любовь Анатольевна, - доверенность от 14.04.2011; Турко Александра Ивановна, - доверенность от 14.04.2011;

от заинтересованных лиц - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): Шеманин Ярослав Анатольевич, - доверенность от 14.10.2010 N 01/25-695/41;

Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): Шеманин Ярослав Анатольевич, - доверенность от 12.08.2010 N 41-1415-12;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Компания "Новартис АГ" (Швейцария): Шитиков Владимир Никандрович, - доверенность от 20.10.2010;

Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез" (с. Петрово-Дальнее, Красногорский район, Московская область, ОГРН 1095024003425): Маруневич Елена Александровна, - доверенность от 05.07.2011,

рассмотрев 20 сентября 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу Закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез" (заявитель)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 31 марта 2011 года,

принятое судьёй Р.А. Хатыповой,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 21 июня 2011 года,

принятое судьями Н.Н. Кольцовой, Б.С. Векличем, Д.Е. Лепихиным,

по заявлению Закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез"

о признании незаконными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.12.2010 в части, касающейся признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД" по свидетельству N 260450 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты", решения той же федеральной службы от 27.12.2010 в части, касающейся признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД-ДЕПО" по свидетельству N 292148 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты";

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Компания "Новартис АГ" (Швейцария), Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез",

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Фарм-Синтез" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 27.12.2010 в части, касающейся признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД" по свидетельству N 260450 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты", решения той же федеральной службы от 27.12.2010 в части, касающейся признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД-ДЕПО" по свидетельству N 292148 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты".

В качестве второго заинтересованного лица к участию в деле привлечено Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ "ФИПС"), а в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Компания "Новартис АГ", Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез (далее - ЗАО "Ф-Синтез").

Решением от 31.03.2011 в удовлетворении предъявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 31.03.2011, постановления от 21.06.2011 в кассационной жалобе общества основаны на том, что судом первой инстанции, апелляционным судом применены не подлежащие применению положения пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). Кроме того, судами не исследованы имеющие значение для дела все фактические обстоятельства. Решение, постановление подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в ином судебном составе.

Отзывы на кассационную жалобу в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьёй 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не направлены.

В судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 20.09.2011 в 14 часов 55 минут, явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представителями общества Гореловой Л.А, Турко А.И. представлена доверенность от 14.04.2011. При этом каждой из них заявлено о том, что как им стало известно до начала судебного заседания суда кассационной инстанции, выданная каждой из них доверенность отозвана. На вопрос суда каждый из названных представителей пояснил, что другими необходимыми документами в подтверждение полномочий не обладает.

С учетом требований, предъявляемых частью 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в признании полномочий названных лиц на участие в деле, отказано.

Препятствий для рассмотрения кассационной жалобы в данном судебном заседании не имелось.

Представителем ЗАО "Ф-Синтез" в устной форме заявлено ходатайство о принятии отзыва на кассационную жалобу. Этот отзыв был направлен всем лицам, участвующим в деле, 14.09.2011, что подтверждается соответствующими документами.

Ходатайство судом кассационной инстанции рассмотрено и с учетом мнения представителей других лиц, участвующих в деле, явившихся в данное судебное заседание, удовлетворено.

Относительно кассационной жалобы представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ "ФИПС"), представитель Компании "Новартис АГ", представитель ЗАО "Ф-Синтез", каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поскольку эти доводы неосновательны.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность решения Роспатента от 27.12.2010, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного Компания "Новартис АГ", согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД" по свидетельству N 260450 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты" признано полностью недействительным, а также законность той же федеральной службы от 27.12.2010, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного той же компанией, согласно которому признано полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД-ДЕПО" по свидетельству N 292148 в отношении товаров 05 класса МКТУ - "фармацевтические препараты".

При принятии решения от 27.12.2010, касающегося признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТРЕОТИД" по свидетельству N 260450, Роспатент исходил из следующего.

Регистрация упомянутого товарного знака по заявке N 2003706839/50 с приоритетом от 01.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.12.2003 за N 260450 на имя ЗАО "Фарм-Синтез", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товарный знак представляет собой словесное обозначение "ОКТРЕОТИД", выполненное стандартным шрифтом лавными буквами русского алфавита.

В возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 260450 произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Компания "Новартис АГ" - правообладатель товарных знаков "SANDOSTATIN" и "САНДОСТАТИН" (международные регистрации N 489256 и N 765469).

Препарат "САНДОСТАТИН" представляет собой противоопухолевое гормональное средство, действующее вещество препарат - "октреотид".

Регистрация обозначения "ОКТРЕОТИД" в качестве товарного знака на имя ЗАО "Фарм-Синтез" и его использование в отношении фармацевтических препаратов затрагивает интересы компании "Новартис АГ", как и любого иного производителя препаратов с этим действующим веществом, создавая для правообладателя исключительного права необоснованные преимущества на фармацевтическом рынке; товарный знак "ОКТРЕОТИД" представляет собой русский эквивалент Международного непатентованного наименования (МНН) "ОКТРЕОТИД" - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью; МНН выбирается только для отдельных, четко определенных веществ, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием или формулой. Таким образом, МНН однозначно указывает на состав лекарственного средства. Как следствие, МНН характеризует лекарственное средство, указывая на его назначение и свойства; процедура отбора рекомендуемых МНН осуществляется Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Если заявленное наименование удовлетворяет всем требованиям, Секретариат ВОЗ публикует информацию о том, что данное наименование было выбрано ВОЗ в качестве рекомендуемого непатентованного наименования; в соответствии со статьей 8 "Процедуры отбора рекомендуемых международных непатентованных наименований фармацевтических веществ" Секретариат ВОЗ просит государства-члены предпринять такие шаги, которые необходимы для того, чтобы предотвратить приобретение авторских прав на данное наименование и запретить регистрацию данного наименования в качестве товарного знака или торгового наименования; МНН "octreotide" было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1985 году. Английскому наименованию "octreotide" соответствует русское название "октреотид"; таким образом, оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит русское название МНН "ОКТРЕОТИД", которое имеет химическое название и четко определенную химическую формулу. Энциклопедия лекарственных средств содержит подробное описание фармакологического действия лекарственного средства оказываемого на организм, способы и дозы применения, взаимодействие с другими лекарственными средствами и возможные побочные действия. То есть, МНН "ОКТРЕОТИД" является описательным для части товаров 05 класса МКТУ, а именно "фармацевтические, ветеринарные препараты" и является ложным либо способным ввести в заблуждение в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ; регистрация на имя общества названного товарного знака представляет собой попытку перенести это наименование из категории общественного достояния в категорию объекта исключительных прав и обуславливает возможность недобросовестной конкуренции, заключающейся в попытке правообладателя получить право на товарный знак, идентичный обозначению, утвержденному ВОЗ для использования в качестве МНН, и таким образом получить необоснованные преимущества по сравнению с другими компаниями-производителями лекарственных средств на российском рынке. Полученный в результате таких действий товарный знак противоречит общественным интересам.

Исключительное право на обозначение "ОКТРЕОТИД", которое представляет собой международное непатентованное наименование (МНН), являющееся общественной собственностью, затрагивает законные интересы лица, подавшего возражение, выпускающего фармацевтический препарат с действующим веществом "октреотид", что может привести к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности на рынке лекарственных препаратов.

С учетом даты приоритета (11.05.2004) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству N 260450 включает в себя Закон о товарных знаках и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.2.2) к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Приведенный в пункте (2.5.2) Правил перечень признаков обозначений, относящихся к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не является исчерпывающими и может быть дополнен обозначениями, которые оцениваются с учетом общепринятых мировых стандартов морали, национальных традиций и культуры.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "ОКТРЕОТИД", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно представленному лицом, подавшим возражение, источнику информации, слово "ОКТРЕОТИД" (латинский вариант - octreotidum) представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Фармакологическое вещество - это словесное обозначение в виде определенного сочетания букв, идентифицирующее данное фармакологическое вещество, имеющее определенное химическое строение и фармакологические свойства.

Существующая система МНН была введена в 1950 году резолюцией Всемирной Ассамблеи Здравоохранения WHA 3.11 и начала функционировать 1953 году, когда был опубликован первый список МНН для фармацевтических субстанций.

Система МНН ВОЗ гарантирует, что каждая активная субстанция будет нотифицирована с помощью уникального международно-признанного названия, которое может использовать любой производитель, так как оно является общественной собственностью.

МНН, в отличие от товарных знаков, служит для идентификации не самого товара и его производителя, а для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата. Резолюция ВОЗ WHA 49.19 по МНН накладывает на государства - участники ВОЗ ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

МНН "octreotide" было опубликовано в информационном бюллетене ВОЗ в 1985 году. С момента опубликования МНН становится вещественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, используя обозначение "ОКТРЕОТИД" для маркировки своей продукции, правообладатель был осведомлен о том, что это обозначение представляет собой МНН, которое является общественной собственностью и предназначено для идентификации лекарственных средств, указывая на активное вещество в составе лекарственного средства, определяющее его фармацевтические свойства.

Наряду с латинским используется русское написание МНН, что предусмотрено статьями 16, 19 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" и статьёй 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".

С учетом изложенного регистрация оспариваемого товарного, знака "ОКТРЕОТИД" произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку данное обозначение представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства и его терапевтическое действие как лекарственного препарата продленного (пролонгированного) действия.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, то регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку обозначение "ОКТРЕОТИД" относится к термину в области деятельности правообладателя: в результате анализа специальной справочной литературы, проведенного выше, было установлено, что обозначение "ОКТРЕОТИД" является названием фармакологического вещества, термином в области фармацевтики, то есть в области деятельности правообладателя. Таким образом, соответствующее мнение лица, подавшего возражение, следует признать обоснованным.

В отношении доводов возражения о том, что оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам, коллегия отмечает, что регистрация товарного знака, представляющего собой МНН - уникальный пример признанного во всех странах мира международного стандарта в сфере здравоохранения, отвечающего интересам всех субъектов сферы обращения лекарственных средств, с одной стороны необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами, а с другой стороны наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использования МНН в составе товарных знаков.

Правообладатель согласился с доводами возражения о том, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Следовательно, оспариваемый товарный знак является ложным указанием в отношении всех товаров, приведенных в перечне, кроме фармацевтических и ветеринарных препаратов.

С учётом изложенного регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением пунктов 1, 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решение от 27.12.2010 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ОКТЕРОИД - ДЕПО" по свидетельству N 292148 обосновано Роспатентом ссылками на те же нормы материального права. Роспатент исходил из того, что слово "октероид" (латинский вариант - "octreotide") представляет собой МНН - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Элемент ДЕПО - наименование препаратов пролонгированного действия. Оспариваемый товарный знак является термином в области фармацевтики, то есть в области деятельности правообладателя. В отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Поэтому оспариваемый товарный знак является ложным указанием в отношении всех товаров, приведенных в перечне, кроме фармацевтических и ветеринарных препаратов. Регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта закону.

Законность решения от 31.03.2011, постановления от 21.06.2011 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также объяснений относительно кассационной жалобы.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения по следующим мотивам.

Судебные разбирательства по делу судом первой инстанции, апелляционным судом произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьёй 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции, апелляционный суд исходили из доказанности Роспатентом обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых ненормативных правовых актов.

Выводы судов основаны на исследовании в судебных заседаниях документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела, на применении положений пунктов 1, 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, Правил, в совокупности с положениями статей 1248, 1512, 1513, Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву неосновательности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены. постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2011 года по делу N А40-9872/11-27-78 оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО "Фарм-Синтез" - без удовлетворения.

Председательствующий -

М.В. Борзыкин

Судьи

М.Р. Агапов В.А. Долгашева