Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2011 г. N Ф05-9482/11 по делу N А40-9877/2011

г. Москва

26 сентября 2011 г.

Дело N А40-9877/11-67-77

Резолютивная часть постановления объявлена: 20 сентября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен: 26 сентября 2011 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: М.Р. Агапова, В.А. Долгашевой

при участии в заседании:

от заявителя - Закрытое акционерное общество "Фарм-Синтез" (г. Москва, ОГРН 1037739009406): Горелова Любовь Анатольевна, - доверенность от 14.04.2011; Турко Александра Ивановна, - доверенность от 14.04.2011;

от заинтересованных лиц - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): Шеманин Ярослав Анатольевич, - доверенность от 14.10.2010 N 01/25-695/41;

Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): Шеманин Ярослав Анатольевич, - доверенность от 12.08.2010 N 12.08.2011;

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез" (с. Петрово-Дальнее, Красногорский район, Московская область, ОГРН 1095024003425): Маруневич Елена Александровна, - доверенность от 05.07.2011,

рассмотрев 20 сентября 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу Закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез" (заявитель)

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 30 марта 2011 года,

принятое судьёй Г.В. Черенковой,

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 21 июня 2011 года,

принятое судьями Э.В. Якутовым, В.А. Свиридовым, И.Б. Цымбаренко,

по заявлению Закрытого акционерного общества "Фарм-Синтез"

о признании недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 264606 недействительным полностью, решения той же федеральной службы от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 270512 недействительным полностью;

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез",

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "ФАРМ-Синтез" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 264606 недействительным полностью, решения той же федеральной службы от 14.12.2010, касающегося признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 270512 недействительным полностью.

Второе заинтересованное лицо - Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее - ФГУ "ФИПС").

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез".

Решением от 30.03.2011 в требовании отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 30.03.2011, постановления от 21.06.2011 в кассационной жалобе общества основаны на том, что судом первой инстанции, апелляционным судом применены не подлежащие применению положения пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). Кроме того, судами не исследованы имеющие значение для дела все фактические обстоятельства. Решение, постановление подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в ином судебном составе.

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "Ф-Синтез" возражало против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, ссылаясь на законность обжалуемых судебных актов.

Отзывы на кассационную жалобу Роспатентом, ФГУ "ФИПС" не направлены.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, состоявшееся 20.09.2011 в 14 часов 00 минут, явились и дали относительно кассационной жалобы следующие объяснения:

- представитель общества объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает;

- представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ "ФИПС") объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поскольку эти доводы несостоятельны;

- представитель ЗАО "Ф-Синтез" объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поскольку эти доводы несостоятельны.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде являлась законность принятых Роспатентом 14.12.2010 решения по результатам рассмотрения возражения, поданного ЗАО "Ф-Синтез" против предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН" по свидетельству N 264606, согласно которому предоставление правовой охраны названному товарному знаку признано недействительным полностью, а также законность решения от 14.12.2010, принятого той же федеральной службой по результатам рассмотрения возражения, которым удовлетворено возражение, поданное тем же закрытым акционерным обществом, против предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН-ДЕПО" по свидетельству N 270512.

При принятии решения от 14.12.2010, касающегося признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН" по свидетельству N 264606, Роспатент исходил из следующего.

Регистрация упомянутого товарного знака по заявке N 2003706841/50 с приоритетом от 01.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2004 за N 264606 на имя ЗАО "Фарм-Синтез", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товарный знак представляет собой словесное обозначение "БУСЕРЕЛИН", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение мотивировано ссылкой на то обстоятельство, что регистрация товарного знака по свидетельству произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Товарный знак "БУСЕРЕЛИН" представляет собой Международное непатентованное наименование (МНН) - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Перечень МНН разрабатывается международной межправительственной организацией - Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), участником которой является Российская Федерация. Согласно Резолюции ВОЗ на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков. С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака. Предоставление монополии в виде исключительного права на товарный знак, представляющий собой МНН, одному лицу очевидным образом противоречит общественным интересам. МНН "buserelin" было опубликовано в Информационном бюллетене ВОЗ еще в 1976 году. То обстоятельство, что зарегистрированный товарный знак "БУСЕРЕЛИН" выполнен в кириллице, не придает какой-либо различительной способности данному обозначению. Таким образом, обозначение "БУСЕРЕЛИН", являясь МНН, не обладает различительной способностью, характеризует товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации, указывая на то, что данные препараты содержат в своем составе определенное активное вещество, и, в том случае, если это не соответствует действительности, есть очевидная вероятность введения потребителей в заблуждение. Поскольку уникальное название фармакологического вещества "БУСЕРЕЛИН" имеет всемирное признание и является общественной собственностью, предоставление исключительного права на него в виде регистрации товарного знака противоречит общественным интересам.

Исключительное право на обозначение "БУСЕРЕЛИН", которое представляет собой международное непатентованное наименование (МНН), являющееся общественной собственностью, затрагивает законные интересы лица, подавшего возражение, что приводит к причинению ему, как субъекту хозяйственной деятельности на рынке лекарственных препаратов, реального ущерба, в частности, к судебному столкновению правообладателя и лица, подавшего возражение.

С учетом даты приоритета (01.04.2003) оспариваемого знака правовая база оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство.

Положения упомянутой нормы материального права не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров; указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

МНН, в отличие от товарных знаков, служит для идентификации не самого товара и его производителя, а для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата.

Резолюция ВОЗ WHA 49.19 по МНН накладывает на государства - участники ВОЗ ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

МНН "buserelin" было опубликовано в информационном бюллетене ВОЗ в 1976 году задолго до регистрации правообладателя в качестве юридического лица (20.10.1997). С момента опубликования МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Таким образом, используя обозначение "бусерелин" для маркировки своей продукции, правообладатель был осведомлен о том, что это обозначение представляет собой МНН, которое является общественной собственностью и предназначено для идентификации лекарственных средств, указывая на активное вещество в составе лекарственного средства, определяющее его фармацевтические свойства.

Доводы правообладателя о том, что материалы возражения не подтверждают, что слово "бусерелин" в кириллическом написании является МНН, несостоятельны, поскольку для российского потребителя наряду с латинским используется русское написание МНН, что было отражено, в частности, в статьях 16, 19 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" и включено в статью 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон N 61-ФЗ). Кроме того, правообладателем представлены материалы, в которых МНН указано как в кириллическом (бусерелин) так и в латинском (buserelin) написании.

С учетом изложенного регистрация оспариваемого товарного знака "БУСЕРЕЛИН" произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку данное обозначение, как было отмечено выше, представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства.

Что касается материалов, представленных правообладателем в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку обозначение, представляющее собой МНН, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата и унификации лекарственных средств, применяемых в медицинской практике, и предназначено для использования в качестве общественной собственности без каких-либо ограничений, в силу чего ему не может быть предоставлено исключительное право на имя конкретного лица.

Относительно доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках: правообладатель согласился с доводами возражения о том, что в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Относительно доводов возражения о том, что оспариваемая регистрация противоречит общественным интересам: регистрация товарного знака, представляющего собой МНН - уникальный пример признанного во всех странах мира международного стандарта в сфере здравоохранения, отвечающего интересам всех субъектов сферы обращения лекарственных средств, затрагивает интересы неограниченного круга лиц и тем самым противоречит публичному порядку. Кроме того, данная регистрация с одной стороны необоснованно наделяет правообладателя определенными преимуществами в нарушение принципов деловой этики, а с другой стороны наносит урон репутации Российской Федерации как члену ВОЗ, несущему обязательства по препятствованию использования МНН в составе товарных знаков.

Решение от 14.12.2010 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "БУСЕРЕЛИН-ДЕПО" по свидетельству N 270512 обосновано Роспатентом ссылками на те же нормы материального права. Роспатент исходил из того, что слово "бусерелин" (латинский вариант - buserelin) представляет собой МНН - уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью. Слово ДЕПО применительно к лекарственному препарату указывает на его продленное действие. Данное обозначение представляет собой прямое указание на фармакологическое (активное) вещество, имеющее определенное химическое строение, определяющее фармакологические свойства лекарственного средства и его терапевтическое действие как лекарственного препарата продленного (пролонгированного) действия. В отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Поэтому оспариваемый товарный знак является ложным указанием в отношении всех товаров, приведенных в перечне, кроме фармацевтических и ветеринарных препаратов. Регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования.

Законность решения от 30.03.2011, постановления от 21.06.2011 проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также объяснений относительно кассационной жалобы.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения по следующим мотивам.

Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции, апелляционный суд исходили из доказанности Роспатентом обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемых ненормативных правовых актов.

Выводы судов основаны на исследовании в судебных заседаниях документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела, на применении положений статьи 6 Закона о товарных знаках, пунктов 2.3.2.3, 2.5.2 Правил, а также положений Закона N 61-ФЗ.

Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам ошибочны, не усматривается.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву несостоятельности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.

Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30 марта 2011 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2011 года по делу N А40-9877/11-67-77 оставить без изменения, кассационную жалобу ЗАО "Фарм-Синтез" - без удовлетворения.

Председательствующий -

М.В. Борзыкин

Судьи

М.Р. Агапов В.А. Долгашева