Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 апреля 2012 г. N Ф05-4871/10 по делу N А40-68030/2008

г. Москва

28 апреля 2012 г.

Дело N А40-68030/08-15-589

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Комаровой О. И.,

судей Волкова С. В., Тихоновой В. К.,

при участии в заседании:

от истца - Игнатова Я. Н. по доверенности от 26.01.2012 N 01/82,

рассмотрев 23 апреля 2012 года в судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ПасТер"

на решение от 15 сентября 2011 года

Арбитражного суда города Москвы,

принятое судьей Хатыповой Р. А.,

на постановление от 19 января 2012 года

Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Верстовой М. Е., Солоповой А. А., Трубицыным А. И.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "НИКАМЕД"

к индивидуальному предпринимателю Пивко Д. А., Обществу с ограниченной ответственностью "ПасТер"

о запрете использования патента

третьи лица Фридлендер Л. М., Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОРИКА", Семенова Г. Ю.

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью "НИКА-МЕД" (далее ООО "НИКА-МЕД", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Индивидуальному предпринимателю Пивко Дмитрию Анатольевичу (далее ИП Пивко Д. А., первый ответчик) о запрещении несанкционированного использования охраняемого на территории Российской Федерации результата интеллектуальной деятельности, исключительные права на который принадлежат истцу, путем запрещения изготавливать, предлагать к продаже, продавать и хранить для этих целей изделие - ортопедический матрац "ПасТер", в котором полностью использована полезная модель "Ортопедический матрац" по патенту истца N 55579 (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2009 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Фридлендер Лев Моисеевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2009 к участию в деле в качестве ответчика привлечено Общество с ограниченной ответственностью "ПасТер" (далее ООО "ПасТер", второй ответчик), в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТОРИКА" (далее ООО "НОВАТОРИКА").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 октября 2009 года иск удовлетворен частично: ответчикам запрещено использование вышеназванного изделия путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей. В иске в части запрета ООО "ПасТер" использовать изделие путем изготовления ортопедического матраца отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года указанное решение оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 07 июня 2010 года решение Арбитражного суда город а Москвы от 14 октября 2009 года по делу N А40-68030/08-15-589 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года по указанному делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2011 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2012 года, исковые требования частично удовлетворены.

Суд запретил ИП Пивко Д.А. использование ортопедического матраца по патенту N 55579 путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей ортопедического матраса "ПасТер"; запретил ООО "ПасТер" использование ортопедического матраца по патенту N 55579 путем предложения к продаже, продажи, хранения для этих целей ортопедического матраса "ПасТер"; в остальной части иска отказал.

Полагая исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, суды исходили из того, что в предлагаемом ответчиками к продаже ортопедическом матраце использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели, защищенной патентом истца N 55597; права на использование своей полезной модели истец никому передавал. Доказательств изготовления матраца ответчиком ООО "ПасТер" истцом не представлено.

Не согласившись с названными судебными актами, ООО "ПасТер" подана настоящая кассационная жалоба, согласно которой второй ответчик просит решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций отменить, прекратить производство по делу.

Заявитель жалобы указывает, что на момент вынесения обжалуемого решения ООО "ПасТер" не продавал и не производил никаких изделий, под названием "Матрас ортопедический "ПасТер" с конструкцией, идентичной конструкции матраса, приобретенного истцом у ИП Пивко Д. А., поскольку с момента подачи искового заявления прошло 3 года, за которые ассортимент товаров ответчика значительно изменился.

Второй ответчик считает, что судом необоснованно не применен срок исковой давности. Полагает, что с 21.12.2005 (дата приоритета патента N 55579) истцу были известны признаки запатентованной им полезной модели и он знал (или имел возможность узнать) о признаках матрасов, изготовленных по ТУ 9398-001-47953983-2003, поскольку являлся покупателем у ответчика, что подтверждается актом сверки за 2005 год.

С 26.08.2006 (дата опубликования патента N 55579) истец имел возможность реализовать нарушенное патентное право, предъявив исковые требования к ООО "ПасТер" в отношении изделий - матрасов ортопедических "ПасТер" арт. 042000, 042200, 042201 и др. по ТУ 9398-001-47953983-2003 производителя ООО "НОВАТОРИКА", поскольку в 2006 году он также являлся покупателем у ООО "ПасТер".

Считает, что поскольку исковые требования к ООО "ПасТер" предъявлены в сентябре 2009 года при подаче уточненного иска, спустя почти четыре года с момента, когда истец узнал о нарушении своего права, срок исковой давности по настоящему спору истек.

В судебное заседание суда кассационной инстанции ООО "ПасТер" не явилось.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. N 228-ФЗ) информация о принятии кассационной жалобы к производству, о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте http://www.fasmo.arbitr.ru.

Частью 6 статьи 121 указанного Кодекса установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно части 1 статьи 123 Кодекса лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В материалах дела имеются доказательства о надлежащем извещении сторон о месте и времени судебных заседаний в судебных инстанциях, в том числе о направлении и получении судебных актов ООО "ПасТер" о месте и времени судебных заседаний.

Учитывая изложенное, при наличии доказательств надлежащего извещения сторон, обстоятельства, что ООО "ПасТер" является заявителем настоящей кассационной жалобы, судебная коллегия считает, что ООО "ПасТер" извещено о месте и времени слушания дела в суде кассационной инстанции надлежащим образом, однако в суд не явилось, в связи с чем дело в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в его отсутствие.

Представитель ООО "НИКА-МЕД" в судебном заседании суда кассационной инстанции возражал против удовлетворения жалобы, считая обжалуемые решение и постановление законными и обоснованными. Представлен письменный отзыв на жалобу.

ИП Пивко Д. А., Фридлендер Л. М., ООО "НОВАТОРИКА", Семенова Г. Ю. в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства, неявка в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Письменные отзывы на жалобу не представлены.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанных судебных актах фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемые решение и постановление подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса России Федерации патентообладателю принадлежит исключительное при использования изобретения, полезной модели или промышленного образца соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использованием полезной модели считается в том числе изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Суд установил, что истец является обладателем патента Российской Федерации N 55579 "Ортопедический матрац" по заявке N 2005139852 с приоритетом от 21.12.2005, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.08.2006.

Согласно экспертному заключению от 29.05.2009 в изделии "Ортопедический матрац "ПасТер" использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 55579 либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до 03.09.2008 (дата приобретения изделия).

Определением от 27 октября 2010 года суд по ходатайству ООО "ПасТер" назначил проведение повторной судебной экспертизы с целью установления факта использования полезной модели по патенту N 55579 в изделии "Ортопедический матрас" производства ООО "ПасТер", предлагаемом к продаже и продающемся на рынке ортопедической продукции РФ ИП Пивко Д.А., либо установления изготовления данного изделия с использованием полезной модели по патенту N 15851.

Согласно заключению эксперта НП МИНСЭ О. Г. Морской от 06 декабря 2010 года в изделии "Ортопедический матрас "ПасТер", представленном на экспертизу, использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 55579. Представленный на экспертизу образец ортопедического матраса не является изделием, изготовленным с использованием всех признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 15851.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании в отдельности и совокупности, суды установили, что в изделии ортопедический матрас "ПасТер" использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели "Ортопедический матрац" по патенту N 55579. Права на использование своей полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 55579, истец никому не передавал.

ООО "ПасТер" ссылалось на то, что им производились и выпускались в обращение ортопедические матрацы "ПасТер" в период до 21.12.2005 (дата приоритета по патенту истца N 55579).

Для установления обстоятельства наличия у ООО "ПасТер" права преждепользования производство по настоящему делу было приостановлено до рассмотрения по дела Арбитражного суда города Москвы N А40-124667/09-15-467.

В соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Для признания права преждепользования необходима совокупность наличия следующих условий: создание тождественного решения (необходимые приготовления к созданию тождественного решения; создание тождественного решения независимо от автора (необходимые приготовления к созданию независимо от автора тождественного решения); добросовестное использование тождественного решения в Российской Федерации; добросовестное использование тождественного решения до даты приоритета полезной модели; объем использования тождественного решения.

29 марта 2011 года Арбитражным судом города Москвы принято решение по делу N А40-124667/09-15-467, которым установлено, что ООО "ПасТер" не доказано создание тождественного решения до даты приоритета полезной модели по патенту N55579, не доказано соблюдение условия права преждепользования по объему такого использования (без расширения); во встречном иске ООО "ПасТер" о признании права преждепользования при выпуске ортопедических матрасов "ПасТер", имеющих артикулы 042000, 042200, 042205, отказано.

Таким образом, суды, установив обстоятельство несанкционированного использования ответчиками охраняемого на территории Российской Федерации результата интеллектуальной деятельности, исключительные права на который принадлежат истцу: "ортопедического матраца" по патенту истца N 55579, путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей ортопедического матраса, пришли к правильному выводу об удовлетворении исковых требований в части запрета использования ИП Пивко Д.А., ООО "ПасТер" ортопедического матраца по патенту N 55579, путем предложения о продаже, продажи, хранения для этих целей ортопедического матраса "ПасТер".

Доказательства, подтверждающие изготовление матраса ООО "ПасТер", не представлены, в связи с чем суды обоснованно отказали в иске в части запрета второму ответчику изготавливать ортопедический матрац "ПасТер", в котором полностью использована полезная модель "Ортопедический матрац" по патенту истца N 55579.

Довод заявителя жалобы о неприменении судами исковой давности неоснователен в связи со следующим.

Ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции заявил о применении исковой давности, полагая началом течения срока давности 21.12.2005. С указанного момента, как считает ООО "ПасТер", истцу были известны признаки запатентованной им полезной модели и он знал (или имел возможность узнать) о признаках матрасов, изготовленных по ТУ9398-001-47953983-2003, поскольку являлся покупателем у ответчика.

Пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Как установлено судами, о нарушении прав истцу стало известно в сентябре 2008 года.

Настоящий иск предъявлен в суд 17.10.2008.

Таким образом, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности в три года не пропущен.

Оснований, установленных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены обжалуемых в кассационном порядке судебных актов не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2011 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2012 года по делу N А40-68030/08-15-589 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

О. И. Комарова

Судьи

С. В. Волков В. К. Тихонова