Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 июля 2012 г. N Ф05-5932/12 по делу N А40-97284/2011

г. Москва

03 июля 2012 г.

Дело N А40-97284/11-110-804

Резолютивная часть постановления объявлена 26 июня 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 03 июля 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Агапова М.Р.

судей Борзыкина М.В., Ворониной Е.Ю.

при участии в заседании:

от заявителя индивидуального предпринимателя Зарицкого Б.П. Зуйкова С.А. по доверенности от 06 августа 2011 г.

от ответчиков Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Шеманина Я.А. по доверенности от 05 октября 2011 г. N 01/25-617/41; Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" Шеманина Я.А. по доверенности от 12 августа 2011 года N 41-1415-12

рассмотрев 26 июня 2012 г. в судебном заседании кассационную жалобу ответчика Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение от 16 декабря 2011 г.

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Хохловым В.А.

на постановление от 28 февраля 2012 г.

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Векличем Б.С., Лепихиным Д.Е., Румянцевым П.В.

по делу N А40-97284/11-110-804

по заявлению индивидуального предпринимателя Зарицкого Богдана Петровича (ОГРНИИ 304770000231071)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС)

о признании недействительным решения

третье лицо Общество с ограниченной ответственностью "Экодар-Л"

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Зарицкий Б.П. обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 25 июня 2011 года N 2003738515/50 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "Zauber" по свидетельству N 261171.

В качестве второго ответчика и третьего лица по делу привлечены ФИПС и Общество с ограниченной ответственностью "Экодар-Л" (далее - ООО "Экодар-Л") соответственно.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2011 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2012 года, заявление удовлетворено.

В кассационной жалобе Роспатент просит отменить решение и постановление, поскольку они приняты незаконно и необоснованно, с нарушением норм права. Выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В отзыве на кассационную жалобу индивидуальный предприниматель Зарицкий Б.П. возражал против ее удовлетворения и просил оставить законно принятые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представители Роспатента и ФИПС поддержали доводы и требования кассационной жалобы, а представитель индивидуального предпринимателя Зарицкого Б.П. возражал против ее удовлетворения.

Представитель ООО "Экодар-Л", извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

Проверив правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, обсудив доводы кассационной жалобы и возражения относительно нее, арбитражный суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых решения и постановления.

Арбитражные суды установили, что регистрация товарного знака "Zauber" по заявке N 2003708515 с приоритетом от 23 апреля 2003 года произведена 27 декабря 2003 года за N 261171 на имя индивидуального предпринимателя Зарицкого Б.П. в отношении товаров 08, 11 и 21 классов МКТУ.

21 марта 2011 года ООО "Экодар-Л" обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Zauber" по свидетельству N 261171 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 11 класса МКТУ.

15 апреля 2011 года Роспатентом в адрес правообладателя направлено уведомление о назначении рассмотрения заявления на 21 июня 2011 года, к уведомлению была приложена копия заявления ООО "Экодар-Л" с перечнем товаров.

21 июня 2011 года на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, в котором не присутствовали ни правообладатель товарного знака, ни его представители, ООО "Экодар-Л" представило ходатайство об изменении перечня товаров, в отношении которых оспаривается товарный знак, на товары 11 класса МКТУ - "Устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические".

Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила заявленное ходатайство, рассмотрела заявление по измененному перечню товаров и приняла решение о прекращении охраны товарного знака в отношении измененного перечня товаров.

25 июня 2011 года Роспатент утвердил решение Палаты по патентным спорам и своим решением удовлетворил заявление ООО "Экодар-Л" и частично прекратил правовую охрану товарного знака "Zauber" по свидетельству N 261171 в связи с неиспользованием в отношении товаров 11 класса МКТУ - "Устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические".

Согласно статье 1477 ГК РФ товарный знак (знак обслуживания) является обозначением, служащим для индивидуализации оказываемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями услуг, то есть определенных действий или деятельности в интересах других лиц.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Удовлетворяя заявление, суды обоснованно пришли к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента от 25 июня 2011 года о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "Zauber" по свидетельству N 261171 было принято с нарушением процедуры рассмотрения заявления.

При этом суды правильно исходили из того, что ООО "Экодар-Л" обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Zauber" по свидетельству N 261171 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 11 класса МКТУ, а именно: Аппараты и машины для очистки воды; Приборы для фильтрации воды; Установки водопроводные; Установки для обессоливания морской воды; Установки для очистки воды; Установки для очистки сточных вод; Установки для распределения воды; Установки и аппараты для умягчения воды; Установки систем водоснабжения; Фильтры бытовых или промышленных установок; Фильтры для питьевой воды.

Законодательство возлагает на Роспатент обязанность и предоставляет право рассматривать дела о прекращении охраны товарных знаков, строго исходя из объема требований (притязаний), приведенных в заявлении.

Правообладатель, в свою очередь, обязан доказать использование товарного знака также строго в отношении тех товаров, в отношении которых оспаривается использование товарный знак. В целях подтверждения использования товарного знака Роспатентом не принимаются доказательства использования товарного знака в отношении однородных товаров.

Однако ни один из товаров, приведенных в заявлении от 21 марта 2011 года, не был приведен в перечне оспариваемого товарного знака, а значит, данное заявление не подлежало удовлетворению, поскольку невозможно прекратить охрану товарного знака для товаров, в отношении которых данный товарный знак не охранялся.

Более того, в отношении указанных товаров невозможно предоставить доказательства использования, поскольку, очевидно, что знак использовался правообладателем для тех товаров, для которых он зарегистрирован, а не для тех, которые указало в заявлении ООО "Экодар-Л".

На заседании коллегии ООО "Экодар-Л" заявило ходатайство, в котором просило изменить перечень товаров, в отношении которых оспаривалось использование товарного знака. Коллегией Палаты по патентным спорам ходатайство было удовлетворено. В результате чего коллегией было рассмотрено измененное заявление.

Коллегией Палаты по патентным спорам рассмотрено заявление в отношении совершенно других товаров, не указанных в первоначальном заявлении, а именно: "Устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические".

Данные товары не являются однородными товарам, изначально заявленным.

Согласно пункту 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56 (далее - Правила), экземпляр возражения, экземпляр заявления вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление.

Как правильно указали суды, правообладатель был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения заявления от 21 марта 2011 года, при этом копия ходатайства, изменяющего объем требований заявления от 21 марта 2011 года, в адрес правообладателя отправлена не была.

Таким образом, правообладатель не был уведомлен о рассмотрении заявления с измененным перечнем товаров, в связи с чем был лишен возможности представить доказательства использования товарного знака в отношении товаров "Устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические", чем существенно нарушены права и интересы заявителя.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил заявление, предусмотренное пунктом 1.12 настоящих Правил, может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

Доводы Роспатента о том, что заявителем не доказано использование товарного знака по свидетельству N 261171 в оспариваемый период и при рассмотрении данного спора не применим пункт 2.5 Правил, правомерно отклонены судами.

Суды правильно посчитали, что правообладателем представлены в суд доказательства в подтверждение использования, по его мнению, товарного знака по свидетельству N 261171, которые не являлись предметом исследования в Роспатенте, в том числе: контракты на поставку товаров, договоры о создании представительств, ГТД, фотографии продукции и упаковки, распечатки сайта об использовании на поставляемых товарах товарного знака "Zauber".

Однако данные документы не были представлены правообладателем в Роспатент, поскольку заявителю не было известно о том, что Роспатентом будет рассмотрено заявление, по иному перечню товаров, нежели поданное 21 марта 2011 года и направленное в его адрес.

Пункт 2.5 Правил рассматривает частные случаи и представляет возможность заявителю дополнить свое заявление, не изменяя его по существу и вопреки довода ответчика правомерно применен судами в данном случае.

При таких обстоятельствах, обжалуемые решение и постановление приняты законно и обоснованно, с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы арбитражных судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поэтому доводы кассационной жалобы, которые опровергаются имеющимися в материалах дела документами и правомерно отклонены судами, не могут служить основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм права.

Руководствуясь ст. ст. 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2011 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2012 года по делу N А40-97284/11-110-804 оставить без изменения, а кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам без удовлетворения.

Председательствующий судья

М.Р. Агапов

Судьи

М.В. Борзыкин Е.Ю. Воронина