Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 августа 2012 г. N Ф05-7307/12 по делу N А41-26062/2011

г. Москва

13 августа 2012 г.

Дело N А41-26062/11

Резолютивная часть постановления объявлена 06 августа 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

Председательствующего-судьи Букиной И.А.,

судей Бусаровой Л.В., Барабанщиковой Л.М.,

при участии в заседании:

от истца - Мальков Д.Г. по дов. от 14.05.2012 N б/н

от ответчика - Фирсов В.Л. согласно паспорту, Савина А.Н. по дов. от 05.04.2011 N б/н

от третьих лиц:

ООО "ППГ Индастриз" - не явилось, извещено

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - не явилась, извещена

рассмотрев в судебном заседании 06.08.2012 кассационную жалобу

ООО "Кар Гласе Кер"

на решение от 27.01.2012

Арбитражного суда Московской области

принятое судьей Копыловым В.А.,

на постановление от 25.05.2012

Десятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Мизяк В.П., Быковым В.П., Куденеевой Г.А.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Кар Гласе Кер"

к ИП Фирсову Вячеславу Леонидовичу

о защите исключительных прав

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ООО "ППГ Индастриз"

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью "Кар Гласс Кер" (далее - ООО "Кар Гласс Кер", истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Индивидуальному предпринимателю Фирсову Вячеславу Леонидовичу (далее - ИП Фирсов В.Л., ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику осуществлять любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг под зарегистрированным товарным знаком "Aquapel", а также взыскании компенсации в размере 1 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.01.2012 исковые требования удовлетворены в части.

Ответчику запрещено осуществлять любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг под зарегистрированным товарным знаком "Aquapel" (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 404130), в том числе осуществлять продажу, предложение к продаже, демонстрирование товаров, распространение образцов продаваемых товаров во всех медиа-средствах, включая

сеть Интернет, с целью продажи, рекламу товаров и снабжение товаром третьих лиц. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2011

решение суда первой инстанции от 27.01.2012 отменено в части удовлетворения исковых требований и взыскания с ответчика государственной пошлины в доход федерального бюджета. В удовлетворении иска ООО "Кар Гласс Кер" к ИП Фирсову В.Л. отказано. В остальной части решение суда оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу постановлением и решением в части отказа во взыскании компенсации, истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об отмене полностью постановления от 25.05.2011, оставлении в силе решения от 27.01.2012 в части признания ответчика нарушителем исключительного права истца, принятии нового судебного акта о взыскании компенсации в полном объеме в размере 1 200 000 руб.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, несоответствием вывода суда фактическим обстоятельствам и материалам дела; отсутствие у суда первой инстанции законных оснований для отказа во взыскании компенсации.

Дело по кассационной жалобе рассматривается в отсутствие третьих лиц на основании ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), с учетом письма Роспатента о рассмотрении дела в его отсутствие.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик считает принятое по делу постановление законным и основанным, просит кассационную жалобу ставить без удовлетворения.

Ответчик заявил письменное ходатайство об оставлении кассационной жалобы без рассмотрения, поскольку постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2012 были признаны недействительными решения общих собраний участников ООО "Кар Гласс Кер", в том числе в части избрания генерального директора; протокол общего собрания участников ООО "Кар Гласс Кер" от 04.04.2012 о назначении на должность генерального директора общества Юдаевой С.В., доверенность от 14.05.2012, выданная на имя Малькова Д.Г. обжалуются в Арбитражном суде Московской области.

Представитель истца возражал против его удовлетворения, считая, что ответчик не имеет никакого отношения к истцу, полномочия представителя истца подтверждены надлежащим образом.

Рассмотрев ходатайство, суд, совещаясь на месте и руководствуясь ст. 159 АПК РФ, определил: отклонить ходатайство ответчика, поскольку доверенность на представителя истца, подписавшего кассационную жалобу, не отозвана и учитывая наличие корпоративного спора среди участников ООО "Кар Гласс Кер".

В заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы. Представитель ответчика и сам ИП Фирсов В.Л. возражали против ее удовлетворения.

Законность решения и постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.

Проверив обжалуемые решение и постановление о применении судами первой и апелляционной инстанций нормы права к установленным ими обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, суд кассационной инстанции считает, что постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене полностью с оставлением в силе решения суда первой инстанции в части запрещения ответчику осуществлять любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг под зарегистрированным товарным знаком "Aquapel" (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 404130), в том числе осуществлять продажу, предложение к продаже, демонстрирование товаров, распространение образцов продаваемых товаров во всех медиа-средствах, включая сеть Интернет, с целью продажи, рекламу товаров и снабжение товаром третьих лиц; в остальной части дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как следует из обстоятельств дела и установлено судами, товарный знак "Aquapel" был зарегистрирован 19.03.2010 Роспатентом (свидетельство N 404130) за правообладателем ООО "Кар Гласс Кер", с приоритетом с 01.10.2009, срок действия регистрации до 01.10.2019. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Основанием для обращения с иском послужило то, что, по мнению истца, используемое ответчиком на принадлежащем ему сайте аquapel.ru. для рекламы и продвижения на рынке товаров обозначение "Aquapel", распространение ответчиком товара под торговой маркой "Aquapel" является визуально и фонетически сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "Aquapel", правообладателем которого является ООО "Кар Гласс Кер" по свидетельству Роспатента N 404130, а поэтому считает, что ответчик согласно ст.ст. 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) нарушает исключительные права истца на товарный знак.

Удовлетворяя требования истца в указанной выше части, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, принадлежащий ему. Отказывая в удовлетворении требования в части взыскания компенсации в размере 1 200 000 руб. за незаконное использование товарного знака, суд первой инстанции со ссылкой на ст. 10 ГК РФ, п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, квалифицировал действия истца по государственной регистрации товарного знака как злоупотребление правом.

Отменяя решение суда в части удовлетворения исковых требований и отказывая истцу в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции со ссылкой на ст.ст. 138, 1252, 1477, 1484, 1479, 1487 ГК РФ, п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском и смежных правах", исходил из того, что отсутствуют основания считать ответчика нарушителем исключительных прав истца на указанный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что ответчик имеет право размещать коммерческую информацию о товаре "Aquapel", поскольку является администратором домена аquapel.ru. с 2009 года, то есть на две недели ранее, чем возникло право (подана заявка на регистрацию) на товарный знак "Aquapel" у истца; ответчик осуществляет реализацию товара "Aquapel" с 2009 года на основании устной договоренности с иностранной компанией "Pittsburgh Glass Works LLC", с юридическим адресом: 30 Isabella St. - Suite 500, Pittsburgh, PA 15212 USA, которая является правообладателем товарного знака "Aquapel" на территории России, что подтверждается свидетельством N 000297085 (выдано Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке компании Pittsburgh Glass Works, LLC, заявитель PPG Industries, Inc.).

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В предмет доказывания в рамках заявленных исковых требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак "Aquapel"; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным по степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, используется ли обозначение для продажи тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг.

Как установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Aquapel" (свидетельство N 404130) с приоритетом от 01.10.2009, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 03, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Оценив представленные по делу доказательства в порядке главы 7 АПК РФ, суд первой инстанции установил, что согласно протоколу осмотра от 14.04.2011 на страницах сайта, расположенного по адресу аquapel.ru., ответчиком осуществляется реклама и продвижение товаров и услуг аналогичным с теми, правовая охрана которым предоставлена по свидетельству Роспатента N 404130; из письма ЗАО "РСИЦ" от 08.11.2011 следует, что ответчик является администратором доменного имени второго уровня аquapel.ru.; материалами проверки ОЭБ УВД по ЮЗАО г. Москвы по заявлению директора ООО "Кар Гласс Кер" и проведенной в ее рамках контрольной закупки также установлен факт реализации ИП Фирсовым в 2011 году посредством указанного выше сайта продукции "Aquapel"; из представленного истцом заключения патентного поверенного Андрущак Г.Н. от 19.08.2011 NПП4-22/2011 следует, что зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству N 404130 обозначение "Aquapel", а также используемое ответчиком в предпринимательской деятельности на образцах товаров, изъятых в ходе контрольной закупки, и при оказании однородных услуг, связанных с реализацией и продвижением товаров, обозначение фонетически, семантически и графически (визуально) сходны до степени смешения; в ходе рассмотрения дела ИП Фирсов В.Л. не отрицал факта распространения товаров под торговой маркой "Aquapel".

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом доказана совокупность следующих обстоятельств: наличие права на товарный знак; факт незаконного использования ответчиком товарного знака или обозначения, сходных с ним до степени смещения в отношении тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, то есть однородных товаров и услуг (35 класс МКТУ).

Вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца, является вопросом факта и мог быть решен судом без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности).

Суд кассационной инстанции считает, что данный вывод суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам и материалам дела, основан на правильном применении норм материального права.

Вывод же суда апелляционной инстанции о том, что исключительные права истца не нарушены, поскольку товар с размещенным товарным знаком "Aquapel", охраняемый в США по свидетельству N 2,021,680, на территории Европейского Союза по свидетельству N 000297085, ввезен на территорию Российской Федерации с разрешения правообладателя - иностранной компании "Pittsburgh Glass Works LLC", с юридическим адресом: 30 Isabella St. - Suite 500, Pittsburgh, PA 15212 USA, является ошибочным.

Согласно ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1976 года, знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом), а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Следует отметить, что правовая охрана товарного знака N 000297085, зарегистрированного Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке, не распространяется на территорию Российской Федерации, а сами товарные знаки N 404130, зарегистрированный в Российской Федерации, и N 000297085, зарегистрированный Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке, охраняются независимо друг от друга.

Ответчиком не представлено доказательств того, что товарному знаку иностранной компании "Pittsburgh Glass Works LLC" согласно международной процедуре предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации и право на его использование принадлежит ответчику.

К тому же вопрос о защите исключительных прав компании "Pittsburgh Glass Works LLC" не является предметом рассмотрения по настоящему делу.

В соответствии с указанными выше нормами закона субъектом гражданско-правовой ответственности является также лицо, осуществляющее, в том числе любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг с зарегистрированным товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Доказательств того, что регистрация товарного знака по свидетельству Роспатента N 404130 признана недействительной или прекращена правовая охрана этого товарного знака суду не представлено.

Ссылка суда апелляционной инстанции на п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском и смежных правах" ошибочна, поскольку указанное Постановление не применимо к спорным правоотношениям.

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что ответчик имеет право размещать коммерческую информацию о товаре "Aquapel", поскольку является администратором домена аquapel.ru. с 2009 года, то есть на две недели ранее, чем возникло право (подана заявка на регистрацию) на товарный знак "Aquapel" у истца, также является ошибочным как не основанный на нормах закона, поскольку доменное имя не является объектом исключительных прав.

Судом первой инстанции установлен факт нарушения ответчиком исключительного права истца после регистрации товарного знака в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствовали законные основания для отмены решения суда первой инстанции в указанной части.

В связи с чем, постановление суда апелляционной инстанции в части отказа истцу в удовлетворении требований о запрете ответчику осуществлять любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг под зарегистрированным товарным знаком "Aquapel" (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 404130), в том числе осуществлять продажу, предложение к продаже, демонстрирование товаров, распространение образцов продаваемых товаров во всех медиа-средствах, включая сеть Интернет, с целью продажи, рекламу товаров и снабжение товаров третьих лиц, подлежит отмене, а решение суда первой инстанции в указанной части - оставлению в силе.

В части требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб. дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в связи со следующим.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков.

Отказывая во взыскании компенсации в указанном размере, суд первой инстанции квалифицировал действия истца по государственной регистрации товарного знака как злоупотребление правом, с чем согласился суд апелляционной инстанции.

Между тем данный вывод сделан судом без учета того, что государственная регистрации указанного товарного знака не признана незаконной в установленном законом порядке. Как пояснил представитель истца в заседании суда кассационной инстанции, регистрация товарного знака оспаривалось, но не признана незаконной, что не отрицается ответчиком.

То, что доменное имя аquapel.ru., используемое ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности, было зарегистрировано ответчиком до даты приоритета товарного знака "Aquapel"; решение о регистрации товарного знака было принято после регистрации доменного имени, то данные обстоятельства не могут свидетельствовать о злоупотреблении правом из толкования ст. 10 ГК РФ.

Кроме того, как следует из обжалуемых судебных актов, суды не устанавливали и не указали, какую именно компенсацию определил истец по п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Между тем данная норма предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку суд первой инстанции не устанавливал, какую именно компенсацию определил истец по п. 4 ст. 1515 ГК РФ, и, соответственно, не определял окончательный размер компенсации, а суд кассационной инстанции лишен такого права в силу своих полномочий, то новое решение по данному требованию не может быть принято судом кассационной инстанции. В связи с чем, дело в указанной части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении данного требования суду необходимо установить, по какому именно основанию п. 4 ст. 1515 ГК РФ заявлено истцом требование о выплате компенсации, соответственно, проверить в полном объеме доводы сторон по данному требованию, правильно применить нормы материального и процессуального права, с учетом правовой позиции, изложенной в п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009, и, соответственно, принять правильное решение.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2012 по делу N А41-26062/11 отменить.

Решение Арбитражного суда Московской области от 27.01.2012 по делу N А41-26062/11 в части запрета Индивидуальному предпринимателю Фирсову Вячеславу Леонидовичу осуществлять любые действия по введению и распространению в гражданском обороте товаров и услуг под зарегистрированным товарным знаком "Aquapel" (свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам N 404130), в том числе осуществлять продажу, предложение к продаже, демонстрирование товаров, распространение образцов продаваемых товаров во всех медиа-средствах, включая сеть Интернет, с целью продажи, рекламу товаров и снабжение товаров третьих лиц, оставить в силе.

В остальной части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Председательствующий судья

И.А. Букина

Судьи

Л.В. Бусарова Л.М. Барабанщикова